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Fashion Law. La protección de las marcas en el sector de la moda (I)

La firma ELZABURU ha tenido el placer de colaborar con la editorial Thomson-Reuters Aranzadi en la obra Fashion Law, tratado pionero en España sobre el derecho de la moda, que fue presentado el pasado 16 de abril. 

Se trata de una obra necesaria donde un amplio plantel de profesionales del derecho ha analizado las distintas relaciones jurídicas que se crean en el mundo del diseño de moda y su comercialización.

Una amplia representación de ELZABURU ha podido aportar su visión sobre temas relativos a los intangibles, la tecnología o la privacidad, entre otros. A partir de hoy iremos incluyendo en nuestro blog – con una periodicidad semanal – pequeños resúmenes de las aportaciones de dichos autores, que nos permitan descubrir de qué estamos hablando cuando decimos “fashion law”: 

La protección de las marcas en el sector de la moda

El primer capítulo de la obra trata sobre la protección de las marcas en el sector de la moda. Con un estilo sencillo, claro y eminentemente práctico, se explican los principales aspectos que deben tenerse en cuenta a la hora de definir la estrategia de protección más adecuada en este campo. A lo largo de la exposición se orienta al lector sobre qué proteger, para qué y dónde. Los aspectos teóricos se completan con un gran número de casos reales, que muestran los diferentes tipos de marcas disponibles para el registro, las clases de productos y servicios más relacionados con la moda y los diferentes sistemas nacionales, supranacionales o internacionales de protección.

La estrategia pasa, en primer lugar, por la elección de la marca a registrar. Para ello, se explican en este capítulo las características de los diferentes tipos de marca, centrándose en las que tienen especial interés en el sector de la moda.

La elección de la marca debe venir acompañada de una correcta y completa redacción de los productos y servicios a cubrir por la marca. Esto evitará tener que enfrentarse a objeciones formales durante la tramitación del registro de la marca en las Oficinas de marcas y permitirá, una vez registrada la marca, una defensa eficaz frente a los competidores.

Otro aspecto que se menciona es la extensión territorial de la marca registrada, así como la mejor estrategia a la hora de afrontar un proceso de internacionalización de la misma.

Se describen además los principales obstáculos con los que puede encontrarse una marca durante el procedimiento de registro. Se exponen para ello numerosos casos prácticos y reales que se refieren a marcas del ámbito de la moda y se sugieren medidas para reducir los riesgos en un proceso de registro de marca o para superar los potenciales obstáculos que pudieran surgir.

El capítulo también se adentra en un aspecto de gran importancia en la práctica, como es el de la vigilancia y defensa de la marca frente a nuevas marcas de competidores. Sólo una correcta vigilancia permite detectar los casos que podrían resultar más problemáticos para la marca registrada y que pudieran dañar su derecho exclusivo y su reputación. El capítulo sugiere algunas medidas para una defensa más eficaz.

No podía faltar tampoco una mención a la estrategia de uso de la marca en el ámbito de la moda. Este sector ofrece, junto a las formas más habituales de uso de la marca, otras formas más novedosas e innovadoras, que constituyen usos igualmente válidos de la marca desde una perspectiva legal. El capítulo analiza cada uno de estos posibles usos y, para ilustrar estas explicaciones, expone varios casos reales de marcas del ámbito de la moda. En su apartado final, se contiene una mención a los procesos de modernización de la marca y se apuntan los riesgos de pérdida de protección que estos procesos pueden causar, así como la mejor estrategia para mantener la plena protección de la marca durante su proceso de adaptación a los nuevos usos del mercado.

En definitiva, el capítulo se centra en los aspectos de mayor interés para los empresarios de este sector que buscan obtener o reforzar la protección de sus marcas y que necesitan prever los posibles escenarios conflictivos que deben tener presentes al definir su proyecto de marca y su protección en el ámbito nacional, europeo e internacional.

Autores: Fernando Ilardia y Cristina Velasco

Visite nuestra web: http://www.elzaburu.es/

 

La serie Fashion Law se compone de las siguientes entregas:

1. La protección de las marcas en el sector de la moda (23.04.2018)

Una tasa singular: la tasa hondureña de rehabilitación por no uso

Ubicada en el corazón de América, Honduras es un país singular en la tramitación de sus marcas.

La Ley de Propiedad Industrial de Honduras, en su Art. 106, contempla una protección opcional para aquellos titulares de marcas que no hayan hecho uso de las mismas durante su período de registro. Dicha protección se materializa en el pago de una tasa denominada “tasa de rehabilitación por no uso” que tiene el efecto de evitar que una marca sea cancelada a instancia de un tercero.

Como corresponde a la más pura esencia de las marcas, éstas deben ser usadas en el mercado hondureño. Sin embargo, la posibilidad de suplir el desuso con el pago de un tributo puede que sea algo exclusivo de esta jurisdicción.

Una acción de cancelación por no uso puede ser interpuesta en Honduras cuando una marca no esté siendo usada y el demandante haya tenido conocimiento de que tal uso no ha existido durante tres años ininterrumpidos precedentes a la fecha de interposición de la acción y, en tanto en cuanto, el titular de la marca no haya pagado la tasa anual de rehabilitación durante dicho tiempo.

Ante una acción de cancelación por no uso, hay que tener en cuenta que el uso debe haber faltado durante 3 años consecutivos. Si se dan estas circunstancias, es altamente recomendable pagar la tasa de rehabilitación. También es conveniente cumplir con este trámite si pese a haber habido uso, éste no se puede llegar a demostrar mediante prueba documental.

Así pues, en la práctica, existiendo una facultad prevista por la Ley para evitar cancelaciones por no uso por medio del pago de una tasa, que además de consistir en un trámite sencillo es económica -los gastos oficiales ascienden aproximadamente a unos 25 €-, por prudencia, se recomienda pagar todos aquellos períodos en los que no haya habido uso.

Autora: Cristina Arroyo
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Marcas en Iraq: re-solicitud de marcas de principal interés

Un día más desde que tengo uso de razón, Iraq (oficialmente República de Iraq) vuelve a convertirse en noticia internacional. Estados Unidos, por primera vez desde que se emprendiera la guerra contra el Estado Islámico, ha iniciado la retirada de tropas del país.

Me he detenido un instante en la noticia -que pasa casi desapercibida entre la densidad política, el temporal de nieve en España, y otras borrascas y chubascos varios- para reflexionar sobre el alcance y los matices inimaginables de un  contexto de crisis que, por diferentes motivos, dura desde hace décadas.

Aún siento el impacto que me produjo, a finales de los años 90, la noticia de que Estados Unidos bombardearía Iraq, siendo yo prácticamente una niña. En aquel momento no era capaz de comprender qué sucedería ni qué alcance tendría. Creo que tampoco sería capaz 20 años después. Ni siquiera logro entender con todos los matices las condiciones en las que se debe ejercer nuestra profesión en un entorno semejante. Los conflictos afectan a todos los ámbitos de la vida, y por ello, aunque pueda resultar insignificante, también a la Propiedad Industrial, a las marcas, a las instituciones y organismos gubernamentales que las administran, a los funcionarios y profesionales locales, a titulares y terceros interesados, incluso a las comunicaciones, servicios postales y tecnología y a los expedientes físicos que desaparecen o se destruyen.

No me cuesta imaginar un contexto en el que rigen otras prioridades. Por eso, personalmente estoy empezando a encontrar una justificación al hecho de que la Oficina de Marcas Iraquí haya decidido llevar a cabo una suerte de tabla rasa con algunos expedientes de marca, según hemos conocido estos días.

Interpreto que en un intento de renacimiento tras el desastre, entre las medidas y enmiendas que ha ido introduciendo la Oficina de Marcas Iraquí, se ha puesto en práctica un nuevo procedimiento de registro en el que se ha invertido el orden de algunos de los principales hitos procesales. Ahora, las solicitudes de marca quedan supeditadas al resultado positivo de un examen previo tras el cual se considerarán depositadas oficialmente, para pasar después a ser publicadas y registradas.

Esta medida no tendría una gran relevancia en nuestra profesión, de no ser porque ha ido acompañada de la decisión de suspender aquellas solicitudes de marca que hubieran sido depositadas bajo el amparo de la antigua ley y antigua práctica. A los titulares interesados se les da, como única opción, la re-solicitud de sus marcas con la preferencia de poder preservar la fecha de prioridad de la solicitud más antigua durante el procedimiento de registro de la nueva solicitud.

La reactivación de los procedimientos suspendidos parece verdaderamente improbable. Y esta improbabilidad parece cobrar sentido tras haber conocido estos días que, el 29 de enero de 2018, la Oficina de Marcas de Iraq ha comenzado a requerir oficialmente a los titulares de marcas suspendidas la re-solicitud de sus derechos a riesgo de resolver su cancelación.

Si bien hay que tomar esta noticia con todas las cautelas del contexto expresado, pues existen también opiniones e informaciones discordantes, lo que parece conveniente es precisar los intereses reales en Iraq y, por prudencia, re-solicitar aquellos registros que se consideren fundamentales.

Autora: Cristina Arroyo
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Venezuela: se recomienda abonar los pagos de tasas oficiales relativos a marcas con suficiente antelación a los vencimientos

En Venezuela, como consecuencia de la Reforma Parcial de la Ley de Timbre Fiscal (art. 6 del Decreto nº 1.398) del año 2015, se ha producido un importante incremento en las tasas oficiales correspondientes a trámites de derechos ya registrados.

La Reforma también ha complicado sobremanera la gestión del pago de las tasas de registro, renovación e inscripción de cambios de titularidad, domicilios y licencias, en materia de marcas.

La experiencia nos ha demostrado que las gestiones en Venezuela deben anticiparse lo máximo posible a los vencimientos, pues el pago de las tasas debe quedar transferido a la cuenta del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (en adelante SAPI) y una vez realizado el depósito efectivo, los comprobantes de dichas transferencias deben recibir el sello oficial. No es infrecuente encontrarse con obstáculos burocráticos extraordinarios que demoren las actuaciones.

Además, recientemente, el Gobierno de EEUU ha impuesto sanciones económicas a Venezuela que también tienen un efecto en materia marcaria. La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) está realizando un seguimiento de las transacciones efectuadas en dólares a cuentas venezolanas, lo cual puede producir importantes retrasos en la materialización de los pagos. Estos obstáculos pueden tener importantes consecuencias para los derechos de marca. Tomando como ejemplo el procedimiento de renovación para el que la legislación venezolana no prevé periodo de gracia para extender el plazo de vencimiento, el pago de la tasa oficial – que para una marca en una clase asciende actualmente a 3.000 USD -, debe haberse acreditado convenientemente ante el SAPI antes de la fecha de expiración de la marca con el fin de evitar que el organismo declare su abandono.

Conviene tener presente, por tanto, que en Venezuela, en aquellos trámites que conlleven el pago de una tasa afectada por el art. 6 del Decreto nº 1.398, es necesario actuar ágilmente y con suficiente antelación a los vencimientos.

Autora: Cristina Arroyo
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La falsificación de marcas afecta a seis millones de puestos de trabajo en España

Crónica del desayuno de trabajo sobre falsificación de marcas en Internet, organizado por Elzaburu.

La falsificación de marcas es un fenómeno creciente que se ha fortalecido con el avance tecnológico. Los delitos contra la propiedad industrial e intelectual no causan un perjuicio privado, sino que afectan a toda la sociedad, algo reseñado por la firma Elzaburu, que en su defensa por la innovación empresarial, organizó recientemente la jornada de trabajo ‘Tendencias contra la falsificación de marcas a través de Internet’. Esta Mesa Redonda, que encuadró la realidad actual acerca de este fenómeno y esbozó los campos de actuación para atajarlo, estuvo moderada por el Doctor en Derecho Juan José Caselles, perteneciente a la firma, que presentó el libro ‘Derecho de marcas y Proceso penal’, una obra que tiene como objetivo servir como referente en la materia.

Según datos recopilados en el libro, las empresas que usan intensivamente los derechos de propiedad industrial representan en la Unión Europea (UE) más de 25% del empleo, un 33% de la riqueza generada y, sólo en España, afectan a más de seis millones de puestos de trabajo. La falsificación de marcas se realiza a nivel multinacional en todo tipo de productos de uso diario, “incluso medicamentos, alimentos o prótesis, lo que constituye además un riesgo para la salud pública”, explicó Juan José Caselles. “En la lucha contra este problema nos encontramos con grandes barreras como la ausencia o exactitud de la legislación penal para actuar, las dificultades en las persecuciones policiales, los constantes cambios tecnológicos y sociales, el anonimato que ofrece Internet, la territorialidad de las leyes y, además, una innegable tolerancia social hacia este delito” añadió.

Para José Antonio Moreno, Director General de ANDEMA (Asociación para la Defensa de la Marcas), el de las falsificaciones “es un negocio creciente del que no manejamos cifras exactas, pero cerca del 20% de las réplicas se venden online”, aceptando que “los tiempos de Internet y los de la Justicia son muy distintos”. Además, expuso que no es un problema que pueda resolverse en cada país, sino que se necesita el apoyo de la Comisión Europea (CE) para abordarlo, ya que los delitos se cometen de forma transnacional o multinacional. “La buena noticia es que parece que las plataformas de comercialización se empiezan a mover”, añadió.

Nuria Gené, la directora del Bureau du Champagne en España (CIVC), explicó de qué manera afecta la piratería a su negocio, debido a la frecuencia en la que se usa la denominación de origen del Champagne para todo tipo de comercios y productos, especialmente en la venta de falsificaciones de botellas. La amenaza para su negocio en España, noveno mercado con 4 millones de botellas en 2016, y en otros países, ha alcanzado tal gravedad que cerca del 40% de los empleados del Bureau se encargan ya de luchar contra la piratería.

Luis Manuel Vallés Causada, Subdirector General de Localización y Recuperación de Bienes, Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA), del Ministerio de Justicia, dijo que las colaboraciones con plataformas de otros países son cada vez más frecuentes ante este problema. “Intentamos hacer el máximo daño financiero a estas redes para que no puedan recuperarse y poder frenar así su actuación”, explicó.

“Todo lo que es marca se puede falsificar, desde rodamientos para motores de los aviones hasta automóviles”, según palabras de Manuel García Torres, Inspector de la Comisaría General de Policía Judicial (UCDEV) en materia de delitos contra la Propiedad Intelectual e Industrial. La falsificación comporta consecuencias dañinas para la sociedad, como riesgo a la salud pública, desprotección del consumidor, economía sumergida, contrabando, corrupción, evasión fiscal, blanqueo de capitales o financiación ilegal de otras actividades criminales. “Tenemos constancia de que en países como Bulgaria, la falsificación se ha usado incluso para apoyar económicamente al Estado Islámico”, explicó.

 “Internet es un reflejo de la realidad: al igual que hoy se ve el top manta como algo normal y cotidiano, es fácil encontrar en Internet páginas que comercian con productos falsos”, de acuerdo a Damián Fuentes, director de Hestia Consultores, quien explicó que “el sistema de indexación de Google, los medios de pago opaco y otros como las criptomonedas favorecen la venta online de estas réplicas” y que “el problema no es tanto normativo, sino de cumplimiento: los supervisores no están trabajando para frenar el problema”.

Como representante de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Informática, Mª Pilar Rodríguez calificó este delito como “inabarcable”, aceptando que “el gran volumen de trabajo y la falta de especialización en la administración de Justicia ralentiza –o cierra- los procesos”. Además, subrayó que la legislación del Tribunal de Justicia de la UE, que no permite conservar los datos de tráfico a favor de la libertad de los ciudadanos, pone trabas adicionales que dificultan la investigación. “Por fortuna, en el Ministerio ya se ha empezado a hablar de la posibilidad de crear un Fiscal de sala de propiedad intelectual para evitar el alto número de problemas que se encuentran las marcas en la tramitación de cada denuncia”, concluyó la fiscal.

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