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Fashion Law. Licenciamiento (XIII)

La firma ELZABURU ha tenido el placer de colaborar con la editorial Thomson-Reuters Aranzadi en la obra Fashion Law, tratado pionero en España sobre el derecho de la moda, que fue presentado el pasado 16 de abril. 

Con estos pequeños resúmenes semanales, los profesionales de ELZABURU que han colaborado en la obra nos ofrecen una breve panorámica de su contribución: 

Licenciamiento

Una licencia es un medio del que dispone el titular de un activo intangible para permitir el uso de este por parte de un tercero bajo una serie de condiciones. A diferencia de la cesión, en la licencia no se transmite la titularidad del activo, únicamente se concede la posibilidad de explotarlo durante un periodo limitado de tiempo y en un territorio determinado.

Las licencias dan la posibilidad al licenciante de explotar un activo en territorios o mercados en los que podría no estar interesado en un principio o a los que no puede acceder por sí solo.

Hay que puntualizar que una licencia puede concederse tanto sobre derechos cuyo nacimiento está condicionado por su registro en una oficina de patentes y marcas, como sobre derechos cuyo nacimiento no está determinado por esta formalidad, como puede ser el derecho de autor o el secreto empresarial; en este último caso será conveniente establecer protocolos de protección del activo y sistemas de control de su uso. También es posible que se licencien varios activos inmateriales en un mismo acuerdo, como es frecuente en los contratos de franquicia, en los que se licencian marcas, diseños, know-how, etc.

El instrumento fundamental para la concesión de licencias son los contratos, en cuyo texto las partes pueden fijar cualquier condición que acuerden para regir dicha licencia. No obstante, un acuerdo de licencia suele contener una serie de cláusulas que contribuyen a la solidez y coherencia del documento contractual.

Así, la presencia de cláusulas en las que se definan el objeto de la licencia, la duración de la misma y su ámbito territorial permitirá delimitar el contenido de la licencia.

En relación con los activos, es recomendable incluir tanto una cláusula de propiedad intelectual (en la que se exponga la titularidad de los activos, qué parte se ocupará de la defensa de los mismos en caso de infracción por un tercero, si cabe la posibilidad de sublicenciar, y se prohíba el registro por parte del licenciatario), como una cláusula de control y auditoría (en la que se pacten mecanismos de verificación del uso del activo que el licenciatario está llevando a cabo y del cumplimiento de las condiciones de la licencia, así como de la correcta comunicación de los resultados de la explotación de los activos).

Respecto al pago por la licencia, en caso de que sea onerosa, las opciones más habituales para estructurar esta cláusula son fundamentalmente 4:

  • (i) el pago de una cantidad fija por la totalidad de la duración de la licencia.
  • (ii) el pago de una cantidad por cada año de licencia.
  • (iii) el pago de un porcentaje de los beneficios obtenidos de la comercialización del activo en cuestión.
  • (iv) el pago de un canon de entrada, más un porcentaje sobre los beneficios obtenidos. También es posible la combinación de estas formas o la utilización de cualquier otro sistema que convengan las partes.

La incorporación de otras cláusulas -como las de terminación anticipada o de ley aplicable y jurisdicción- son imprescindibles para dotar de seguridad jurídica al acuerdo y evitar problemas adicionales en caso de disputas.

Por último, es preciso resaltar que para que los acuerdos de licencia sean oponibles frente a terceros de buena fe es preciso inscribirlos en los registros que sean relevantes, como pueden ser los que gestionan las oficinas de propiedad industrial (la OEPM) o en los registros de propiedad intelectual.

Autores: Martín Bello y Alba María López

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La serie Fashion Law se compone de las siguientes entregas:

1. La protección de las marcas en el sector de la moda (23.04.2018)

2.La protección de los diseños en el sector de la moda (30.04.2018)

3.La protección de las patentes en el sector de la moda (07.05.2018)

4.La protección de la moda a través del derecho de autor (21.05.2018)

5.El derecho de imagen en el mundo de la moda (28.05.2018)

6.Data Fashion: cuestiones de privacidad y protección de datos (04.06.2018)

7.Falsificación y piratería en la moda (11.06.2018)

8.Agotamiento de derechos en el sector de la moda (18.06.2018)

9.La reputación corporativa en el sector de la moda (25.06.2018)

10.Protección de la imagen comercial de una marca de moda (04.07.2018)

11.Moda 4.0: webs, apps y RRSS (13.07.2018)

12. Valoración de intangibles (17.07.2018)

13. Licenciamiento (06.09.2018)

Licencias en España

En la reciente guía de la serie Getting the Deal Through, el socio de ELZABURU Javier Fernández-Lasquetty y los abogados Alba López y Martín Bello responden a las preguntas claves que toda empresa se plantea ante una situación de licenciamiento de sus activos. Cuestiones como la tipología de licencias, la normativa que afecta a las licencias internacionales, los derechos de propiedad intelectual, las licencias de software, los royalties, la fiscalidad, el derecho de la competencia, el descargo de responsabilidades, la rescisión de contratos, entre otros, son tratados.

Capítulo de España (en inglés) Reproducido con permiso de Law Business Research Ltd. Getting the Deal Through: Licensing 2017, (publicado en febrero 2017; editor: Bruno Floriani, Lapointe Rosenstein Marchand Melançon LLP) Más información en la web de la publicación: https://gettingthedealthrough.com/area/19/licensing/

¡Confirmado! Los titulares de licencias sobre dibujos o modelos comunitarios también pueden demandar aunque no hayan inscrito su licencia en el Registro

Si hace apenas unos meses el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunció (caso C-163/15) a favor de que los licenciatarios de marcas comunitarias (o mejor dicho, “de la Unión Europea”) tuvieran legitimidad para ejercitar acciones por infracción frente a terceros aunque las licencias no estuvieran inscritas, ahora ha sido el turno de los licenciatarios de dibujos o modelos comunitarios (todavía “comunitarios”).

En efecto, recientemente se publicó la decisión del TJUE en el asunto C-419/15 que tenía por objeto una cuestión prejudicial planteada por el Oberlandesgericht Düsseldorf (para entendernos, el tribunal alemán de apelación) a colación de un procedimiento entre dos empresas alemanas, la primera de ellas, la demandante, titular de una licencia exclusiva no inscrita de un diseño comunitario, y la segunda de ellas, la demandada, distribuidora de un producto presuntamente infractor del referido diseño.

Bajo estas circunstancias, el tribunal alemán plantea al TJUE dos preguntas: 
  • ¿Puede un licenciatario no inscrito ejercitar acciones por infracción de los derechos sobre un diseño comunitario registrado?
  • De ser así, ¿puede el licenciatario exclusivo además ejercitar una acción indemnizatoria por los daños y perjuicios sufridos o solamente puede participar en un procedimiento iniciado por el propio titular?

Con respecto a la primera de las cuestiones, una interpretación literal del artículo 33, apartado 2, del Reglamento 6/2002 podría llevar a pensar que una licencia no inscrita no permite hacer valer los derechos frente a terceros pues la primera frase de dicho apartado establece que “los actos jurídicos indicados en los artículos 28, 29 y 32 [sobre cesiones, derechos reales y concesión de licencias] sólo surtirán efectos frente a terceros en todos los Estados miembros tras la inscripción en el Registro”. Sin embargo, el Tribunal nos recuerda que las normas deben interpretarse no sólo teniendo en cuenta su tenor literal, sino también de acuerdo a su contexto y los objetivos que persigue.

Así las cosas, el Tribunal llama la atención al hecho de que tanto el propio apartado 2 del artículo 33 como también el apartado 3 del artículo 33 se refieren expresamente a los terceros que hubieran adquirido derechos, lo que le lleva a pensar que, desde un punto de vista contextual, la norma está pensada para regular los efectos que produce el registro frente a terceros que hubieran adquirido derechos después y no, en cambio, aquellos otros casos en los que el tercero sea simplemente un infractor.

En conclusión, la respuesta a la primera cuestión es que, efectivamente, un licenciatario puede ejercitar acciones por infracción de los derechos sobre el diseño comunitario registrado objeto de la licencia aunque dicha licencia no haya sido inscrita en el Registro.

Con respecto a la segunda de las cuestiones, la duda sobre si pudiendo el licenciatario no inscrito iniciar acciones por infracción podría además ejercitar una acción indemnizatoria surge del tenor del artículo 32, apartado 4, el cual establece que, a fin de obtener una indemnización por los daños y perjuicios sufridos, el licenciatario estará facultado para participar en la acción por infracción interpuesta por el titular del diseño comunitario, sin precisar si puede reclamar el resarcimiento cuando sea él mismo quien ejercita la acción.

De nuevo, el Tribunal recurre al contexto y señala que habiendo supuestos en los que el Reglamento contempla que el licenciatario exclusivo pueda ejercitar por sí mismo una acción por infracción (con consentimiento del titular y cuando el titular no haya actuado dentro de un plazo razonable pese a habérselo instado a hacer), no tendría ningún sentido que en cambio no pudiera solicitar el resarcimiento de los daños y perjuicios sin adherirse a una acción interpuesta por el titular. Esa interpretación restrictiva sería además, según apunta la sentencia, contraria al objetivo de la norma, el cual consiste en dotar al licenciatario de vías procesales para actuar contra la infracción y defender así sus derechos.

En definitiva, la conclusión a la que llega el Tribunal en relación con la segunda cuestión es que el licenciatario, una vez legitimado para ejercitar la acción por infracción, puede asimismo reclamar por sí el resarcimiento de los daños y perjuicios sufridos.

De este modo, como ya hiciera con la marca comunitaria, el TJUE se posiciona nuevamente a favor de que los licenciatarios también puedan demandar aunque no hayan inscrito su licencia en el Registro. Esta decisión, además, se sitúa en línea con la interpretación que en su día realizó el Juzgado de lo Mercantil de Alicante, en cuya sentencia de 26 de diciembre de 2011 (ECLI:ES:JMA:2011:152) señaló que el artículo 33 del Reglamento estaba tan sólo dedicado a regular la posición jurídica del licenciatario frente a terceros subadquirientes del licenciante titular de la marca.


Autor: Joaquín Rovira

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Caso SGAE: una particular aplicación de la doctrina europea en España


La reciente resolución de 6 de noviembre de 2014 de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC), que ha sancionado de nuevo a la Entidad de Gestión colectiva española -Sociedad General de Autores y Editores- con una multa de 3,1 millones de euros, al exigir una tarifa excesiva en el licenciamiento de conciertos, es un caso en el que se pretende aplicar la doctrina europea.

La resolución es de especial interés porque la autoridad de la competencia española interpreta la doctrina europea sobre el método de análisis de la equidad de una tarifa, y lo hace con ribetes propios que entrañan particularidades en su aplicación que, sin duda, sirven para consolidar las expectativas generadas por su informe de 2009, pero que generan no pocas incertidumbres si se consolidara esta línea interpretativa.

En Europa, el sector de la gestión colectiva de obras musicales usadas en conciertos, se caracteriza por la inexistencia de competencia. Con carácter general, cada entidad es la única proveedora de licencias en su territorio. De esta manera, la Sociedad española, SGAE, es la única entidad que representa en España, el repertorio propio y el internacional por mandato de las sociedades extranjeras, manteniendo la posición monopolística tradicional.

La tarifa de SGAE para licencias de conciertos está fijada con carácter general en un 10% del importe generado por la venta de las entradas y su otorgamiento está sujeto a una serie de condiciones que garantizan los derechos que administra la entidad. Estas fueron denunciadas por la Asociación que reúne a las empresas organizadoras de conciertos (APM) en el año 2005. Este expediente resultó, en un primer momento archivado por las autoridades de la competencia, pero fue reabierto en virtud de una resolución del Tribunal Supremo español, y dio lugar a una nueva investigación que ha concluido en noviembre de 2014, afirmando que la tarifa de la entidad es abusiva.


De las numerosas cuestiones que suscita el enjuiciamiento de la autoridad española en relación con la línea jurisprudencial europea, merece especial atención: a) el criterio menos estricto que el aplicado por el TJUE para apreciar abuso; b) la apreciación de los contratos de representación recíproca y c) el trato de igualdad a todos repertorios e incluso d) la aplicación de la tarifa de origen o de destino.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea determinó los criterios de análisis para enjuiciar la equidad de una tarifa de una Entidad de Gestión en sus Sentencias de 13 de julio de 1989, caso Tournier [Asunto 395/87] y caso Lucazeau [Asunto 110/88, 241/88 y 242/88].

En estos casos El Tribunal de Justicia europeo aceptó la propuesta que realizaban los Tribunales franceses: comparar las tarifas de entidades de gestión para detectar si existía un precio anormalmente alto.

Este análisis al que llamaremos “test Tournier” es al que se acoge, en principio, la autoridad de la competencia española en el caso que examinamos.

En primer lugar, conviene examinar la singular interpretación de los criterios usados por la jurisprudencia comunitaria para aplicar el test Tournier de comparación con las tarifas de otras sociedades. Hasta ahora, el test resultaba positivo si las tarifas examinadas “son notablemente más elevadas que las que se aplican en los restantes estados miembros” (TJUE de 27 de febrero de 2014, asunto C-351/12). En el presente caso, según se ha mencionado, el análisis comparativo no arroja un resultado en el que la tarifa sea notablemente más cara que la aplicada en “la mayoría de los Estados miembros” (folio 5455 de la resolución).

A partir de esta constatación, la Autoridad de la Competencia española adopta una estrategia novedosa: toma como referente no las tarifas de todas las Entidades de Gestión europeas, sino la de la sociedad cuyo repertorio es preponderante en el mercado de conciertos español. Asi, el supervisor llama la atención porque la tarifa de SGAE para conciertos triplica la de la entidad de gestión británica (3%) para estos mismos usos; señalando la Resolución que tal diferencia es muy significativa.

En segundo lugar, conviene repasar la apreciación que formula la decisión española sobre la acción combinada de la alta tarifa española y los contratos de representación recíproca que aseguran el mismo trato a los autores británicos administrados por la entidad.

La resolución, en este punto, revela que la Autoridad española de competencia considera que el efecto que causan los contratos de representación recíproca en la posición de domino de las Entidades de Gestión requiere que la Entidad sea especialmente responsable en su actuación de las tarifas, llegando a poner en tela de juicio el igual trato por la Entidad a los administrados con independencia de origen y la aplicación de la tarifa de destino.

A partir de esta apreciación, la resolución considera que SGAE no actúa de conformidad con la especial responsabilidad que le incumbe por su posición monopolística, al  no justificar la diferencia entre sus tarifas y las británicas, y mantener unos precios que dificultan la entrada de competidores en el mercado español.

Aunque la resolución no desarrolla el asunto del precio a aplicar –tarifa de destino o tarifa de origen-, merece la pena hacer una pequeña reflexión al respecto. Es claro que uno de los debates inconclusos que afecta a la práctica de las entidades de gestión colectiva tiene que ver con la tarifa en licencias extraterritoriales [en territorios que no sean los del emplazamiento principal de la entidad de gestión] sean o no multiterritoriales [por explotación que se produce en varios territorios, siendo el caso prototípico, internet].

En conclusión, se trata de una resolución que se aparta de la interpretación segura del método de análisis aplicado por la Jurisprudencia comunitaria, que resulta muy crítica con el efecto red de los contratos de representación recíproca, pero que, en lugar de explorar nuevas fórmulas de análisis para fundamentar su decisión, parece forzar aquellas que han conducido a conclusiones muy distintas a nivel europeo.

N.B. Versión española del artículo publicado en el Kluwer Copyright Blog


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Nueva sentencia del TJUE en derechos de autor. Programas de ordenador e Internet


El TJUE, en Sentencia de 3 de julio de 2002, asunto UsedSoft-Oracle (C-128/11), ha resuelto una petición de decisión prejudicial procedente de Alemania que fue planteada en el contexto de un litigio entre Oracle (como titular de derechos sobre programas de ordenador) y la compañía UsedSoft (como empresa comercializadora de licencias de segunda mano o de uso relativas a esos programas). UsedSoft había ofertado «promociones especiales Oracle», en el marco de las cuales ponía en venta licencias «ya utilizadas» relativas a los programas de ordenador de Oracle. Los clientes de UsedSoft que aún no disponían del programa de ordenador de Oracle descargaban directamente de la página web de Oracle, tras haber adquirido una de estas licencias de segunda mano, una copia del programa.


Son muchas y muy interesantes las cuestiones que suscita esta sentencia, pero la conclusión del tribunal se decanta a favor del agotamiento del derecho: en caso de reventa de una licencia de uso que comporte la reventa de una copia de un programa de ordenador descargada de la página web del titular de los derechos de autor, licencia que había sido concedida inicialmente al primer adquirente por dicho titular sin limite de duración a cambio del pago de un precio que permitía a este último obtener una remuneración correspondiente al valor económico de la copia de su obra, el segundo adquirente de tal licencia, así como todo adquirente posterior de la misma, podrá invocar el agotamiento del derecho de distribución.

Autor: Antonio Castán

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