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¡Confirmado! Los titulares de licencias sobre dibujos o modelos comunitarios también pueden demandar aunque no hayan inscrito su licencia en el Registro

Si hace apenas unos meses el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunció (caso C-163/15) a favor de que los licenciatarios de marcas comunitarias (o mejor dicho, “de la Unión Europea”) tuvieran legitimidad para ejercitar acciones por infracción frente a terceros aunque las licencias no estuvieran inscritas, ahora ha sido el turno de los licenciatarios de dibujos o modelos comunitarios (todavía “comunitarios”).

En efecto, recientemente se publicó la decisión del TJUE en el asunto C-419/15 que tenía por objeto una cuestión prejudicial planteada por el Oberlandesgericht Düsseldorf (para entendernos, el tribunal alemán de apelación) a colación de un procedimiento entre dos empresas alemanas, la primera de ellas, la demandante, titular de una licencia exclusiva no inscrita de un diseño comunitario, y la segunda de ellas, la demandada, distribuidora de un producto presuntamente infractor del referido diseño.

Bajo estas circunstancias, el tribunal alemán plantea al TJUE dos preguntas: 
  • ¿Puede un licenciatario no inscrito ejercitar acciones por infracción de los derechos sobre un diseño comunitario registrado?
  • De ser así, ¿puede el licenciatario exclusivo además ejercitar una acción indemnizatoria por los daños y perjuicios sufridos o solamente puede participar en un procedimiento iniciado por el propio titular?

Con respecto a la primera de las cuestiones, una interpretación literal del artículo 33, apartado 2, del Reglamento 6/2002 podría llevar a pensar que una licencia no inscrita no permite hacer valer los derechos frente a terceros pues la primera frase de dicho apartado establece que “los actos jurídicos indicados en los artículos 28, 29 y 32 [sobre cesiones, derechos reales y concesión de licencias] sólo surtirán efectos frente a terceros en todos los Estados miembros tras la inscripción en el Registro”. Sin embargo, el Tribunal nos recuerda que las normas deben interpretarse no sólo teniendo en cuenta su tenor literal, sino también de acuerdo a su contexto y los objetivos que persigue.

Así las cosas, el Tribunal llama la atención al hecho de que tanto el propio apartado 2 del artículo 33 como también el apartado 3 del artículo 33 se refieren expresamente a los terceros que hubieran adquirido derechos, lo que le lleva a pensar que, desde un punto de vista contextual, la norma está pensada para regular los efectos que produce el registro frente a terceros que hubieran adquirido derechos después y no, en cambio, aquellos otros casos en los que el tercero sea simplemente un infractor.

En conclusión, la respuesta a la primera cuestión es que, efectivamente, un licenciatario puede ejercitar acciones por infracción de los derechos sobre el diseño comunitario registrado objeto de la licencia aunque dicha licencia no haya sido inscrita en el Registro.

Con respecto a la segunda de las cuestiones, la duda sobre si pudiendo el licenciatario no inscrito iniciar acciones por infracción podría además ejercitar una acción indemnizatoria surge del tenor del artículo 32, apartado 4, el cual establece que, a fin de obtener una indemnización por los daños y perjuicios sufridos, el licenciatario estará facultado para participar en la acción por infracción interpuesta por el titular del diseño comunitario, sin precisar si puede reclamar el resarcimiento cuando sea él mismo quien ejercita la acción.

De nuevo, el Tribunal recurre al contexto y señala que habiendo supuestos en los que el Reglamento contempla que el licenciatario exclusivo pueda ejercitar por sí mismo una acción por infracción (con consentimiento del titular y cuando el titular no haya actuado dentro de un plazo razonable pese a habérselo instado a hacer), no tendría ningún sentido que en cambio no pudiera solicitar el resarcimiento de los daños y perjuicios sin adherirse a una acción interpuesta por el titular. Esa interpretación restrictiva sería además, según apunta la sentencia, contraria al objetivo de la norma, el cual consiste en dotar al licenciatario de vías procesales para actuar contra la infracción y defender así sus derechos.

En definitiva, la conclusión a la que llega el Tribunal en relación con la segunda cuestión es que el licenciatario, una vez legitimado para ejercitar la acción por infracción, puede asimismo reclamar por sí el resarcimiento de los daños y perjuicios sufridos.

De este modo, como ya hiciera con la marca comunitaria, el TJUE se posiciona nuevamente a favor de que los licenciatarios también puedan demandar aunque no hayan inscrito su licencia en el Registro. Esta decisión, además, se sitúa en línea con la interpretación que en su día realizó el Juzgado de lo Mercantil de Alicante, en cuya sentencia de 26 de diciembre de 2011 (ECLI:ES:JMA:2011:152) señaló que el artículo 33 del Reglamento estaba tan sólo dedicado a regular la posición jurídica del licenciatario frente a terceros subadquirientes del licenciante titular de la marca.


Autor: Joaquín Rovira

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Los modelos de utilidad en la nueva Ley de Patentes: los productos químicos y el abrelatas juntos por primera vez (V)


Una de las novedades más llamativas de la nueva Ley de Patentes es la ampliación del ámbito de la materia que podrá protegerse como modelo de utilidad. En efecto, la nueva definición de “modelos de utilidad” incluye el término “composición”, lo cual implica su ampliación a cualquier producto o composición, incluyendo productos químicos, sustancias o composiciones, pero excluyendo invenciones que recaigan sobre materia biológica y las sustancias y composiciones farmacéuticas, según matiza la propia Ley.

Este nuevo aspecto de los modelos de utilidad promete dar bastante juego en el futuro, ya que, por un lado, las fronteras entre los productos incluidos y excluidos son, en algunos casos, difusas, y, por otro lado, el mantenimiento de la menor exigencia de actividad inventiva para los modelos de utilidad puede resultar problemática al aplicarse a productos químicos (de hecho, ya resulta controvertida al aplicarse a invenciones de tipo mecánico).

Por tanto, tendremos que acostumbrarnos a ver que en el BOPI las pequeñas invenciones mecánicas que han sido tradicionalmente el objeto de esta modalidad de propiedad industrial (como, por ejemplo, un abrelatas) se alternarán con productos químicos, cuyos solicitantes decidan protegerlos por esta vía.

Pero no todas las novedades que afectarán a los modelos de utilidad son tan controvertidas. Por ejemplo, se pone fin al requisito de novedad relativa en España al equipararse el estado de la técnica con el exigido para las patentes, lo cual permitirá delimitar con claridad los documentos que son técnica anterior para un modelo de utilidad a efectos de determinar su novedad y actividad inventiva, y terminar con la situación de incertidumbre creada por la anterior Ley de Patentes.

Otra novedad significativa es la posibilidad de solicitar Informes sobre el Estado de la Técnica (IETs) para modelos de utilidad, incluyendo la correspondiente Opinión Escrita. Estos IETs en modelos de utilidad serán necesarios para dar efectividad a los derechos de exclusiva obtenidos con su registro (por ejemplo, dentro de un proceso de demanda por infracción contra un tercero).

En cuanto al procedimiento de concesión, éste no ha tenido cambios significativos, aunque es de destacar que con la nueva Ley habrá, dentro del procedimiento de oposición, la posibilidad de solicitar una prórroga de 2 meses para completar la oposición, aportando pruebas o completando las alegaciones iniciales. Asimismo, un aspecto novedoso (¡y positivo!) es que el examen de las oposiciones lo realizará una Comisión compuesta por tres expertos de la OEPM técnicamente cualificados, que podría completarse con un jurista.

Y con todas estas novedades, ¿cuál será el futuro de los modelos de utilidad en España? En principio, la ampliación a productos químicos, la posibilidad de reivindicar una prioridad interna y el examen sustantivo obligatorio para las patentes, que puede hacer que algunos solicitantes opten por un modelo de utilidad para su invención, parece que invertirán la tendencia decreciente de los últimos años.

Lo que sí parece claro es que, de nuevo, los modelos de utilidad prometen no decepcionar y dejan una puerta abierta a posibles interpretaciones en algunos aspectos por parte de solicitantes, agentes, examinadores y jueces, que habrá que ver cómo se resuelven en el futuro.

Entregas referidas a la nueva Ley de Patentes: 
V. Los modelos de utilidad en la nueva Ley de Patentes: los productos químicos y el abrelatas juntos por primera vez (Pedro Saturio) 

Autor: Pedro Saturio

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La nueva directiva de Trade Secrets: un microanálisis de urgencia eliminando implantes y Botox

Después de un largo camino, el Parlamento Europeo aprobó el pasado viernes 15 de abril la Directiva para la protección de los secretos comerciales. La propuesta de Directiva era una iniciativa común con el Consejo, por lo que se espera que el próximo mes de mayo éste la adopte formalmente y entre en vigor, aun cuando el plazo de implementación en las legislaciones nacionales es de dos años.

La aprobación de la Directiva ha tenido una escasa difusión, al ser coetánea con el Reglamento de Protección de Datos, disciplina que parece despertar gran interés. Y siendo ésta una Directiva crucial para la promoción y defensa de la innovación en Europa, parece no haber merecido tanta atención.

Pero la pobre Directiva sí que ha sido objeto de escrutinio y crítica por instituciones, entidades y estamentos económicos y sociales. Me refiero al gran  ruido mediático surgido hace ya unos cuantos meses, cuando algunos sectores de la prensa consideraron que la Directiva podía ser un medio para amordazar la libertad de expresión y los sindicatos también creyeron que la libertad de los trabajadores estaba en peligro. A ellos se unieron después estamentos gubernamentales, para vindicar también la razón de estado.

Y así, algunos temas que en principio no se discutían ni parecían ser relevantes se convirtieron en cruciales y en aras a dar satisfacción a unos y otros se sometió a la Directiva a una suerte de cirugía estética, colocándole aquí y allá implantes e inyecciones de Botox legislativo, a fin de hacerla atractiva para todos.

Tal vez en otro momento podremos hablar de la necesidad de tal proceso de cirugía estética, pero creo que resulta ahora más interesante ver cuáles son los aspectos clave, desde un punto de vista de protección del esfuerzo innovador. Así, aunque sea telegráficamente, los puntos importantes de la Directiva son los siguientes:

1.-       Define el secreto comercial, en un sentido muy amplio, incluyendo no sólo la información de tipo comercial sino también la técnica, el conocido como know-how. Un poco más de rigor en la terminología en español hubiese sido deseable, pero al menos está claro el ámbito de aplicación.

Es verdad que ya teníamos perfilado este concepto en los ADPIC/TRIPS, en los sucesivos Reglamentos de transferencia de tecnología y en el de acuerdos verticales. Pero no es menos cierto que los ADPIC necesitan una implementación legal nacional y los reglamentos citados tenían un propósito diferente.

La definición contenida en la Directiva se engarza con el resto de los elementos que referiré a continuación, contribuyendo a la existencia de una regulación más o menos armonizada dentro del territorio de la Unión, algo que necesitamos para estar en las mismas condiciones que las empresas de los Estados Unidos.

2.-       También es importante la definición y manejo de los conceptos de obtención, utilización y divulgación de secretos comerciales. La Directiva distingue entre actividades lícitas e ilícitas para estos tres conceptos, describiendo posibles situaciones y estableciendo un marco para la determinación de las circunstancias en las que se considerará que existe una infracción que merezca una reprobación y sanción legal.

3.-       Del capítulo de las excepciones ya hemos hablado antes y sin perjuicio de aparecer por todo el texto legal, se consagra un artículo específico al tema.


4.-       Finalmente, se establecen una serie de normas para garantizar la disponibilidad de acciones civiles frente a las infracciones que se puedan cometer, medidas provisionales y cautelares, protección de los secretos durante el proceso judicial, publicidad de la sentencia, etc. Todo ello además de ciertas consideraciones acerca de las indemnizaciones, plazo de ejercicio de las acciones, etc.

Como dijimos antes, la trasposición de la Directiva habrá de hacerse por los Estados miembros en los próximos 24 meses. Y existe un cierto margen de libertad en la implementación.

Algunos países apenas tendrán que retocar sus normas y otros como España deberán hacerlo tanto en el plano sustantivo como en el procesal. En nuestro país, la regulación de Derecho Civil en materia de secretos está contenida en dos artículos de la Ley de Competencia Desleal. Algún reconocido autor ha propugnado la eliminación de tales artículos en nuestra legislación de competencia desleal y la creación de una norma ad hoc para la protección de los secretos comerciales. Comparto su criterio, no sólo por razones técnico jurídicas sino también porque creo que ha llegado el momento de que se configure y ponga en valor el Secreto Comercial como un auténtico Derecho, que coexiste con los de Propiedad Industrial e Intelectual, fundiéndose y complementándose en muchas ocasiones con ellos.

Me gustaría contribuir de alguna manera a la difusión y promoción del uso del Secreto Empresarial o Secreto Comercial, que me parece un medio poco conocido y de gran utilidad. Hablaré en próximos capítulos de la importancia para la industria  de los secretos, en comparación con otros derechos de propiedad industrial e intelectual; de la especial relevancia que tiene para las pequeñas y medianas empresas innovadoras; de la relación complementaria y simbiótica con las patentes; de cómo realizar una actividad lógica y programada  protección de los secretos dentro de las empresas y de algún otro tema que resulte de interés.

Iniciamos por tanto una serie de entradas en el blog sobre esta materia, con la esperanza de que resulten útiles para la comunidad innovadora.



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Estados Unidos mejora la Federal Trade Secrets Act. Y mientras en Europa…

El pasado 4 de abril el Senado de los Estados Unidos ha aprobado por unanimidad (y subrayo, por unanimidad) la Defend Trade Secrets Act (DTSA) que modifica la Economic Espionage Act (EEA). Con ello se pretende reforzar  la posición de los titulares de secretos empresariales, concediéndoles una protección vía legislación federal equiparable a la que corresponde a las marcas, patentes y derechos de autor. La Ley pasa ahora al Congreso, donde no se espera que haya sorpresas pues parece que existe la opinión unánime, que incluye también a la Casa Blanca, de que éste es un asunto que afecta a la economía nacional y debe ser tratado con el mayor cuidado.

La nueva Ley supone un paso más en el largo camino recorrido por los Estados Unidos en la protección de los secretos empresariales. Después de que la jurisprudencia, que parte del siglo XVIII, fuese construyendo el concepto, límites etc., los Estados de la Unión fueron incorporando leyes para la protección de este activo inmaterial. La “producción jurisprudencial” no ha cesado hasta nuestros días, pero las leyes estatales se vieron complementadas por una Ley Uniforme, que armonizó aún más el concepto y elementos fundamentales para la protección de los secretos empresariales y una Ley Federal. La Economic Espionage Act tenía, sin embargo, ciertos límites, puesto que sólo era de aplicación en los casos de infracción criminal cometida por extranjeros. Esta protección además no cubría diferentes aspectos de la apropiación indebida de los secretos empresariales.

Con el régimen establecido por la DTSA, las demandas relativas a productos o servicios locales serán presentadas en un tribunal estatal pero cuando el caso afecte al comercio interestatal o internacional serán los tribunales federales los que intervendrán. La DTSA establece reglas armonizadas en cuanto a la definición de secreto empresarial, las actividades que se consideran ilícitas, los daños y perjuicios y las medidas cautelares. Además establece un plazo máximo de tres años para el inicio de la acción, desde que fuese conocida la infracción de los derechos.


Mientras tanto, la Directiva de Protección de los Secretos Comerciales continúa su largo camino iniciado en 2013, después de haber sido objeto de críticas, no del todo comprensibles por parte de algunos agentes sociales. Y una vez que se apruebe, lo cual se espera en el plenario del Parlamento Europeo los días 13 y 14 de abril, aún habrá de esperar otros dos años hasta que sea implementada en la legislación de todos los países.

La comparación entre las iniciativas legislativas a un lado y otro del Atlántico debería hacernos reflexionar, tanto en éste como en otros temas, acerca de cómo la legislación contribuye a la prosperidad de las naciones.

La protección del secreto empresarial es muy importante para el desarrollo tecnológico y no sólo afecta a las empresas, sino también a las instituciones públicas de investigación. La Directiva actualmente en discusión debe darnos un mejor marco legal que el que se brinda en cada uno de los Estados y armonizar  la protección dispensada. Pero también  nos obligará a abordar muchos aspectos, para proteger y defender debidamente los secretos empresariales, aún antes de que se produzca su implementación en la legislación española. Pero de eso espero tener oportunidad de hablar en otra ocasión no muy lejana.



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Los pleitos en la nueva Ley de patentes, una rara avis en el panorama judicial español (IV)

Desde la reforma del derecho de patentes que trajo consigo la Ley de 1986 los pleitos en esta materia, por el cúmulo de especialidades que comportan, han sido siempre diferentes. Cuando entre en vigor la nueva Ley 24/2015, el procedimiento judicial en este ámbito podrá ser considerado, sin caer en la exageración, como una rara avis dentro del sistema judicial español. Son tantas y tan profundas las singularidades que se introducen, que cualquier parecido con otros procesos judiciales será fruto de la mera coincidencia.

Ante todo no deja de ser curioso que a partir del 1 de abril de 2017 los pleitos en propiedad industrial, a excepción de aquellos que se basen en marcas o diseños comunitarios, puedan llegar a emprender un movimiento migratorio hacia Barcelona. Para la nueva Ley la competencia judicial está ligada a los Juzgados de lo Mercantil de la ciudad sede del Tribunal Superior de Justicia, pero sólo de aquellas Comunidades Autónomas en las que el Consejo General del Poder Judicial haya designado Juzgados especializados en asuntos de patentes. Y aunque los Juzgados de lo Mercantil de Madrid ya han caído en la cuenta y están en el camino hacia esa designación, hasta el momento sólo Barcelona dispone de estos órganos con atribuciones exclusivas en asuntos de patentes. No es improbable que la buena imagen cosechada por la experiencia catalana hacia la hiper-especialización haya podido influir en esta decisión normativa. Pero el cambio no es baladí.

En segundo término, los pleitos en propiedad industrial van a suscitar no pocas envidias en el seno de la abogacía, si pensamos en un detalle anecdótico pero de enorme trascendencia práctica: el plazo para contestar a la demanda en cualquier acción civil regulada en la Ley 24/2015, a diferencia de los 20 días de que dispone un abogado en cualquier otra materia, será de dos (2) meses. El aspecto técnico que subyace en el objeto de la controversia y la necesidad de resolver cuestiones estratégicas relativas a la impugnación del título son circunstancias que justifican esta significativa -y hasta cierto punto elitista– ampliación del plazo..

Pero hay un tercer detalle que distancia sensiblemente el proceso en derecho de patentes de cualquier otro conocido. Me refiero a la creación de un instrumento cautelar frente a las propias medidas cautelares. La Ley hará posible que aquellas personas que prevean la interposición de una solicitud de medidas cautelares sin audiencia previa en su contra, puedan presentar ante el órgano competente un “escrito preventivo” para proporcionar al tribunal argumentos en contra de tal solicitud. Esta posibilidad, tan extraña a la tradición procesal española, no se sabe si actuará como cortapisa o como pistón de los procesos de medidas cautelares. Porque la forma en que está concebido puede generar conflictos allí donde no los había o puede en cambio apagar fuegos antes de que la llama llegue a prender. Pero estamos de nuevo ante disposiciones propias y exclusivas que no tienen parangón en ningún otro campo del ordenamiento jurídico.

Esta configuración singular del pleito en materia de patentes cobra mayor importancia si se recuerda que las disposiciones procesales de la Ley 24/2015 son aplicables también a las marcas y a los diseños. Y cabría preguntarse hasta qué punto algunas acciones en derecho de marcas –la caducidad por falta de uso, sin ir más lejos- son merecedoras de ese régimen procesal tan excepcional que se otorga a las patentes con la Ley 24/2015 en esferas como las que han sido señaladas. Y no son, como veremos en próximos capítulos, las únicas novedades que permiten la catalogación de este tipo de procesos judiciales como una rara avis.


Entregas referidas a la nueva Ley de Patentes: 
IV. Los pleitos en la nueva Ley de Patentes, una rara avis (Antonio Castán)



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