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El nuevo Reglamento de la Ley de Marcas da el pistoletazo de salida a la prueba de uso en España

Imagen de Mohamed Hassan en Pixabay

Hoy día 30 de abril se ha publicado la modificación del Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001 de Marcas española. Entrará en vigor mañana día 1 de mayo.

Con la aprobación de esta modificación se da el pistoletazo de salida para que en los procedimientos de oposición el solicitante de la marca posterior pueda exigir al titular oponente que acredite el uso efectivo de los registros en que basa su oposición, siempre que esos registros estén sometidos a la obligación de uso. De esta forma, si el oponente no probara el uso de la marca que invoca o no alegase causa alguna justificativa de la falta de uso, la oposición sería desestimada.

Se trata de un importante cambio en el sistema marcario español, derivado de la transposición de la Directiva (UE) 2015/2436, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.

Esta modificación no va a afectar, sin embargo, a los procedimientos sobre marcas y nombres comerciales iniciados antes de la entrada en vigor de esta modificación del Reglamento, en aplicación de lo previsto en su disposición transitoria primera.  Sólo las solicitudes que se presenten a partir del día 1 de mayo estarán sujetas al nuevo régimen de la prueba de uso en los procedimientos de oposición.

Tal y como estaba ya previsto se pospone la entrada en vigor del nuevo régimen de los procedimientos administrativos de nulidad y caducidad al día 14 de enero de 2023.

Acceso al Decálogo sobre las reformas de la Ley de Marcas española

Autor: Luis Baz

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La nueva Ley Española de Secretos Empresariales ya está aquí (II)

Se considera al secreto como objeto de propiedad, permitiendo la cesión y licencia de los secretos empresariales, con un régimen similar al de las patentes, donde ya se contemplaba la cesión del know-how. Asimismo, se determina el régimen para los casos de cotitularidad sobre el secreto; en estos casos prevalecería lo acordado entre las partes, aplicándose en su defecto lo que resulte aplicable en la Ley y, en lo restante, por las previsiones sobre comunidad de bienes del Código Civil. De nuevo, el régimen legal es similar al de las patentes. Por último, este capítulo impone responsabilidad al transmitente de secretos de los que no era titular por los daños causados al adquirente, siempre que el primero hubiese actuado de mala fe.

Con respecto a las acciones de defensa del secreto empresarial, se equipara este derecho al resto de derechos de propiedad industrial, siguiendo de nuevo el catálogo de acciones permitidas para las patentes, como pueden ser la cesación, remoción y la indemnización. La responsabilidad atenuada del tercero de buena fe de la que hablábamos antes se materializa en este punto, pues se permite la sustitución de estas acciones por el pago de una indemnización pecuniaria en algunos casos.  Adicionalmente, la Ley permite el ejercicio de medidas cautelares y de diligencias preparatorias para complementar las acciones de defensa, siguiendo el procedimiento fijado tanto por la Ley de Patentes como por la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Uno de los grandes avances incorporados es la exigencia de confidencialidad en procedimientos judiciales sobre secretos, evitando poner en riesgo esta valiosa información por el ejercicio de una acción estableciéndose medidas de preservación y sanciones por su infracción.

La nueva Ley supone una oportunidad para todas las empresas, a las que abre la posibilidad de proteger como secreto empresarial informaciones que no tenían una protección clara. Precisamente por este motivo se hace necesario implantar un plan de protección del secreto empresarial para conseguir la protección dispensada por la Ley. De lo contrario, el titular del secreto empresarial no podría ejercitar las múltiples acciones que la nueva Ley pone a su alcance.

Asimismo, las empresas deberán ser especialmente diligentes con la información que reciben y utilicen y pueda ser considerada secreto pues, como ya hemos mencionado, pueden ser responsables de infracciones, aun en el caso de ser terceros de buena fe.

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La nueva Ley Española de Secretos Empresariales ya está aquí (I)

Por fin se publicó la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales. Esta novedad legislativa abre una nueva posibilidad de protección para las empresas, que verán como parte de su información más valiosa pasa a tener un reconocimiento legal equivalente al de otros derechos de propiedad industrial. Por ello, vamos a analizar algunas de las novedades más relevantes que incorpora esta regulación.

En primer lugar, esta Ley define qué es el secreto empresarial, y lo hace de una manera muy amplia, permitiendo que todo tipo de información pueda serlo. El objeto de protección incluye cualquier información o conocimiento que cumpla con tres requisitos:

  1. Sea secreto.
  2. Tenga valor empresarial.
  3. Haya sido objeto de medidas razonables para mantener su secreto.

Así, prácticamente cualquier conocimiento que una empresa genere puede ser un secreto empresarial.

En segundo lugar, se indican qué actividades son considerados lícitas e ilícitas, teniendo en cuenta las actividades que la gestión de los secretos empresariales conlleva: obtención, utilización y revelación. Así, tales actos podrán ser legales o ilegales según las circunstancias que describe la Ley.

Por un lado, la obtención, y por ello la utilización y revelación será lícita si es consecuencia de:

  1. El descubrimiento independiente.
  2. La ingeniería inversa.
  3. El ejercicio de los derechos laborales.
  4. Cualquier otra actuación conforme a las prácticas comerciales leales.

Pero, por otro lado, esas mismas actuaciones (obtención, utilización y revelación de secretos empresariales) también pueden ser consideradas ilícitas. Esto ocurre en el caso de que la obtención del secreto empresarial se haya producido sin autorización del titular, es decir, en el caso de obtención ilícita.

Esta forma de obtener la información afecta a las otras conductas, pues la utilización y revelación serán también ilícitas si la obtención lo ha sido. También, si se ha llegado al conocimiento de forma lícita, pero se utiliza o revela incumpliendo alguna obligación contractual o similar, estos actos serán considerados como infracciones del secreto empresarial.

Una de las novedades importantes de esta nueva Ley es la responsabilidad por la infracción, pues se fija la responsabilidad objetiva de terceros que no cometen las actividades ilícitas explicadas antes. Así, será responsable de una infracción el que obtenga, revele o utilice el secreto empresarial sabiendo o debiendo saber que lo obtiene de quien lo utiliza o revela de forma ilícita. Este modelo de responsabilidad objetiva se extiende también a los que producen, ofertan o comercializan mercancías que incorporan un secreto previamente utilizado de forma ilícita.

Pero la nueva Ley no se queda ahí, pues también establece un régimen de responsabilidad que podríamos calificar de “ultra objetiva”, por el que se considera responsable incluso al tercero de buena fe, aunque dicha responsabilidad es más atenuada que en los supuestos anteriores.

Por tanto, la Ley exige una gran diligencia a las empresas a la hora de transmitir o recibir secretos empresariales, debiendo cuidarse de no tratar con información obtenida de forma irregular para evitar sanciones.

Puedes acceder a segunda y última entrega aquí
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¿Por qué, ahora más que nunca, es esencial tener un plan de gestión del secreto empresarial?

La inminente Ley española de Secretos Empresariales, impulsada por la Directiva 2016/943 relativa a los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados, va a suponer un gran avance en España (como lo van a ser las respectivas leyes nacionales europeas) para la protección del secreto empresarial, que se posiciona a la misma altura que los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial (patentes, marcas, diseños y derechos autor) ofreciendo una protección similar a los mismos.

Ahora bien, una mínima diligencia en la materia hace necesario tener un plan de gestión de secreto empresarial para su protección y defensa, por los motivos que vamos a exponer a continuación.

Es necesario remarcar que no toda la información confidencial tiene la condición de secreto empresarial. El cumplimiento de los requisitos que establece la Ley (información secreta, con valor empresarial real o potencial y objeto de medidas razonables para mantenerla en secreto)  es fundamental para que la información tenga la condición de secreto empresarial ya que cuando se quiera hacer valer frente a un tercero, éste intentará alegar que no tiene esa condición y obligará al titular del mismo a realizar una actividad probatoria en contrario.

No solo se considerarán infractores los que tengan esa responsabilidad por actos propios de obtención, utilización y revelación ilícitas, sino que también la ley establece tal responsabilidad con carácter objetivo para aquellos que sabían o, en dichas circunstancias, deberían saber del origen ilícito, e incluso una responsabilidad “ultra objetiva” ya que los intermediarios (fabricantes, importadores o los que comercializan) de buena fe también tienen responsabilidad cuando realizan su actividad y el producto o servicio infringe el secreto empresarial de un tercero. Esto enfatiza la necesidad de realizar procesos de due diligence de empresa y la firma de contratos trasladando a los proveedores las responsabilidades derivadas de infracciones de secretos empresariales.

Enlazando con lo anterior, podemos afirmar que es una Ley que protege a los titulares de los secretos empresariales, dando una seguridad jurídica suficiente para actuar en el mercado. Y, que, por lo tanto, al cumplir con la nueva Ley las empresas que gestionen correctamente los secretos dispondrán de diversos mecanismos legales para impedir que terceros infrinjan sus secretos empresariales.

Por último, no podemos dejar de señalar que la correcta gestión del secreto empresarial aminora el riesgo de fuga de secretos empresariales por parte de empleados y terceros, y supone un valor añadido para los procesos de venta o licencia de estos.

Autores: Javier Fernández-Lasquetty y Cristina Espín
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Nueva Ley española de Marcas por Navidad!

Un año más el legislador español se muestra fiel a su tradición de irrumpir en las fiestas Navideñas con bruscos cambios legislativos. En esta ocasión, acuciado por el plazo de adaptación de la ley española a la Directiva sobre Marcas, el Gobierno ha optado por impulsar la reforma por la vía de “urgencia” del Real Decreto-Ley.

En el BOE de hoy, en un texto conjunto al lado de la regulación del transporte ferroviario y los servicios de viaje vinculados, se publica la anunciada reforma de la Ley de Marcas.

La entrada en vigor de los cambios será escalonada, lo que permite cierto tiempo para la asimilación. El 14 de enero de 2019, entrará en vigor el grueso principal de la Ley; ciertas previsiones relativas al procedimiento de oposición deberán aguardar a que se lleve a cabo el pertinente desarrollo reglamentario; y la desjudicialización de las acciones de nulidad y caducidad de marcas por asumir la OEPM la competencia no será efectiva hasta el 14 de enero de 2023.

Sin perjuicio de las vicisitudes que pueda experimentar el Real Decreto Ley durante su ratificación parlamentaria, contamos ya con una Ley de Marcas adaptada a la Directiva que empezará a dar su juego muy pronto… ¡como un regalo anticipado de Reyes!

  Autor: Antonio Castán
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