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Consentimiento y acuerdos de coexistencia en el registro de marcas comunitarias: el caso PENTASA

El registro de una marca contará con el consentimiento de terceros, en tanto en cuanto se ajuste estrictamente al caso, a la Ley y a la buena fe. Esta es la afirmación que podría deducirse de la Sentencia dictada recientemente por el Tribunal General de los casos agrupados  T-544/12 y T-546/12 (en inglés).

Al solicitante de las marcas comunitarias PENSA PHARMA y PENSA le fueron concedidos dichos signos a comienzos de 2009. No obstante, los titulares de las marcas PENTASA, marcas nacionales registradas en diversos países de la Unión Europea, presentaron sendas acciones de nulidad contra las nuevas marcas “PENSA”.

Tanto la División de Cancelación como la Sala de Recursos de la OAMI estimaron tales acciones de nulidad, por lo que el titular de las nuevas marcas presentó recurso ante el Tribunal General (TG) alegando que el registro de sus marcas había contado con el consentimiento de los titulares de las marcas anteriores PENTASA y argumentando tres razones principales.

La primera de ellas es que las marcas habían coexistido pacíficamente en España e Italia, y a consecuencia de ello, el titular de las marcas anteriores había consentido implícitamente el registro de las marcas ahora impugnadas. A este respecto, el Tribunal General considera que tal razonamiento es irrelevante, puesto que el riesgo de confusión que pudiera haber en uno o más países sería suficiente para denegar el registro de las marcas solicitadas.

El segundo motivo por el cual el solicitante argumenta que contaba con el consentimiento de los demandantes, es debido a que éstos interpusieron oposiciones a las solicitudes de marcas PENSA, y que tales oposiciones finalmente fueron retiradas. A tal argumento contestó el Tribunal General que los demandantes enviaron cartas tanto a la OAMI como al propio solicitante en las cuales expresamente se decía que en caso de que las solicitudes de marca PENSA finalmente fueran registradas, interpondrían acciones de nulidad contra tales registros. Y que por ello, la retirada de las oposiciones no puede ser interpretada como equivalente a un consentimiento expreso por parte de los demandantes.

Además, añade el Tribunal, el Reglamento sobre la Marca Comunitaria no contempla que la retirada de una oposición conlleve la renuncia del derecho de solicitar una posterior declaración de nulidad.

El tercero de los motivos es quizá el que tiene una mayor relevancia jurídica. El solicitante sostiene que presentó ante la Sala de Recurso de la OAMI un acuerdo de coexistencia firmado entre las partes, por el cual se consentía el registro de las marcas. Sin embargo, dicho acuerdo no concernía a las marcas objeto de litigio, sino que se acordaba la coexistencia entre las marcas “PENSA” (azul) y “PENTASA”.

En este sentido, el Tribunal General establece que el acuerdo de coexistencia no se aplica ni se extiende a las marcas que son ahora objeto de nulidad, y que por tanto, no existe un consentimiento entre las partes para el registro de las nuevas marcas.

Como vemos, el TG rechazó todos y cada uno de los argumentos expuestos por el solicitante relativos al consentimiento entre las partes.

Los razonamientos del Tribunal General parecen sin duda muy acertados. No obstante, el solicitante de las marcas PENSA ha interpuesto recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, motivo por el cual estaremos muy pendientes de la decisión final que dicho Tribunal adopte.


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Buenas noticias para los titulares de marcas renombradas

LA MARCA RENOMBRADA EN ALGUNOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA PUEDE HACERSE VALER TAMBIÉN EN LOS ESTADOS EN LOS QUE NO TIENE RENOMBRE

En la sentencia dictada el 3 de septiembre de 2015 en el caso Iron & Smith kft/Unilever (C-125/14) el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha resuelto una interesante cuestión prejudicial planteada por un tribunal húngaro sobre la eficacia territorial del renombre de una marca comunitaria a efectos del artículo 4, apartado 3, de la Directiva 2008/95 (denegación de una solicitud de marca por su incompatibilidad con una marca comunitaria renombrada anterior para distintos productos). En definitiva se trataba de determinar si el renombre de una marca comunitaria en algunos países de la Unión Europea puede también ser esgrimido y tener consecuencias jurídicas en otros países de la Unión en los que el signo no es renombrado.

La cuestión prejudicial planteada por el tribunal húngaro no quitará el sueño al tranquilo ciudadano europeo, pero resulta apasionante para los profesionales de la propiedad industrial por su directa relación con los pilares del sistema de marcas de la Unión Europea, fundamentalmente el carácter unitario de la marca comunitaria y su compatibilidad con los sistemas nacionales.

Estos dos principios son consagrados rotundamente por el Reglamento de la marca comunitaria y vertebran el régimen marcario de la Unión, pero la realidad puede suscitar problemas dialécticos y prácticos tan interesantes y difíciles de valorar como el planteado por el tribunal húngaro en su cuestión prejudicial, pues efectivamente los grandes principios y dogmas no suelen resultar tan claros y reconfortantes cuando tenemos que descender a analizar casos concretos de acuerdo con las distintas realidades de los mercados locales.

El carácter unitario de la marca comunitaria implica que ésta producirá los mismos efectos en el conjunto de la Unión Europea, tal y como afirma expresamente el artículo 1 del reglamento sobre la marca comunitaria. La expresión “los mismos efectos” debe significar no sólo que el registro como tal resulta formalmente vigente en los 28 estados miembros de la Unión, sino que las facultades que otorga a su titular, fundamentalmente el ius prohibendi, tengan la misma eficacia en cualquier lugar de la Unión Europea.

En este caso, el Tribunal Justicia debía determinar si las facultades prohibitorias que se derivan del renombre de una marca comunitaria en algunos países también pueden esgrimirse en aquellos países de la Unión Europea donde no existe tal renombre. En el asunto analizado por el tribunal húngaro que planteó la cuestión prejudicial, la marca comunitaria anterior en la que se basaba la oposición a una solicitud de marca posterior se consideraba renombrada en el Reino Unido e Italia, pero no en Hungría, país de la nueva solicitud. Como agudamente observó el tribunal húngaro, la cuestión presentaba ciertas analogías con el debatido tema del uso de la marca comunitaria y de cuál debe ser su extensión territorial para ser considerado suficiente, cuestión resuelta por el Tribunal de Justicia fundamentalmente en el caso Leno (C-149/11). Sin embargo, como veremos el Tribunal afirma que la valoración del renombre de la marca debe realizarse con criterios propios no necesariamente coincidentes con los utilizados para valorar el uso.

El tribunal ha dictado una sentencia bien estructurada y bastante más clara de lo habitual. Así, de una forma alejada de la ambigüedad a la que nos tiene acostumbrados, el tribunal afirma con nitidez lo siguiente:
  1. Cuando se acredite el renombre de una marca comunitaria anterior en una parte sustancial de la Unión Europea, que puede incluso coincidir con el territorio de un solo Estado miembro, debe considerarse que esa marca comunitaria anterior goza de renombre en toda la Unión Europea.
  2. Los criterios establecidos por la jurisprudencia acerca del uso efectivo de la marca comunitaria no son aplicables necesariamente para determinar la existencia del renombre.
  3. La marca comunitaria renombrada puede beneficiarse de la protección específica establecida en la directiva para tales marcas incluso en los estados miembros donde no goce de renombre si se acredita que una parte del público, comercialmente no insignificante, conoce la marca y establece un vínculo entre ella y la marca nacional posterior, y que existe una infracción efectiva y actual contra la marca comunitaria o un serio riesgo de que se produzca en el futuro.


Así pues, la marca comunitaria renombrada anterior gozará de la protección reforzada de las marcas renombradas incluso en aquellos países en los que no se consideraría como tal, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones de riesgo real y perjuicio efectivo que en realidad la jurisprudencia ya venía exigiendo incluso en aquellos territorios donde no había duda del renombre de la marca anterior, por ejemplo en las sentencia de los casos General Motors (C-375/97) o Royal Shakespeare (T-60/10) (texto sólo en inglés).



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Fin del secreto bancario incondicionado en la investigación de ventas online de productos falsificados

En reciente sentencia de 16 de julio 2015 (asunto C-580/13), el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJ) acaba de establecer los límites a las leyes nacionales que protegen el secreto bancario. A raíz de una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo Federal de Alemania sobre la compatibilidad de su ley nacional de secreto bancario con la Directiva 2004/48/CE relativa al respeto de los derechos de propiedad industrial e intelectual, el TJ declara que dicha Directiva se opone a una disposición nacional que permita, de forma ilimitada e incondicional, a una entidad de crédito ampararse en el secreto bancario para negarse a facilitar a la autoridad judicial información relativa al nombre y dirección del titular de una cuenta bancaria en el marco de un procedimiento por violación de la propiedad industrial e intelectual.

Los hechos se remontan al año 2011 cuando Coty Germany, licenciataria en exclusiva de la marca comunitaria Davidoff Hot Water, adquirió a través de una plataforma de subastas por Internet un frasco de perfume con dicha marca, ingresando su importe en la cuenta bancaria abierta en el Stadtsparkasse Magdeburg indicada por el vendedor. Tras comprobar que el perfume comprado era falso, Coty Germany pidió a la plataforma de subastas que le comunicara el verdadero nombre del titular de la cuenta de usuario de la plataforma que había vendido el perfume utilizando un seudónimo. La persona designada admitió ser el titular de esa cuenta de usuario pero negó haber vendido el perfume, negándose, al amparo de su derecho a no declarar, a dar más información.

Coty Germany solicitó al banco Stadtsparkasse Magdeburg que le facilitara el nombre y dirección del titular de la cuenta bancaria en la que se había ingresado el importe del perfume falsificado, negándose este banco a facilitar esa información acogiéndose al secreto bancario.

Ante esta situación, Coty Germany ejercitó una acción civil ante el Tribunal Regional de Magdeburgo y éste conminó a dicho banco a comunicar la información solicitada. Posteriormente, la sentencia fue anulada por el Tribunal Superior Regional de Naumburgo al estimar que el banco podía negarse a testificar en un proceso civil en base a la ley civil alemana. Coty Germany interpuso recurso de casación ante el Tribunal Supremo Federal, que suspendió el procedimiento y planteó la cuestión prejudicial ante TJUE.

La cuestión pone en evidencia la necesaria conciliación, por una parte, del derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho de propiedad industrial e intelectual y, por otra, del derecho a la protección de los datos personales.

El TJ viene a declarar que la disposición del derecho nacional, aisladamente considerada, que permita a un banco denegar de forma ilimitada, al no contener su redacción condición ni precisión alguna, la información relativa al nombre y dirección de la cuenta de las personas envueltas en actividades infractoras de la propiedad industrial e intelectual, no respeta el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y a la propiedad industrial e intelectual, impidiendo la aplicación por las autoridades nacionales competentes de la posibilidad de ordenar la comunicación de los datos prevista en el art. 8.1 de la citada Directiva.


Esta sentencia constituye un claro apoyo a las legislaciones nacionales que garantizan un justo equilibrio entre los distintos derechos fundamentales en juego, a la vez supone una seria limitación al secreto bancario en la investigación de las infracciones de la propiedad industrial e intelectual. Teniendo en cuenta la opacidad del vendedor de productos falsos a través de Internet, la identificación del titular de la cuenta bancaria en la que se efectúan los pagos resulta de extraordinaria importancia –la única forma, en la mayoría de los casos- para el descubrimiento del autor de la infracción. En nuestro país, hay que esperar que esta sentencia tenga mayor transcendencia en la jurisdicción civil, al limitar el secreto bancario invocable en ese orden, y algo menos en la jurisdicción penal, en la que el Juez de Instrucción ya dispone de amplias facultades en la investigación de delitos y de privación de derechos fundamentales. En cualquier caso, la sentencia supone un gran paso para hacer frente a un fenómeno descontrolado como son las ventas por Internet de productos con marcas falsificadas.



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Se confirma la sentencia en el caso Huawei sobre patentes esenciales para una norma

La reciente sentencia en el caso Huawei v ZTE (C 170/13) confirma en gran medida la opinión del Abogado General (comentada en nuestro blog de 2.12.2014).

Esta sentencia supone una ruptura con los criterios restrictivos establecidos por el Tribunal Supremo Alemán (BGH) en el asunto Orange Book (en alemán) relativo al encaje de las patentes esenciales para una norma con el derecho de la competencia. Representan así mismo un apoyo a la posición mantenida por la Comisión Europea, que se ha mostrado siempre muy crítica con la resolución Orange Book.

El Tribunal inaplica las normas establecidas por el BGH en el asunto Orange Book, donde la solicitud de cese por parte del titular de una patente que goza de una posición dominante, sólo se podría considerar abusiva si el presunto infractor hubiera hecho una oferta incondicional y vinculante, sin que pudiera limitarse ésta a los casos en los que se hubiera probado la infracción de la patente.

El Tribunal, sin embargo, considera que es el titular de la patente el que está obligado a enviar un requerimiento previo advirtiendo sobre la presunta infracción y ofreciendo a su vez una licencia bajo condiciones FRAND (equitativas, razonables y no discriminatorias) de empleo habitual, especificando, en particular, el precio del royalty así como el método de cálculo. De no hacerse así, se podría considerar un abuso de posición dominante.

El presunto infractor estaría entonces facultado a presentar una contra-oferta con condiciones alternativas e incluso podría ofrecer una garantía bancaria u ofrecer el depósito de una cantidad en un depósito. El titular de la patente sólo podrá solicitar el cese a un tribunal en el caso de que la contra-oferta pudiera considerarse banal o una mera táctica dilatoria. El presunto infractor se podría reservar asimismo el derecho a impugnar la validez de la patente y la existencia de la infracción

Esta sentencia supone que los derechos que disfrutaban los titulares de las patentes esenciales para normas bajo el “criterio Orange Book” se hallen claramente restringidos.

N.BVersión española del artículo publicado en el IP Finance Blog

Autor: Colm Ahern

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Libertad de expresión, insultos y derechos humanos

“Por la libertad así como por la honra se puede y debe aventurar la vida”
Don Quijote de la Mancha
Miguel de Cervantes

No poco revuelo ha causado la sentencia emitida por la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derecho Humanos (TEDH) en el asunto Delfi AS c Estonia 64569/09.

De nuevo nos encontramos ante un conflicto entre la libertad de expresión y el derecho al honor que afecta a los medios de comunicación, esencialmente los digitales y a su potestad/obligación de control de los contenidos difamatorios.


El supuesto de hecho del asunto parte de una situación en la que el titular de un portal de noticias web, Delfi, es considerado civilmente responsable por los Tribunales de Estonia, que consideran lesionado el derecho al honor de una persona por los comentarios difamatorios contenidos en un apartado habilitado a tal efecto por el titular del portal en cada noticia.

Delfi contaba con medidas para la supresión de los comentarios en su portal (un filtro automático para bloquear comentarios con ciertas palabras y un sistema de detección y retirada para la rápida supresión de mensajes difamatorios) y considera por tanto que la Sentencia estonia infringe su derecho a la libertad de expresión, por lo que la recurre ante el TEDH. 

En su decisión de primera instancia, el TEDH considera que la atribución de la responsabilidad a Delfi es una restricción a la libertad de expresión justificada y proporcionada, de ahí que entienda que la sentencia estonia no contravenga la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. Frente a ello, Delfi apela ante la Gran Sala del TEDH.

La Gran Sala ratifica la Sentencia, usando para ello argumentos muy similares a los de la primera instancia, si bien no idénticos. Mención especial merece el detalle de que, en contraposición a la anterior, la Sentencia de la Gran Sala no ha sido unánime.

La fundamentación jurídica de la resolución aborda por un lado la cuestión de la legalidad y por otro la cuestión de la libertad de expresión y sus restricciones.

Por legalidad se debe entender que “la norma debe ser accesible por la persona afectada y poder predecir sus efectos/consecuencias” ya que son estas consecuencias las que hacen moldear la conducta del sujeto, de ahí que deban ser previsibles.

Delfi alegaba que no existía ninguna norma nacional en virtud de la cual un intermediario pudiera ser considerado como editor. Argumentaba que la normativa a aplicar debía ser la legislación europea, la cual prohíbe expresamente la imposición de responsabilidad a los intermediarios en virtud de la Directiva 31/2000 de Comercio Electrónico.

La Gran Sala, advirtiendo que el problema de fondo radica esencialmente en la consideración de Delfi como mero intermediario,  aprovecha para recordar que entre sus funciones no se encuentra la de sustituir a los tribunales nacionales de tal modo que deba interpretar y aplicar normativa, sino únicamente determinar si los medios adoptados y sus efectos se encuentran en conformidad con la Carta Europea de los Derechos Humanos.

A los efectos de solventar este punto, el TEDH destaca que Delfi, al ser uno de los mayores portales de noticias de Estonia, debería estar familiarizado con las leyes y jurisprudencia nacional, atendiendo a las cuales no es insólito concebir una eventual responsabilidad por los hechos ya expuestos.


La Gran Sala considera pues, que sí se cumple el requisito de legalidad.

En cuanto a las cuestiones relativas a la necesidad en una sociedad democrática y de la libertad de expresión como elemento esencial de la misma, el TEDH intenta poner estos principios en contexto, para determinar así los posibles límites que serían de aplicación.

En este punto el TEDH destaca la naturaleza comercial y profesional de Delfi, aludiendo al interés comercial de ésta porque hubiera el mayor número de comentarios posibles. De ello se infiere que Delfi detentaba cierto grado de control, razón por la cual no se puede considerar como un mero intermediario.

El TEDH indica que aunque Delfi sí contaba con medidas de filtrado de comentarios, éstos demostraron ser insuficientes tanto en un plano previo (detección de palabras inapropiadas) como posterior (posibilidad de denunciar como contenido inapropiado) pues se tardaron 6 semanas en proceder a su efectiva retirada. En caso de no haber mediado dicha tardanza el Tribunal considera que no habría conflicto. Interesa destacar que el Tribunal califica los polémicos comentarios como manifiestamente ilícitos, tildándolos de discurso de odio.
 
Basándose pues, en estos argumentos, la Gran Sala del TEDH considera que la medida estonia de considerar responsable a Delfi por los comentarios de terceros no es una restricción desproporcionada al ejercicio de la libertad de expresión.

Si bien los anteriores son criterios preponderantes de la Gran Sala, los Jueces Sajó y Tsotsoria emitieron una opinión disconforme al respecto.

Entienden los citados jueces que la consecuencia de la sentencia es que todos los comentarios deberán ser monitorizados desde el momento en que son publicados. También con ello entienden que se incentiva a los portales a desactivar la opción de publicar comentarios respecto a noticias.

Estos hechos conducirán, según criterio de dichos jueces, a una censura colateral que no deja de ser una censura operada por el gobierno si bien no directamente, sí mediante el ejercicio de presión sobre los operadores privados al crear un escenario donde si se quiere evitar la responsabilidad la consecuencia inevitable es su auto–censura.

Lo anterior entienden que supone un atentado contra la libertad de expresión y una herramienta del gobierno para alcanzar a esos usuarios de Internet anónimos a los que, de otro modo, no tendría oportunidad de castigar.

El Tribunal Estonio condenó a Delfi a proceder a la retirada de los comentarios así como al pago de una multa de 320 euros. Habida cuenta que dicha cantidad resulta irrisoria para una entidad profesional así como que Delfi no se veía forzada a cambiar su modelo de negocio, las consecuencias eran mínimas.

La Gran Sala se esfuerza en remarcar que esta resolución no es extrapolable a otros casos de una manera genérica, ya que la solución adoptada es sólo válida en casos de comentarios de manifiesta ilicitud realizados en el contexto de un portal gestionado de forma profesional y con ánimo comercial. De ahí que aclare que este asunto no se refiere a otros foros de internet donde se difundan comentarios de terceros, donde los internautas pueden expresar libremente sus ideas sobre cualquier tema, sin que el administrador del foro aporte nada al debate para dirigirlo (por ejemplo, un foro de debate, o un tablón de anuncios electrónico); o una plataforma de medios sociales donde el proveedor de plataforma no ofrece ningún contenido y donde el proveedor de contenidos puede ser un particular que opera otra página web u otro blog como pasatiempo.

Como se puede ver, la sentencia refleja el debate actual sobre el ejercicio de la libertad de expresión en medios digitales y redes sociales. Si bien dicha libertad de expresión es uno de los principios  de todas las sociedades democráticas, no hay que olvidar que también el honor, la intimidad y la imagen son derechos constitucionalmente protegidos.

Los comentarios a las noticias son un nuevo modo de expresión de las ideas y han demostrado que sirven para enriquecer y democratizar los debates online, llegando incluso a aportar hechos o aspectos no incluidos en la noticia original por lo que sin duda contribuyen a fomentar la información veraz y equilibrada. En Europa se calcula que cada año se crean unos 5.000 millones de comentarios.

Sin embargo, basta la lectura de muchos medios digitales para ver cómo cualquier noticia puede provocar una serie de comentarios emitidos de forma anónima en los que encontramos no una opinión sino, muchas veces, sólo una catarata de insultos.

Miguel Hernández decía que “Para la libertad sangro, lucho, pervivo…”. Pero también que “Para la libertad me desprendo a balazos de los que han revolcado su estatua por el lodo”. El poeta habla en otro tiempo y de otras circunstancias, pero aquel esfuerzo de muchos invita a pensar si, en nuestros días, los que sólo insultan y tanto se amparan en la libertad de expresión son los que la arrastran por el lodo y si el establecimiento de límites puede ayudar a mantener y enaltecer la verdadera libertad de expresión.


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