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La armonización del plazo de protección de los derechos de autor no puede ser usado para revivir derechos en el dominio público

En una reciente sentencia (caso C-169/15) el Tribunal de Justicia de la Unión Europea considera que la Directiva 93/98/CEE sobre armonización del plazo de protección de los derechos de autor dentro la UE no tiene como efecto rescatar o revivir aquellos que con anterioridad a su fecha de entrada en vigor (1 de julio de 1995) se encontrasen, por cualquier motivo, en el dominio público en todos los países de la Unión. A estos efectos resulta indiferente que la pérdida de derechos con anterioridad a la fecha referida se haya producido por la aplicación de una legislación nacional que exige unas formalidades para la subsistencia de los derechos sobre una obra que son contrarias al Convenio de Berna.

El litigio principal que da lugar a la cuestión prejudicial enfrenta a la sociedad neerlandesa Montis Design, titular de los derechos –luego veremos cuáles- sobre una silla de comedor –Chaplin- y un sillón –Charly- con la compañía Goossens, propietaria de varias tiendas de muebles en Países Bajos, por la venta del modelo de silla “Beat” que supuestamente infringe los derechos de autor sobre la silla y el sillón de Montis.
Silla Beat

Silla Chaplin

Desde el año 1988 Montis contaba con el registro de ambos muebles como diseños internacionales. De acuerdo con la ley holandesa vigente en aquel momento (artículos 21.3 y 24 de la LBDM), un dibujo o modelo que gozara de carácter artístico podía estar protegido simultáneamente como diseño y por Derecho de autor, si bien la extinción del derecho sobre el diseño derivada del transcurso del plazo de protección (5 años) llevaba consigo la extinción simultánea del derecho de autor si el titular del dibujo o modelo no presentaba una declaración especial para mantener sus derechos de autor.

Dado que Montis no presentó nunca ninguna declaración, tanto los derechos sobre el diseño como los derechos de autor habrían quedado extinguidos en el año 1993.

La cuestión que lleva al Hoge Raad a suspender el litigio principal y elevar sus dudas al TJUE es fundamentalmente ésta: si como consecuencia de la derogación de una normativa nacional contraria al Convenio de Berna, el plazo de 70 años previsto en la Directiva 93/98 podría aplicarse a obras que a fecha de 1 de julio de 1995 se encontraban en el dominio público precisamente por haberles sido aplicada la normativa derogada.

Pues bien, según el TJUE, el plazo de 70 años p.m.a. que fija la Directiva 93/98 no puede ser de aplicación a los asientos objeto del litigio porque no se cumple ninguno de los dos requisitos que exige el apartado 2 del artículo 10: o bien que las obras se encuentren protegidas en al menos un Estado miembros a fecha de 1 de julio de 1995, o bien que cumplan los requisitos para acogerse a la protección de la Directiva 92/100.

Ciertamente, el tenor del artículo 10 apartado 2 de la Directiva 93/98 deja poco lugar a la duda: “Los plazos de protección contemplados en la presente Directiva se aplicarán a todas las obras y temas que estén protegidos en al menos un Estado miembros en la fecha a que se refiere el apartado 1 del artículo 13 [1 de julio de 1995] en virtud de la aplicación de disposiciones nacionales en materia de derechos de autor o derechos afines…” Si tal como quedó acreditado en el litigio principal las obras en cuestión no se encontraban protegidas en ningún Estado miembro a fecha de 1 de julio de 1995, no es posible aplicarles el plazo de protección de 70 años p.m.a. que establece la Directiva de duración. Como argumenta el TJUE no pueden extraerse consecuencias jurídicas distintas de una norma que el legislador comunitario estableció de forma tan clara. Sin embargo, no deja de llamar la atención el hecho de que la causa de que no pueda aplicarse este plazo sea el incumplimiento de una formalidad exigida por una norma nacional aparentemente contraria al Convenio de Berna y, por ende, contraria al derecho comunitario. Esto es algo que no pasa por alto el TJUE, frente a lo cual argumenta que los principios del Convenio de Berna no son vinculantes para la Unión hasta 1996. El argumento no parece del todo convincente porque en todo caso el conflicto entre la norma comunitaria y la nacional se habría producido a partir de ese momento.

Pese a llegar a conclusiones opuestas, tanto el Tribunal de Justicia como el Abogado general parten de la premisa de que la normativa neerlandesa, que subodirna la protección por derecho de autor de unos diseños a la presentación de una declaración y el pago de una tasa, es contraria al Convenio de Berna. Sin embargo, llama la atención que no se haya tenido en cuenta la regulación específica que tienen los diseños –pues en todo caso estamos hablando de una silla y de un sillón- dentro del referido Convenio. Su artículo 2.7 reserva a las legislaciones de los Estados miembros la facultad de regular todo lo relativo a los requisitos de protección de las artes aplicadas, dibujos y modelos. Esta libertad que se deja a los Estados permite sujetar la protección de estas obras a condiciones que pueden no respetar alguno de los principios que se establecen iure conventionis, como es la ausencia de formalidades. El artículo 2.7 del Convenio constituiría una excepción a la norma general contenida en el artículo 5.2, resultando que una norma como la neerlandesa sería conforme con el Convenio. La conclusión a que conduce esta argumentación es la misma a la que llega el Tribunal: el artículo 10.2 de la Directiva 93/98 no se opone a una normative como la neerlandesa. Sin embargo, la argumentación del TJUE no descansa en las peculiaridades regulatorias de los diseños y, por tanto, tiene una pretensión de aplicarse a todo tipo de obras. Si en vez de tratarse de una silla y de un sillón el objeto del litigio hubiera sido una obra literaria… ¿podría llegarse a la misma conclusión? En tal caso, aun aplicando el razonamiento del TJUE, es probable que la obra hubiese podido gozar del plazo ampliado de 70 años pues posiblemente hubiese sido más sencillo acreditar que los derechos sobre la misma se encontraban en vigor en algún otro Estado miembro.   

N.BVersión española del artículo publicado en el Kluwer Copyright Blog



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Sentencia del TJUE sobre el Art.21.2 del Reglamento (CE) 469/2009 relativo al Certificado Complementario de Protección para los medicamentos

El 5 de octubre de 2016, el TJUE dictó una nueva sentencia en materia de certificados complementarios de protección para los medicamentos (“CCPs”) en respuesta a una petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo de Estonia (asunto C-572/15). Es la primera sentencia en materia de CCPs que el TJUE dicta en 2016.

La cuestión prejudicial estaba relacionada con la interpretación del art. 21.2 del Reglamento (CE) 469/2009. Bajo la rúbrica “Disposiciones Transitorias” este artículo dispone que el Reglamento (CE) 469/2009 se aplicará a los CCPs “concedidos de conformidad con la legislación nacional de la República Checa, Estonia, Chipre, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Eslovenia y Eslovaquia desde el 1 de mayo de 2004 y con la legislación nacional de Rumanía desde el 1 de enero de 2007”.


El TJUE se pronuncia en primer término sobre la validez del precepto que nos ocupa. A estos efectos, el TJUE señala que el mencionado precepto trae causa de las adaptaciones incorporadas al Reglamento (CEE) 1768/92 con ocasión de la firma del Acta relativa a las condiciones de adhesión de la República Checa, la República de Estonia, la República de Chipre, la República de Letonia, la República de Lituania, la República de Hungría, la República de Malta, la República de Polonia, la República de Eslovenia y la República de Eslovaquia a la UE. El TJUE agrega que tales adaptaciones fueron objeto de un acuerdo entre los Estados miembros de la UE y el Estado solicitante y no constituyen un acto de una institución de la UE sino que son disposiciones de derecho primario que no pueden ser modificadas, suspendidas o derogadas por procedimientos distintos de los previstos para la revisión de los Tratados originarios. En consecuencia, el TJUE concluye que no es competente para conocer ni pronunciarse sobre la validez del referido artículo. Aunque el fallo de la sentencia alude al Acta relativa a las condiciones de adhesión de la República de Croacia, entendemos que esta remisión es equívoca y que en realidad el TJUE alude al Acta relativa a las condiciones de adhesión de las 10 repúblicas a que antes se ha hecho referencia a la UE.

En segundo lugar, el TJUE señala que el art. 21, apartado 2 del Reglamento (CE) 469/2009 debe interpretarse en el sentido de que se aplica al CCP de un medicamento determinado concedido por un Estado miembro (en el caso que nos ocupa en la República de Estonia) antes de su adhesión a la Unión. Esta consideración lleva al TJUE a señalar que en el supuesto de que ese medicamento hubiera sido objeto en el EEE de una AC anterior a la concedida en el referido Estado miembro, y, en su caso, a la adhesión de éste a la UE, sólo deberá tenerse en cuenta esa primera AC para determinar la duración de dicho CCP. El TJUE subraya en este punto que los efectos de la primera AC concedida en el territorio de un Estado miembro del EEE, son equivalentes a los de la primera AC en la UE en el sentido del art. 13 del Reglamento que nos ocupa.


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Infracción de marca de la Unión Europea, pero… no para toda la Unión Europea

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado recientemente sentencia en el asunto C-223/15, combit Software (sentencia de 22 de septiembre de 2016, ECLI:EU:C:2016:719) acerca de la interpretación del carácter unitario de la marca de la Unión Europea en relación con el alcance de las acciones de infracción frente a signos confundibles.
En el caso que dio lugar a la cuestión prejudicial planteada por el Oberlandesgericht Düsseldorf, éste consideró que el uso por una compañía del signo denominativo “Commit” para programas informáticos creaba en el consumidor medio germanoparlante un riesgo de confusión con la marca de la Unión “combit”.
Sin embargo, a juicio del tribunal alemán, tal riesgo no existía para el consumidor medio angloparlante, puesto que éste podía comprender con facilidad la diferencia conceptual entre el verbo inglés to commit y el término “combit”, compuesto por las letras “com”, por computer, y “bit”, por binary digit.
En esta situación, el Oberlandesgericht Düsseldorf plantea al Tribunal de Justicia la cuestión de cuál de los dos grupos de consumidores debe ser tenido en cuenta para valorar el riesgo de confusión, y si ha de apreciarse una violación de la marca de la Unión en todo el territorio de la Unión o se debe diferenciar entre los distintos Estados miembros.
Así las cosas, el Tribunal de Justicia responde a las cuestiones planteadas considerando que cuando exista riesgo de confusión en una parte del territorio de la Unión Europea debe declararse la existencia de una violación de la marca de la Unión, aunque en otros territorios de la Unión no exista ese riesgo. Esta solución está en línea con la que se aplica en el ámbito de las oposiciones a solicitudes de marcas de la Unión, donde basta que exista riesgo de confusión con una marca anterior únicamente en una parte de la Unión para que se acuerde la denegación del registro.
No obstante, el Tribunal de Justicia va un paso más allá de las cuestiones planteadas por el tribunal remitente y entra a valorar las consecuencias de esa declaración de infracción. Aquí, el TJUE encuentra apoyo en la doctrina enunciada en su anterior sentencia de 12 de abril de 2011, DHL Express France (C-235/09, ECLI:EU:C:2011:238). Como se recordará, en esa sentencia el Tribunal de Justicia había resuelto que una prohibición de continuar cometiendo actos de violación o de intento de violación dictada por un Tribunal de Marca Comunitaria debe extenderse, en principio, a todo el territorio de la Unión. Ahora bien, establecía la salvedad -apartado 48 de la sentencia- de que el demandado acreditara que el uso del signo infractor no podía menoscabar, especialmente por motivos lingüísticos, las funciones de la marca en una parte del territorio de la Unión, en cuyo caso el tribunal de marca comunitaria debía limitar el alcance territorial de la prohibición que impusiera.
Pues bien, partiendo de ese razonamiento, el Tribunal de Justicia concluye ahora que en una situación como la planteada por el Oberlandesgericht Düsseldorf el tribunal de marca de la Unión debe dictar un mandamiento de cese de uso del signo infractor en todo el territorio de la Unión Europea, con excepción de la parte de éste en la que se haya constatado la inexistencia de riesgo de confusión. A juicio del TJUE esta solución, a primera vista en contradicción con el principio del carácter unitario de la marca de la Unión, viene impuesta por la necesidad de que el ejercicio del derecho de exclusiva quede reservado a los casos en los que el uso del signo similar por un tercero menoscabe las funciones de la marca.
Autor: Carlos Morán
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¡Confirmado! Los titulares de licencias sobre dibujos o modelos comunitarios también pueden demandar aunque no hayan inscrito su licencia en el Registro

Si hace apenas unos meses el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunció (caso C-163/15) a favor de que los licenciatarios de marcas comunitarias (o mejor dicho, “de la Unión Europea”) tuvieran legitimidad para ejercitar acciones por infracción frente a terceros aunque las licencias no estuvieran inscritas, ahora ha sido el turno de los licenciatarios de dibujos o modelos comunitarios (todavía “comunitarios”).

En efecto, recientemente se publicó la decisión del TJUE en el asunto C-419/15 que tenía por objeto una cuestión prejudicial planteada por el Oberlandesgericht Düsseldorf (para entendernos, el tribunal alemán de apelación) a colación de un procedimiento entre dos empresas alemanas, la primera de ellas, la demandante, titular de una licencia exclusiva no inscrita de un diseño comunitario, y la segunda de ellas, la demandada, distribuidora de un producto presuntamente infractor del referido diseño.

Bajo estas circunstancias, el tribunal alemán plantea al TJUE dos preguntas: 
  • ¿Puede un licenciatario no inscrito ejercitar acciones por infracción de los derechos sobre un diseño comunitario registrado?
  • De ser así, ¿puede el licenciatario exclusivo además ejercitar una acción indemnizatoria por los daños y perjuicios sufridos o solamente puede participar en un procedimiento iniciado por el propio titular?

Con respecto a la primera de las cuestiones, una interpretación literal del artículo 33, apartado 2, del Reglamento 6/2002 podría llevar a pensar que una licencia no inscrita no permite hacer valer los derechos frente a terceros pues la primera frase de dicho apartado establece que “los actos jurídicos indicados en los artículos 28, 29 y 32 [sobre cesiones, derechos reales y concesión de licencias] sólo surtirán efectos frente a terceros en todos los Estados miembros tras la inscripción en el Registro”. Sin embargo, el Tribunal nos recuerda que las normas deben interpretarse no sólo teniendo en cuenta su tenor literal, sino también de acuerdo a su contexto y los objetivos que persigue.

Así las cosas, el Tribunal llama la atención al hecho de que tanto el propio apartado 2 del artículo 33 como también el apartado 3 del artículo 33 se refieren expresamente a los terceros que hubieran adquirido derechos, lo que le lleva a pensar que, desde un punto de vista contextual, la norma está pensada para regular los efectos que produce el registro frente a terceros que hubieran adquirido derechos después y no, en cambio, aquellos otros casos en los que el tercero sea simplemente un infractor.

En conclusión, la respuesta a la primera cuestión es que, efectivamente, un licenciatario puede ejercitar acciones por infracción de los derechos sobre el diseño comunitario registrado objeto de la licencia aunque dicha licencia no haya sido inscrita en el Registro.

Con respecto a la segunda de las cuestiones, la duda sobre si pudiendo el licenciatario no inscrito iniciar acciones por infracción podría además ejercitar una acción indemnizatoria surge del tenor del artículo 32, apartado 4, el cual establece que, a fin de obtener una indemnización por los daños y perjuicios sufridos, el licenciatario estará facultado para participar en la acción por infracción interpuesta por el titular del diseño comunitario, sin precisar si puede reclamar el resarcimiento cuando sea él mismo quien ejercita la acción.

De nuevo, el Tribunal recurre al contexto y señala que habiendo supuestos en los que el Reglamento contempla que el licenciatario exclusivo pueda ejercitar por sí mismo una acción por infracción (con consentimiento del titular y cuando el titular no haya actuado dentro de un plazo razonable pese a habérselo instado a hacer), no tendría ningún sentido que en cambio no pudiera solicitar el resarcimiento de los daños y perjuicios sin adherirse a una acción interpuesta por el titular. Esa interpretación restrictiva sería además, según apunta la sentencia, contraria al objetivo de la norma, el cual consiste en dotar al licenciatario de vías procesales para actuar contra la infracción y defender así sus derechos.

En definitiva, la conclusión a la que llega el Tribunal en relación con la segunda cuestión es que el licenciatario, una vez legitimado para ejercitar la acción por infracción, puede asimismo reclamar por sí el resarcimiento de los daños y perjuicios sufridos.

De este modo, como ya hiciera con la marca comunitaria, el TJUE se posiciona nuevamente a favor de que los licenciatarios también puedan demandar aunque no hayan inscrito su licencia en el Registro. Esta decisión, además, se sitúa en línea con la interpretación que en su día realizó el Juzgado de lo Mercantil de Alicante, en cuya sentencia de 26 de diciembre de 2011 (ECLI:ES:JMA:2011:152) señaló que el artículo 33 del Reglamento estaba tan sólo dedicado a regular la posición jurídica del licenciatario frente a terceros subadquirientes del licenciante titular de la marca.


Autor: Joaquín Rovira

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El arrendador de un local también infringe derechos de marca


Si vas a alquilar un local o un puesto de venta en un mercadillo a un comerciante que puede estar infringiendo derechos de propiedad intelectual e industrial, ten bien presente que podrías llegar a ser demandado por sus titulares. 

El Tribunal de Justicia en una Sentencia hecha pública ayer 7 de julio de 2016, asunto C 494/15, considera al arrendador como un “intermediario” susceptible de soportar la acción judicial.

La sentencia trae causa de un litigio suscitado por las marcas Tommy Hilfiger, Lacoste y Burberry contra Delta Center. La demandada es la arrendataria del mercado denominado «Pražská tržnice» (mercado cubierto de Praga) que subarrienda a comerciantes los diferentes puestos de venta situados en dicho mercado.

Las demandantes interpusieron una demanda ante el Tribunal municipal de Praga con el objeto, básicamente, de que Delta Center se abstuviera de celebrar o prorrogar contratos de arrendamiento de puestos de venta en dicho mercado cubierto con personas que infrinjan derechos de propiedad intelectual

La Sentencia concluye como sigue: “el artículo 11, tercera frase, de la Directiva 2004/48 debe interpretarse en el sentido de que el concepto de «intermediari[o] cuyos servicios hayan sido utilizados por terceros para infringir un derecho de propiedad intelectual», a efectos de dicha disposición, incluye al arrendatario de un mercado cubierto que subarrienda los diferentes puestos de venta situados en dicho mercado cubierto a comerciantes, algunos de los cuales utilizan su puesto para vender mercancías que constituyen falsificaciones de productos de marca.”

La Sentencia matiza a continuación que en estos casos son aplicables los mismos requisitos que se exigen para la acción contra los intermediarios en el entorno digital, a saber: “Los requerimientos judiciales debían ser equitativos y proporcionados. Por consiguiente, no deben resultar excesivamente gravosos y no deben tampoco crear obstáculos al comercio legítimo. Tampoco puede exigirse al intermediario que lleve a cabo un seguimiento general y permanente de sus clientes. En cambio, se puede obligar al intermediario a que adopte medidas que contribuyan a evitar que se produzcan nuevas infracciones de la misma naturaleza por parte del mismo comerciante”.

Aunque la Sentencia contiene un llamamiento a la búsqueda de un justo equilibrio, la ampliación subjetiva del concepto de “intermediario” en las acciones por violación de derechos de propiedad industrial e intelectual en el entorno analógico parece clara.


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