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El Supremo emite sentencia sobre originalidad de obras arquitectónicas

El Tribunal Supremo español se ha pronunciado recientemente sobre el concepto de originalidad en el ámbito de las obras de arquitectura, sentando así, por primera vez, de forma clara y precisa, pautas para la aplicación de la protección por Derecho de autor a este tipo de obras.

 El supuesto de hecho que da lugar al litigio es muy común en el sector de la arquitectura. Un primer arquitecto (el demandante en primera y segunda instancia) elabora un Proyecto de arquitectura para un hotel en Barcelona por encargo de una promotora inmobiliaria. Al no obtener la autorización por parte de las autoridades urbanísticas, la promotora contrata a otros dos arquitectos (demandados en primera y segunda instancia y recurrentes en casación) para que preparen una segunda propuesta que se ajuste a la normativa urbanística municipal. Demandante y demandados suscribieron un acuerdo por el que el primero renunciaba al 50% de la dirección de la obra, compartiendo así el encargo con los otros dos. Se elaboró un Segundo Proyecto firmado por los tres arquitectos, que quedó paralizado por falta de liquidez de la promotora. Dos años más tarde, los demandados presentaron un tercer Proyecto, sustancialmente idéntico al anterior, pero esta vez sin la firma del demandante. Este hecho motivó la presentación de la demanda contra los arquitectos firmantes del tercero de los proyectos, en la que se alegaba, fundamentalmente, que el mismo constituía una obra en colaboración, regulada en el artículo 7 TRLPI y que, en consecuencia, los derechos sobre la misma correspondían a los arquitectos a partes iguales. Exigía el demandante su reconocimiento como coautor del proyecto y el abono de los honorarios que en tal concepto le hubieran correspondido.

Para el Tribunal la obra arquitectónica es una obra de carácter funcional que sólo está protegida por el derecho de autor en la medida en que sea “singular”. Más allá de los logros estéticos o prácticos la obra debe presentar “un carácter novedoso que permita diferenciarla de otras preexistentes”. Si se proyectan edificios “ordinarios”, sin una mínima singularidad o distintividad, la propiedad intelectual no le es aplicable.

Los pronunciamientos de la sentencia no pueden ser más elocuentes: “Ni todo proyecto arquitectónico está dotado per se de creatividad, ni el hecho de que el edificio sea de mayor o menor tamaño, o esté destinado a hotel, presupone esa creatividad. No todo proyecto arquitectónico ni toda edificación es una obra original, protegida por la propiedad intelectual

El Tribunal niega la condición de autor al arquitecto demandante en relación con la obra para la que colaboró con los demandados. Según puntualiza el Tribunal, cuando se trata de una obra en colaboración en la que pueden distinguirse partes que reúnen el requisito de la originalidad y partes que no lo reúnen, y tales partes corresponden a arquitectos diferentes, “aquellos que hayan realizado las aportaciones al proyecto arquitectónico dotadas de originalidad serán considerados autores protegidos por la normativa sobre propiedad intelectual, y aquellos que hayan elaborado las partes carentes de originalidad no gozarán de tal consideración y protección, sin perjuicio de los derechos de naturaleza contractual que resulten del encargo recibido y del trabajo realizado para cumplirlo“.

En el presente caso, el Tribunal considera que la participación del demandante no tenía la necesaria altura creativa para considerarle autor, a diferencia de lo que sucedía con la parte realizada en exclusiva por los demandados y limitada en esencia a la composición volumétrica, la fachada y los espacios exteriores, elementos estos a los que se habrían aplicado unos criterios compositivos dotados de originalidad.

 La sentencia comentada tiene una enorme relevancia porque no sólo consolida el concepto general de originalidad que ha de revestir una determinada creación para ser considerada una obra, sino que establece pautas bastante claras para su aplicación concreta a los proyectos arquitectónicos.

Versión española del artículo publicado en el Kluwer Copyright Blog
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La Unión Europea exige una resolución “de lujo”

Mediante resolución de 22 de enero de 2014 la Segunda Sala de Recursos de la EUIPO confirmaba la denegación del acceso al registro de la siguiente marca

Marca de la UE nº 011253044 (Denegada)

solicitada para una gran variedad de productos y servicios en las clases 9, 35, 39, 40, 41, 42 y 45.

El motivo del rechazo se debe a que EUIPO consideró que la marca solicitada carece de carácter distintivo e informa a los consumidores sobre la calidad de todos los productos y servicios controvertidos, sin excepción, llevando a cabo una motivación global de todos ellos.

Esta resolución fue anulada por el Tribunal General (TG) (T-222/14) al detectar un error en la motivación de la misma tras comprobar si la EUIPO había examinado y motivado suficientemente la falta de carácter distintivo del signo controvertido en relación con los productos y servicios para los que se denegó el registro de dicho signo como marca de la Unión.

El recurso de casación (C-437/15P) se centra por tanto en la cuestión de si la EUIPO debe pronunciarse sobre la capacidad o incapacidad del signo para distinguir su origen empresarial (i) en relación con cada producto o servicio, o (ii) por el contrario, si al detectar una característica común a todos ellos se podría hacer un análisis global de los mismos.

Como sabemos, la EUIPO tiene la obligación de motivar sus resoluciones con el objetivo de permitir, por una parte, que los interesados puedan conocer las razones por las que se deniega el acceso al registro de su marca con el fin de poder defender sus derechos y, por otra, que el juez de la Unión pueda ejercer su control sobre la legalidad de la resolución.

En efecto, cuando se solicita el registro de una marca, la Oficina debe llevar a cabo un examen de la capacidad del signo para distinguir los productos y servicios que designe analizando todos y cada uno de ellos.

La excepción a esta regla descansa sobre el hecho de que muchas veces los productos y servicios presentan un vínculo suficientemente directo y concreto hasta el punto de que se pueden agrupar en categorías homogéneas, en cuyo caso la Oficina podrá limitarse a una motivación global por cada una de ellas.

Pues bien, el TG se basó en el auto de 18 de marzo de 2010 (Asunto C-282/09 P), para apreciar las distintas categorías  en las que se podrían encuadrar los productos y servicios de la marca denegada (cine, publicidad, almacenamiento y transporte de mercancías, etc.) al ser muy diferentes por su naturaleza, características, destino y modo de utilización. Por esta razón, la Oficina debía haberse pronunciado sobre, al menos, cada una de las categorías homogéneas de que se compone la solicitud.

No obstante, la EUIPO sostiene que, en el presente caso, basta la existencia de una característica común (que todos los productos y servicios en cuestión son susceptibles de tener una calidad más o menos elevada) para que formen una única “categoría” y, por tanto, se pueda permitir una motivación global para todos ellos, evitando de este modo una repetición sistemática del fundamento básico del rechazo, esto es, que el signo carece de carácter distintivo respecto a cada uno de ellos.

Por su parte, el Tribunal de Justicia (TJ) anula la sentencia del TG por considerar que éste tendría que haber llevado a cabo:

1.      Una verificación sobre si, en su conjunto gráfico-denominativo, la marca podrá ser percibida de un modo directo e inmediato como una afirmación de calidad superior o un mensaje elogioso, en vez de como una indicación del origen comercial de los productos y servicios designados.

De ser así, el rechazo de la marca estaría plenamente justificado sin necesidad de proceder al examen del signo en relación con cada producto y servicio.

2.      Una verificación sobre si, denominativamente, el término “deluxe” transmite efectivamente una noción de “calidad superior” o podría tener un significado diferente.

En este último caso la marca podría poseer un carácter distintivo suficiente en relación con alguno de los productos o servicios, lo que obligaría a un pronunciamiento sobre cada uno de los mismos pudiendo llegar a conclusiones dispares en cada caso.

De este modo, el TJ considera que el TG ha ignorado la posibilidad de que, a pesar de sus diferencias, todos los productos y servicios controvertidos pueden tener una característica común que resulte pertinente para el examen de las prohibiciones absolutas de registro, lo cual podría justificar que se clasificaran en un único grupo homogéneo permitiendo efectuar por tanto una motivación global de todos ellos.

El asunto ha sido devuelto al Tribunal General, por lo que tendremos que esperar una decisión final sobre el fondo del asunto.

Autora: Soledad Bernal
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A vueltas con las marcas funcionales: agárralo como puedas

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea  (TJ) dictó sentencia el pasado 11 de mayo de 2017 (Asunto C-421/15 P), en relación con la interpretación de la prohibición de registro como marca de los “signos constituidos exclusivamente por la forma de un producto necesaria para obtener un resultado técnico” contemplada en el art.7.1.e) ii) del Reglamento sobre la Marca de la Unión Europea.

En los años 2002 y 2003 la empresa japonesa Yoshida Metal Industry  logró el registro de dos marcas gráficas de la Unión Europea para designar determinados cubiertos en clase 8 y utensilios y recipientes de cocina en clase 21, consistentes en la representación bidimensional de una serie de lunares negros:

(MUE nº 001371244)

(MUE nº 001372580)

Las referidas marcas se usaban en la práctica en el mango de los cuchillos comercializados por Yoshida y, correspondían a una serie de puntos cóncavos o hendiduras en la empuñadura de los cubiertos que cumplían una función antideslizante al cortar (y que estaban protegidas también por varias patentes):En 2007, las empresas PI Design AG, Bodum France SAS y Bodum Logistics A/S solicitaron ante la  EUIPO la anulación de dichas marcas con base en el art.7.1.e) ii), al considerar que los registros eran nulos por estar constituidos los signos por la forma de un producto necesaria para obtener un resultado técnico.

La EUIPO estimó las solicitudes de anulación y canceló los registros de las marcas.

El TJ ha desestimado ahora el recurso de casación interpuesto por Yoshida, confirmando la nulidad de las marcas.

La mencionada sentencia, acoge y confirma por un lado los argumentos esgrimidos previamente por el Tribunal General en su sentencia de 6 de marzo de 2014 (C-337/12 P y C-340/12 P) (véase comentario en este blog), estableciendo que la prohibición observada en el art.7.1.e) ii) debe aplicarse a marcas bidimensionales y tridimensionales y declarando que dicha prohibición de registro responde a un interés general, de tal forma que las empresas no puedan utilizar el Derecho de marcas para alargar la protección sobre soluciones técnicas de manera ilimitada. Además, señala que para una correcta aplicación del precepto es necesario identificar las características esenciales de la marca realizando un estudio caso por caso.

Por otro lado, y de gran relevancia, es la actual interpretación que realiza el TJ del art.7.1.e) ii), determinando que únicamente debe denegarse el registro como marca cuando “todas las características esenciales del signo son funcionales”, es decir, que el Tribunal considera que en las marcas controvertidas, la configuración específica de los lunares negros es un elemento funcional significativo, lo que comporta la imposibilidad de acceso al registro como marca y, por ende, su nulidad. En este sentido, el Tribunal precisa que el obstáculo observado por el art.7.1.e) ii puede salvarse y por tanto podría el signo acceder al registro cuando éste incorpore otros componentes no funcionales relevantes (como por ejemplo elementos ornamentales o de fantasía).

El Tribunal ha llevado a cabo una interpretación restrictiva del art.7.1.e) ii) a la hora de registrar este tipo de marcas constituidas por la forma de un producto, para evitar así el monopolio de las soluciones técnicas o características funcionales del producto por parte de las empresas. El interés de la sentencia estriba también en la delimitación minuciosa de los requisitos indispensables para que este tipo de signos gráficos puedan ser registrados como marcas.

Autora: Ana Pérez-Prat
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El caso Kukuxumusu: un juego de pulgas, gatos y ratones

El universo pictórico de Kukuxumusu se encuentra plasmado en infinidad de sudaderas y camisetas a lo largo y ancho de la geografía española. Un toro azul con cuernos amarillos o una oveja con ojos saltones y orejas disparadas son algunos de los personajes principales de este universo pictórico en el que sus creadores han sabido plasmar con un humor y con un estilo muy característico situaciones cotidianas a través de animales personificados.

Kukuxumusu, vocablo que significa “beso de pulga” en Euskera, nació en 1989 como un pequeño proyecto de tres amigos con dotes para el dibujo y mucha imaginación. Aunque empezaron vendiendo camisetas, su crecimiento a lo largo de los años ha sido tan grande que en la actualidad los característicos personajes del “universo Kukuxumusu” se ven plasmados en cualquier tipo de objeto que uno pueda imaginarse: botellas, baberos, pastilleros, paraguas, calcetines y hasta stickers de Facebook.

Pues bien, a finales de 2015, uno de los fundadores de la compañía y director artístico de la misma –Mikel Urmeneta-, se separa y emprende un nuevo proyecto en solitario. Bajo el nombre de Katuki Saguyaki (que en castellano significaría algo así como “carne de gato, manjar de ratón”) el antiguo socio monta un negocio de diseño gráfico y dibujo aplicado fundamentalmente al textil. Al parecer, gran parte de los diseños que integran las colecciones del proyecto Katuki Saguyaki son muy similares a los originarios de Kukuxumusu, cuyos derechos habían quedado en manos de la compañía al salir Urmeneta, lo que lleva a Kukuxumusu a presentar una demanda contra Mikel Urmeneta y sus socios por infracción de derechos de propiedad intelectual.

La defensa de la demandada pone el énfasis en la necesaria similitud que ha de existir entre los dibujos de unos y otros toda vez que el dibujante y creador de los diseños es la misma persona, que inevitablemente plasma su sello y estilo personal en cualquier creación que salga de su puño. Según ésta, las similitudes tienen lugar de forma abstracta, pero no existe un plagio de obras concretas e individualizables.

A la vista de los argumentos de las partes, pero sobre todo del análisis pericial de las obras en liza, el Tribunal considera que se ha producido una vulneración de los derechos de propiedad intelectual de Kukuxumusu al constituir los dibujos de los demandados –más allá de la identidad del estilo y de la técnica- reproducciones y transformaciones de obras concretas no consentidas por la actora.

La sentencia resulta interesante desde el punto de vista jurídico por la propia situación que es enjuiciada: un artista que, al ceder todos los derechos patrimoniales sobre muchas de sus obras, ve aparentemente coartada su libertad creativa para continuar creando obras que comparten un mismo estilo, una misma técnica y una misma temática. El argumento del demandado es precisamente éste ¿cómo puede un artista consolidado desprenderse de un bagaje profesional de casi 30 años? En este caso el argumento no le ha servido, puesto que la cuestión no se limita a un tema de estilo, sino de verdadero autoplagio de obras individualizadas.

Sea como fuere todo apunta a que esta lucha de pulgas, gatos y ratones no ha hecho más que empezar…

Versión española del artículo publicado en el Kluwer Copyright Blog

El Tribunal Supremo ratifica la sentencia comunitaria sobre el canon. Una historia repetida

El pasado mes de noviembre, el Tribunal Supremo español declaró nulas las normas que regulan el sistema de financiación de la compensación equitativa por copia privada con cargo a los presupuestos generales del Estado por ser contrarias a derecho comunitario. El sistema hasta ahora vigente fue sometido al examen del TJUE por el propio Tribunal Supremo a través de una serie de cuestiones prejudiciales que fueron resueltas en sentencia de 9 de junio de 2016 (C-470/14). La sentencia del Tribunal Supremo ha dejado un vacío legal que ha de ser cubierto por el Gobierno español en los próximos meses, lo que previsiblemente supondrá una vuelta al sistema de canon anterior.

La Directiva 2001/29/CE establece la obligación a cargo de aquellos Estados que contemplen en sus ordenamientos la excepción de copia privada de regular un sistema de compensación a los titulares afectados por este límite. En España, donde se contempla este límite, desde el año 2006 y hasta el 2016 estuvo vigente un sistema que gravaba con un canon aquellos aparatos, dispositivos y soportes de grabación aptos para la realización de copias privadas. Si bien los obligados al pago eran los fabricantes, distribuidores e importadores de tales aparatos, dispositivos y soportes, el deudor indirecto, y sobre quien recaía realmente el pago de la compensación, era el usuario final, a quien se le repercutía en el precio del producto que adquiría. Este sistema fue objeto de una fuerte campaña de desprestigio social, sobre todo a partir del famoso caso “Padawan” en el que la Audiencia Provincial de Barcelona acabó absolviendo a una empresa informática comercializadora de soportes del pago de una elevada suma de dinero en concepto de compensación equitativa que la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) llevaba reclamándole durante años. En aquel asunto intervino el TJUE a petición de la Audiencia Provincial para establecer, entre otras cosas, que en un sistema como el entonces vigente en España ha de existir necesariamente una vinculación entre la aplicación del canon y la utilización de los aparatos, equipos y soportes para la realización de copias privadas. Ello implicaba que el “canon” no podía gravar aparatos, equipos y soportes que explícitamente no tuvieran como finalidad la realización de copias privadas. En el litigio principal la empresa Padawan pudo demostrar que sus productos estaban destinados a un uso profesional y no a la realización de copias privadas.

Fruto sin duda de estas reivindicaciones, que fueron utilizadas políticamente, fue la Disposición Adicional 10ª del Real-Decreto Ley20/2011, de 30 de diciembre, sobre medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, que vino a derogar el sistema de compensación equitativa mediante canon sustituyéndolo por otro cuya financiación se haría con cargo a los presupuestos generales del Estado. El nuevo sistema no fue objeto de desarrollo reglamentario hasta un año después, cuando se dicta el Real Decreto 1657/2012, de 7 de diciembre, en el que se establece, básicamente, que la cantidad destinada a la compensación equitativa se fijaría de forma anual mediante orden ministerial dentro de los límites presupuestarios establecidos para cada ejercicio.

Dos meses más tarde, en febrero de 2013, este Real Decreto fue impugnado por todas las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual españolas ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. El recurso pretendía la anulación de la norma con base en dos tipos de motivos: procesales y de fondo. Por un lado, se alegaba que no se habían utilizado para la regulación del nuevo sistema los instrumentos legales adecuados y, por otro, que el sistema era contrario a lo dispuesto en el artículo 5, apartado 2, letra b, de la Directiva 2001/29/CE. En lo que se refiere a esta segunda cuestión, las demandantes argumentaban que el principio fijado por la jurisprudencia del TJUE de que la compensación equitativa sea sufragada en última instancia por las personas físicas que realizan las copias privadas no se respeta en un sistema como el español en el que la compensación es soportada por todos los contribuyentes sin hacer distinciones. Argumentaban, además, que la financiación de la compensación con cargo a los presupuestos generales del Estado no garantiza el carácter equitativo de la misma.

El 9 de junio de 2016 el TJUE dictó sentencia en la que, contestando únicamente a la primera de las cuestiones planteadas, determinó que el sistema español era contrario a la norma comunitaria.

La sentencia comentada puede considerarse como el colofón a toda una serie de advertencias y pronunciamientos que desde antes de su nacimiento venían anunciando la incompatibilidad del sistema español de financiación de la compensación con cargo a los presupuestos generales del Estado con lo establecido en la Directiva 2001/29/CE. Precisamente, uno de los principales pronunciamientos del TJUE en el asunto Padawan es el de que la compensación equitativa ha de ser soportada por la personas físicas que realizan las copias privadas, sin perjuicio de que en aras a poder hacer efectivo el cobro pueda exigirse su pago a los fabricantes, importadores y distribuidores, quienes posteriormente lo repercutirán en el precio final del producto. Resulta sorprendente que en aquel asunto la sentencia del TJUE se utilizara para tachar de arbitrario e injusto un sistema que, en principio, gravaba de forma indiscriminada todos los soportes y aparatos  aptos para la realización de copias sin tener en cuenta el destino, privado o profesional, de los mismos y que, un año después, el Gobierno español adoptara otro en el que no sólo no se excluye del pago de la compensación a profesionales y personas jurídicas que venden aparatos y soportes de grabación no destinados a la realización de copias privadas, sino que directamente es sufragado por todos los contribuyentes.

Anulado el Real Decreto y declaradas inaplicables las normas que regulan la compensación equitativa por copia privada con cargo a los presupuestos generales del Estado… ¿qué sistema tenemos ahora? Es la pregunta que inevitablemente surge, puesto que la derogación del sistema  actual no implica una “resurrección” de las normas que regulaban el anterior. Actualmente lo que hay es un vacío legal que ha de ser resuelto en un breve espacio de tiempo por el Gobierno español, previsiblemente poniendo nuestro sistema en línea con el de los demás Estados miembros.

N.BVersión española del artículo publicado en el Kluwer Copyright Blog

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