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Caso “La mafia se sienta a la mesa”: el TG en contra de la banalización en las marcas

La Honorable Hermandad, S.L., a la que le sucedió la recurrente, La Mafia Franchises, S.L., solicitó el 30 de Noviembre de 2006 el registro de la marca de la Unión Europea nº. 5510921 en clases 25, 35 y 43.  La marca no tuvo objeciones ni oposiciones y fue concedida el 20 de Diciembre de 2007.

El 23 de Julio de 2015, la República Italiana interpuso una acción de nulidad (Procedimiento 11247 C) invocando la aplicación de la prohibición establecida en el art. 7.1 f) del Rto. Nº 207/2009 (actualmente art. 7.1.f. del Rto. Nº 2017/1001) al considerar que esta marca era contraria al orden público así como a las buenas costumbres.

Esta acción fue estimada mediante Decisión de fecha 3 de Marzo de 2016, quedando la marca denegada. En su Decisión, la EUIPO concluye que el contenido semántico de la marca impugnada es profundamente ofensivo para cualquier persona en Europa con un nivel normal de sensibilidad y tolerancia. Este carácter ofensivo resulta del hecho de que el mensaje de la marca minimiza la amenaza de una organización criminal como La Mafia al convertirlo en alguien con quien compartir la mesa. Esta asociación junto con la representación de una rosa disminuyen el significado negativo que tiene La Mafia (es decir, lo trivializan), resultando de esta forma ofensiva no sólo para las víctimas de La Mafia sino también para aquellas personas que conocen el carácter violento de esta organización.

Frente a esta Decisión, La Mafia Franchises interpuso recurso (Procedimiento R 803/2016-1) que fue desestimado mediante Decisión de la Primera Sala de Recursos de fecha 27 de Octubre de 2016. La Sala, sobre la base de que la EUIPO –en cuanto organismo de la Unión- debe adoptar una posición estricta en los asuntos que vulneran los principios y los valores básicos de la sociedad europea así como del principio general de que debe rechazarse, por ser contraria al orden público, cualquier marca que respalde o beneficie a un grupo delictivo organizado, confirma la denegación del registro de esta marca pues, a su entender, promueve manifiestamente y en letras grandes el nombre de la organización criminal Mafia, la cual el Gobierno italiano combate mediante leyes y medidas de aplicación específicas. Pero es más, la adición del conjunto denominativo “se sienta a la mesa” deforma la gravedad que La Mafia evoca al transmitir un mensaje de cordialidad y de banalización,  convirtiéndolo en una simple reunión alrededor de una mesa.

Esta Decisión fue recurrida ante el Tribunal General (Asunto T-1/7) que ha resuelto el caso mediante sentencia de 15 de marzo de 2018. En su sentencia, el TG considera acertado el que la Sala de Recurso considerara La Mafia como elemento dominante de la marca controvertida y que dicho elemento denominativo evocaba de manera manifiesta en el público pertinente el nombre de una organización criminal responsable de atentados particularmente graves contra el orden público no sólo en Italia sino en otros Estados (particularmente dentro de la Unión); resultando intrascendente si el registro de la marca no tenía la finalidad de chocar u ofender así como el renombre adquirido por la marca alegado por el recurrente.

Pero es más, el TG comparte la opinión de la EUIPO y del Gobierno italiano de que la inclusión de la frase “se sienta a la mesa” en la marca evoca para el público conocedor de la lengua española la idea de “compartir una comida” y por consiguiente, va a conllevar la asociación de la Mafia a las ideas de cordialidad y de relajación contribuyendo a la banalización de las actividades ilícitas de dicha organización criminal.

En definitiva, en el párrafo 47 de la Sentencia, el TG señala “De lo que precede resulta que la marca controvertida, vista en su conjunto, evoca una organización criminal, da una imagen globalmente positiva de dicha organización y, por lo tanto, banaliza los ataques graves que tal organización perpetra contra los valores fundamentales de la Unión mencionados en el anterior apartado 36. La marca controvertida es, por lo tanto, chocante u ofensiva no sólo para las víctimas de dicha organización criminal y sus familias, sino también para cualquier persona que, en el territorio de la Unión se encuentre ante dicha marca y posea umbrales medios de sensibilidad y tolerancia”.

Esta sentencia es ahora susceptible de ser recurrida ante el Tribunal de Justicia.

Autor: Javier Úbeda-Romero

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¿Cómo se determina si las características de un diseño están dictadas exclusivamente por su función técnica?

En su reciente sentencia de 8 de marzo de 2018, C-395/16, DOCERAM contra CeramTec, el Tribunal de Justicia ha abordado la controvertida cuestión de la prohibición de protección como diseño comunitario de las formas dictadas exclusivamente por su función técnica. Esta prohibición está recogida en estos términos en el artículo 8.1 del Reglamento núm. 6/2002 sobre los dibujos y modelos comunitarios. Su finalidad, según se expresa en el considerando 10 del Reglamento, es la de evitar que a través de la exclusiva otorgada al titular de un diseño industrial pueda llegar a obstaculizarse la innovación tecnológica.

Ahora bien, la interpretación realizada por los tribunales nacionales y por la EUIPO de esta norma no ha sido uniforme hasta ahora. Básicamente, han coexistido dos diferentes enfoques:

  1. Por un lado, el de la llamada multiplicidad de las formas, conforme al cual si existen diferentes formas alternativas para un objeto que cumplan la misma función técnica, no se puede considerar que el diseño en cuestión esté exclusivamente dictado por esa función. Este criterio seguido ha sido seguido por los tribunales de varios países, entre ellos Alemania, Francia y España.
  2. La EUIPO, sin embargo, ha optado en sus últimas decisiones por un enfoque distinto, conforme al cual debería examinarse si el diseñador eligió las características del diseño tomando en consideración únicamente su funcionalidad o si también tuvo cuenta otras consideraciones. Este análisis tendría además que hacerse desde la perspectiva de un observador razonable u objetivo.

El TJUE no había tenido hasta el momento oportunidad de pronunciarse sobre el tema. La ocasión se la ha brindado la cuestión prejudicial planteada por el Oberlandesgericht Düsseldorf en el procedimiento que enfrenta a las compañías alemanas DOCERAM GmbH y CeramTec GmbH. La primera es titular de varios registros de diseños comunitarios que protegen la apariencia de unos pernos cerámicos que se utilizan en las máquinas de soldado para mantener en una posición correcta los elementos a soldar:

En respuesta a una acción de infracción de esos registros, la compañía CeramTec GmbH pidió su declaración de nulidad por vía de reconvención, por incurrir en la prohibición establecida en el artículo 8.1 del Reglamento núm. 6/2002. La reconvención de nulidad fue estimada y DOCERAM apeló la decisión alegando que existían otras formas alternativas para el producto en cuestión que permitían obtener el mismo resultado técnico. A la vista esta situación, el tribunal de Düsseldorf plantea la cuestión prejudicial ante el TJUE a fin de que se pronuncie sobre qué criterio debe ser empleado para el análisis de la prohibición.

Pues bien, el Tribunal de Justicia rechaza en primer lugar la doctrina de la multiplicidad de formas. A su juicio, ni del artículo 8.1 del Reglamento núm. 6/2002 ni de ninguna otro precepto del Reglamento se desprende que la multiplicidad de las formas sea el único criterio que permita determinar la aplicación de dicho artículo. Siguiendo la opinión del Abogado General, considera además que de aplicarse este criterio se permitiría que un operador que registrase las varias formas alternativas que cumplieran una misma función técnica obtuviera en la práctica una protección exclusiva equivalente a la de una patente, sin cumplir los requisitos de esta última.

Por tanto, el TJUE acoge el criterio alternativo, afirmando que el factor a considerar es si a la hora de elegir las características de apariencia del producto se han tenido en cuenta otras consideraciones distintas a la necesidad de que cumpla una función técnica, en particular las vinculadas a su aspecto visual. De este modo, el Tribunal concluye que para que se aplique la prohibición del artículo 8.1 del Reglamento núm. 6/2002 es preciso que su función técnica sea el único factor que determinó las características de apariencia de un producto, para lo cual resulta irrelevante la existencia de dibujos o modelos alternativos.

Sin embargo, en respuesta a la segunda cuestión planteada por el Oberlandesgericht Düsseldorf , el Tribunal de Justicia rechaza que para realizar este análisis sea necesario acudir a la percepción de un hipotético “observador objetivo”.

Por contra, el TJUE -siguiendo también la opinión del Abogado General- afirma que para examinar la cuestión el juez nacional no debe basarse en la percepción de un “observador objetivo” sino que debe tener en cuenta todas las circunstancias del caso. Entre estas circunstancias deben considerarse, en particular, el diseño de que se trate, las circunstancias objetivas que muestren los motivos de elección de las características de apariencia del producto, los datos relativos a su utilización, o incluso la existencia de dibujos o modelos alternativos que permitan realizar la misma función técnica.

Como se puede apreciar, las pautas establecidas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en esta sentencia no facilitan demasiado la labor de los tribunales nacionales. Sin duda la cuestión de la funcionalidad técnica continuará siendo un importante elemento de controversia en los procedimientos de infracción y validez de los diseños industriales.

Autor: Carlos Morán

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¿Se ha dicho la última palabra sobre OPTIMA?

En el asunto T‑465/16  (ECLI:EU:T:2017:825), entre las compañías españolas Cotécnica, S.C.C.L. y Visán Industrias Zootécnicas, S.L. Cotécnica presentó la solicitud de registro de marca mixta de la Unión nº 013292479

para proteger “alimentos y piensos para animales” en la clase 31.

Visán formuló oposición en base a dos marcas. La marca mixta de la Unión nº 6511752

que designa, entre otros, “alimentos para gatos y perros” también en la clase 31

La marca denominativa de la Unión nº 11395688 OPTIMANOVA, que protege, entre otros, «Alimentos para animales» en la clase 31.

La División de Oposición estimó la oposición tomando en consideración únicamente la marca mixta de la Unión mencionada en primer lugar, y Cotécnica recurrió la decisión ante la EUIPO.

La Segunda Sala de Recurso de la EUIPO desestimó el recurso tras haber decidido igualmente examinar la oposición sólo respecto de la marca anterior mixta.

Con independencia de la evidente similitud entre los enunciados comparados, que por su claridad no tiene interés en este caso, según la Sala de Recursos en cada una de las marcas comparadas, el elemento denominativo «optima» pese a su escaso carácter distintivo, domina la impresión de conjunto dada su posición y su tamaño mientras que los fondos (cuadrado negro y rectangular rojo respectivamente), serán percibidos por el consumidor como elementos decorativos secundarios. También según esta resolución las palabras “cotecnica” por un lado, y “visán” por otro, pasarán prácticamente desapercibidas dados sus respectivos tamaños.

En base a estas apreciaciones, la Sala de Recurso también concluyó que entre las marcas en conflicto existe riesgo de confusión o al menos de asociación, pese al escaso carácter distintivo de la marca anterior. Finalmente, Cotécnica recurrió ante el Tribunal General que acaba de confirmar el criterio de las dos instancias anteriores, desestimando el recurso.

Esta coincidencia de parecer en tres instancias da la impresión de que éste era un claro caso vencedor para la parte oponente. Pero quizás no lo sea tanto, y de ahí los comentarios que siguen a continuación.

En primer lugar, el Tribunal General (al igual que las anteriores instancias) no ha considerado que las palabras “Cotécnica” y “Visán“, aunque tengan menor tamaño que la palabra “OPTIMA”, puedan servir para anular o al menos minorar el riesgo de confusión y en especial de asociación. Y eso a pesar de que estas palabras se ubican en primer lugar dentro de los logos y tienen un fuerte poder de localización, ya que corresponden al nombre principal de los titulares de las marcas enfrentadas.

Personalmente considero que éste no es un caso tan claro como pudiera parecer por el destino de los dos recursos hasta ahora planteados (y aún queda la última instancia si esta sentencia es recurrida ante el Tribunal de Justicia). Como es sabido, además de la  similitud entre signos y entre enunciados, que son los dos pilares indispensables para que pueda aplicarse el artículo 8.1 b), debe llegarse a la conclusión de que también existe riego de confusión o de asociación. Y puede concluirse que no los hay a pesar de que en el previo examen comparativo de signos y de enunciados se haya llegado a la conclusión de que en ambos casos hay similitud.

Si bien puede ser correcto afirmar que el elemento dominante de los signos comparados es la palabra “OPTIMA” y que en su conjunto los signos son similares, el escaso carácter distintivo de esta palabra, unido a la inclusión de los nombres de los titulares de las marcas, podría haber determinado un criterio de ausencia de riesgo de confusión y de asociación. El nombre del titular se incluye en ambas marcas, y no sólo en una de ellas, y ciertamente son palabras perfectamente legibles aunque tengan poco tamaño.

Hablando ahora como consumidor medio, cuando en el supermercado veo una palabra laudatoria como OPTIMA, MÁXIMA, SUPER o similares, inmediatamente presto mayor atención al resto de los elementos de la marca. Y si ese elemento es una palabra no genérica, que parece ser un nombre, asumo que es el fabricante o distribuidor del producto. Creo que ello no es debido a que sea experto en Derecho de marcas o porque sea un consumidor más avezado que la media, sino porque OPTIMA suena a OPTIMO, que es genérico y significa “lo mejor”.

Por cierto: el Tribunal General dice que “OPTIMA” no se entiende en los idiomas de la UE. ¡Podrían haber mirado en “Google Translator”!. Animo a todos a hacerlo.

 

Este artículo apareció por primera vez en WTR Daily,  3 de enero 2018.

Autor: Ramón Cañizares

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El Tribunal de Justicia valida la aplicación de la normativa española para la reivindicación de una marca de la Unión.

La sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el pasado 23 de noviembre de 2017 en el asunto C-381/16 (ECLI:EU:C:2017:889) ha admitido la posibilidad de que la propiedad de un registro de marca de la Unión sea reivindicada ante los tribunales por los motivos previstos en el artículo 2.2 de la Ley de Marcas española, cuando su titular esté domiciliado en España.

El Tribunal de Justicia resuelve en esta sentencia una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo español sobre la compatibilidad de dicho precepto con el Reglamento núm. 207/2009 sobre la marca de la Unión Europea. En el procedimiento que había dado origen a ese recurso se había interpuesto ante el Juzgado español de marca de la Unión una acción reivindicatoria de un registro de marca de la Unión “SHOWER GREEN. La acción se basaba tanto en el art. 18 del Reglamento núm. 207/2009, referido a la acción reivindicatoria de una marca registrada sin autorización por el agente o representante de su titular, como en el artículo 2.2 de la Ley de Marcas española, que contempla los supuestos más generales de marcas solicitadas con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual.

En primera instancia la acción había sido desestimada al considerar el Juzgado que el solicitante de la marca no era agente o representante del demandante y, por tanto, no se cumplían las condiciones del art. 18 del Reglamento sobre la marca de la Unión. En cuanto al artículo 2.2 de la Ley de Marcas española, el Juzgado entendió que no era aplicable al caso, al referirse a unos motivos de reivindicación que no están contemplados en el Reglamento de la Unión.

Esta decisión fue revocada en este segundo punto por el Tribunal de Marcas de la Unión de Alicante que, aplicando la doctrina que había mantenido en una sentencia anterior, afirma que el artículo 2.2 de la Ley de Marcas española puede ser aplicado en los supuestos de registros de marca de la Unión cuyo titular esté domiciliado en España, por entrar dentro del ámbito de la remisión a las leyes nacionales establecida en el art. 16 del Reglamento núm. 207/2009. Conforme a este último precepto, la marca de la Unión, en cuanto objeto de propiedad, se considerará como una marca nacional del país donde el titular tenga su sede o su domicilio o, en otro caso, un establecimiento. En el supuesto enjuiciado, el Tribunal estimó que la marca de la Unión “POWER GREEN” había sido solicitada con fraude de los derechos del demandante y, por esta razón, estimó la acción reivindicatoria con base en la Ley española.

Así las cosas, el Tribunal Supremo, antes de resolver el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de apelación, plantea la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Éste, en su sentencia de 23 de noviembre, respalda íntegramente la posición del Tribunal de marcas de la Unión de Alicante, confirmando la interpretación que había realizado de los artículos 16 y 18 del Reglamento núm. 207/2009.

A juicio del Tribunal de Justicia, la acción reivindicatoria de una marca de la Unión registrada a nombre de un agente o un representante del titular de la marca sin su autorización se rige exclusivamente por el Reglamento núm. 207/2009, pero cuando se trate de situaciones distintas serán de aplicación las normas nacionales del Estado miembro determinado por las reglas del art. 16 del Reglamento.

Esta decisión abre la puerta, al menos en los casos de marcas cuyo titular tenga su sede o su domicilio en España, a la posibilidad de que se ejerciten acciones reivindicatorias sobre ellas en supuestos que no están contemplados en la norma europea y que otorgan una mayor protección a las personas cuyos derechos sobre una marca se hubieran visto perjudicados por la actuación fraudulenta de un tercero.

 

Autor: Carlos Morán

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No es posible protección de denominaciones de origen a nivel nacional cuando hay régimen comunitario

El pasado 14 de septiembre tuvo lugar la esperada sentencia del TJUE en el caso PORT CHARLOTTE (C-56/16 P), que contribuye a esclarecer una de las sombras importantes de la regulación de las Indicaciones Geográficas en la Unión Europea, en la que la dispersión normativa, la existencia de algunas diferencias terminológicas y de redacción entre los reglamentos de la Unión Europea en algunos de los aspectos regulados por ellos han alimentado especulaciones y diversas interpretaciones en relación con cuestiones esenciales de su regulación como es la de su carácter exhaustivo.

Ya con anterioridad a ella, de acuerdo con la interpretación dominante, el régimen de la UE de protección de las indicaciones geográficas de productos agrícolas y alimenticios, vinos, bebidas espirituosas y productos vitivinícolas aromatizados revestía carácter exhaustivo y sustituye a la protección nacional de esos productos, que debía considerarse suprimida por los reglamentos de la UE actualmente vigentes en la materia.

La cuestión resultaba clara en el esquema de los productos agrícolas y agroalimenticios, dado que, tanto el Reglamento (CE) n° 510/2006 (predecesor del actual nº 1151/2012) como la STJUE 8.9 2009 (C-478/07 Bud, § 95-129) en su interpretación del mismo, mantenían que el régimen jurídico de protección de las indicaciones geográficas de productos agrícolas y alimenticios era uniforme y exclusivo y reemplazaba a las legislaciones nacionales en relación con esos productos.

La STGUE (Sala Cuarta), de 18 de  noviembre de 2015 (T-659/14, § 44), con base en el reglamento (CE) de vinos 1234/2007, que ya no está en vigor, afirmó que no resultaba de las disposiciones de ese reglamento que la protección que confería fuese exhaustiva y que, por el contrario, sí derivaba que la protección de las indicaciones geográficas con base en el reglamento de vinos podía ser completada por Derecho nacional que confiriese una protección adicional.

Finalmente, la sentencia PORT CHARLOTTE, en línea con el espíritu e incluso tenor literal que dejan traslucir los textos de los más recientes reglamentos de la Unión Europea en el campo de las indicaciones geográficas, anula en lo que se refiere a ese aspecto la sentencia del TGUE recurrida.

El resultado es que, habiendo sido confirmada por lo que respecta a los reglamentos UE relativos a las indicaciones geográficas de productos agrícolas y alimenticios y de vinos la exhaustividad de la regulación de la UE, parece que la cuestión queda resuelta y que lo mismo deberá interpretarse respecto de las indicaciones geográficas de bebidas espirituosas y productos vitivinícolas aromatizados.

Diferente asunto es el de las indicaciones geográficas de productos no agrícolas, que, al no contar con un régimen común en la UE, son objeto de legislación a nivel nacional por algunos Estados miembros. La UE está actualmente trabajando en la posible creación de una regulación comunitaria para este sector de productos.

En resumen, parece que podemos decir con fundamentos sólidos que, a diferencia de lo que ocurre con el campo de las marcas, donde existe posibilidad de registro de marcas nacionales y de la Unión Europea con regulaciones distintas y efectos territorialmente distintos, en el campo de las indicaciones geográficas, para los productos para los que actualmente existe una regulación sobre indicaciones geográficas de la Unión Europea, no es posible registrar indicaciones geográficas nacionales (algo que choca con la situación en algún estado miembro como Bulgaria) ni tampoco dictar normas que establezcan una protección adicional para éstas a nivel nacional (algo que en el caso tratado tenía su origen en Portugal, pero sin duda no es el único país en el que ocurre, y en España lo sabemos bien).

En cuanto a la colisión entre la denominación de origen y la marca confrontadas, la sentencia no entra a realizar una nueva valoración por considerarla una cuestión fáctica que corresponde al TGUE.

Una cuestión que sigue abierta, y más tras esta nueva sentencia, es la de la validez y aplicabilidad de alguna normativa española existente.

Autor: Miguel Ángel Medina

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