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El Big Data farmacéutico como activo valioso: el caso de IMS Health

El Tribunal Supremo español ha desestimado el recurso de casación presentado por la filial española del grupo americano IMS HEALTH frente a la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que le condenaba al pago de una indemnización de 5 millones de euros por apropiarse indebidamente y comercializar parte del contenido de una base de datos desarrollada por la empresa demandante.

INFONIS, SL y IMS HEALTH, SA, son empresas ambas que operan en el sector de la información y la tecnología dentro del ámbito médico. Fruto de una relación comercial, IMS tuvo acceso a una base de datos elaborada por INFONIS durante los años 2004 a 2006 – ZBSales – que contenía valiosa información sobre la distribución territorial de los centros médicos en España. Según el relato de los hechos, tras poner fin a la relación comercial y contractual en el año 2007, IMS habría continuado haciendo uso de la base de datos elaborada por INFONIS para elaborar un producto propio -Sanibricks -, que comercializaba a terceros.

En el año 2010, INFONIS interpuso demanda de juicio ordinario frente a IMS con base en la infracción del derecho sui generis sobre su base de datos y por actos de competencia desleal. El Juzgado de Lo Mercantil nº 2 de Madrid acogió las pretensiones de la demandante condendando a IMS a retirar del Mercado el producto Sanibricks y a indemnizar a INFONIS en más de 5 millones de euros, correspondientes al 65% de los ingresos obtenidos a través de la venta del producto infractor. IMS recurrió en apelación pero la Audiencia Provincial de Madrid desestimó de nuevo las pretensiones de IMS a excepción de lo concerniente a la obligación que imponía la sentencia de instancia de desinstalar el producto aun cuando hubiese sido adquirido por terceros de buena fe.

IMS recurre entonces en casación ante el Tribunal Supremo, que inadmite el recurso por falta de justificación e inexistencia de interés casacional.

No obstante, lo interesante de este caso son los pronunciamientos de la Audiencia Provincial de Madrid, confirmados posteriormente por el Alto Tribunal que dirimen cuestiones tales como el concepto de “inversión sustancial” y de “extracción o volcado de datos”, de gran relevancia ambos en el ámbito del derecho “sui generis” sobre las bases de datos.

En lo que se refiere al concepto de “inversión sustancial”, el Tribunal considera que ésta debe darse no tanto en la confección de la base de datos propiamente dicha sino en la obtención de los datos que conforman su contenido. A este respecto, considera que una inversión de 2.700.000 euros en concepto de remuneración a las personas que trabajaron en la búsqueda y recopilación de los datos, tal y como acreditó la demandada en primera instancia, ha de calificarse como sustancial.

Respecto de los criterios para determinar la existencia o no de infracción, más allá de la elevada similitud entre ambas bases de datos (cifrada por la demandante en un 86%), el Tribunal entiende que un factor definitivo es la presencia en la base de datos de la demandada, de multitud de errores ortográficos, erratas y gazapos presentes también en la base de datos originaria.

N.B. Versión española del artículo publicado en el Kluwer Copyright Blog

Autora: Patricia Mariscal

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Diferencias fonéticas entre marcas de cerveza. Existencia de riesgo de confusión, incluso si se pide de forma oral.

En el asunto T-859/16 (ECLI:EU:T:2018:352), Sociedad Anónima Damm contra Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), el Tribunal General declaró que las diferencias fonéticas entre los signos en conflicto eran suficientes para descartar la existencia de cualquier similitud para el público pertinente, a pesar del entorno ruidoso en el que se pida el producto de que se trate.

 

Antecedentes

El 8 de octubre de 2013, la parte coadyuvante, Schlossbrauerei Au, Willibald Beck Freiherr von Peccoz GmbH & Vo KG, presentó una solicitud de registro del siguiente signo figurativo para productos y servicios de las clases 32, 33 y 43:

 

El 17 de febrero de 2014, Plataforma Continental, S.L., formuló oposición sobre la base de las marcas denominativas españolas anteriores KELER (nº 1918524) y KELER 18 (nº 405653), ambas para productos de la clase 32.

Cuando la División de Oposición desestimó la oposición, Plataforma Continental interpuso un recurso. Sin embargo, la Quinta Sala de Recurso de la EUIPO desestimó el recurso por considerar que no existía riesgo de confusión con las marcas anteriores. Sociedad Anónima Damm, quien adquirió las marcas denominativas españolas anteriores tras la resolución de la División de Oposición, llevó el asunto al Tribunal General, el cual dictó sentencia el pasado 19 de junio de 2018.

 

Sentencia del Tribunal General

Centrándonos en primer lugar en la cuestión de los elementos distintivos y dominantes de la marca solicitada, el Tribunal General recuerda en su sentencia que la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse en la impresión de conjunto producida por los signos. En este sentido, la comparación debe efectuarse examinando cada una de las marcas en su conjunto, lo que no significa que, en determinadas circunstancias, la impresión de conjunto producida en el público relevante por una marca compuesta no pueda estar dominada por uno o varios de sus componentes.

Habida cuenta de lo anterior, el Tribunal General entendió que la Sala de Recurso consideró acertadamente que el elemento figurativo de la marca solicitada presentaba cierto carácter distintivo y que era correcto examinar la impresión de conjunto producida en el público relevante por la marca solicitada, y tener en cuenta todos los elementos que la componen.

En segundo lugar, al comparar los signos en liza, el Tribunal señaló las diferencias fonéticas existentes entre los mismos, entendiendo que eran suficientes para descartar la existencia de una similitud para el público relevante, a pesar del entorno ruidoso en el que puede tener lugar el pedido de los productos de que se trata (cerveza), como alegaba Damm.

El Tribunal General consideró que existían diferencias fonéticas debidas al diferente número de sílabas y señaló que, en general, los consumidores prestarán más atención al principio de una marca que a su fin. Además, estimó que la Sala de Recurso consideró acertadamente que, sobre la base de una impresión de conjunto, los signos de que se trata serán percibidos de forma diferente por el público relevante, a saber, el público en general y los consumidores empresariales (sic.), cuyo nivel de atención oscila entre bajo y medio.

Por último, el Tribunal General, al considerar que la marca solicitada y la marca anterior eran globalmente diferentes, confirmó que no existía riesgo de confusión entre ellos.

 

Comentario

Esta sentencia del Tribunal General pone de manifiesto que la apreciación del riesgo de confusión implica una gran subjetividad. Como recuerdan a menudo la EUIPO y los órganos jurisdiccionales, su actividad es discrecional y, en función de la importancia concedida a cada elemento de la comparación (visual, fonética y conceptual), el resultado de la apreciación del riesgo de confusión puede variar en cada caso.

En determinadas ocasiones, cuando las diferencias entre los signos no son totalmente claras desde un punto de vista teórico, el elemento determinante para resolver la existencia de riesgo de confusión reside en las pruebas aportadas por las partes. Así, en el caso que nos ocupa, tales pruebas (por ejemplo, una encuesta entre el público español sobre las dos marcas y cualquier posible confusión) habrían sido cruciales para determinar la aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b), Reglamento (UE) 2017/1001, de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea.

 

Este artículo apareció por primera vez en WTR Daily,  29 de junio de 2018.

Autoras: Marta Rodríguez y Mireia Guiu
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Nueva sentencia del TJUE sobre la distintividad de la forma del Kit Kat

El largo enfrentamiento entre Nestlé y Cadbury (ahora Mondelez) a propósito del registro como marca de la forma característica de los chocolates Kit Kat continúa dando lugar a interesantes pronunciamientos judiciales en torno a la adquisición de carácter distintivo por una marca a través de su uso.

Como se recordará, primero fue la denegación del registro de la marca en Reino Unido la que provocó el planteamiento de una cuestión prejudicial resuelta por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 16 de septiembre de 2015 (asunto C-215/14). Contra lo que muchos esperaban, esa decisión no motivó que la High Court of Justice británica resolviera a favor del registro de la marca de Nestlé. Por contra, en su sentencia de 20 de enero de 2016, el juez Arnold interpretó que el TJUE había considerado que la asociación por una gran mayoría de encuestados de la imagen de la tableta con el chocolate Kit Kat no era suficiente para entender que esa forma había adquirido distintividad como marca. En su opinión, habría sido necesario demostrar que los consumidores percibían que el producto procedía de un determinado empresario como consecuencia del signo en cuestión aisladamente considerado, sin consideración a otras marcas que pudieran estar también presentes. De forma que la denegación de la marca británica término confirmándose.

Sin embargo, Nestlé había conseguido registrar la forma del chocolate Kit Kat como marca de la Unión Europea (tridimensional) en el año 2006. Al año siguiente, Cadbury presentó solicitud nulidad del registro ante la EUIPO sobre la base de que se trataba de un signo carente de carácter distintivo. La Sala de Recurso de la EUIPO consideró que aunque el signo carecía en origen de distintividad, Nestlé había probado la adquisición de distintividad por el uso. Esta decisión fue anulada por el Tribunal General mediante sentencia de 15 de diciembre de 2016 a causa de la omisión de pronunciamiento de la Sala de Recurso acerca de la adquisición de distintividad de la marca en una parte de la Unión Europea (en concreto, en Bélgica, Irlanda, Grecia y Portugal).

La cuestión controvertida se refería en esencia a la extensión geográfica de la prueba de la adquisición de distintividad por el uso. Mientras Nestlé y la EUIPO sostenían que debía ser suficiente con acreditar que la marca había adquirido carácter distintivo en una parte significativa de la Unión, el Tribunal General consideró que debía acreditarse en todo el territorio de la Unión Europea, y no sólo en una parte sustancial o en la mayor parte del territorio.

Pues bien, recurrida en casación la sentencia del Tribunal General, el Tribunal de Justicia ha confirmado la decisión de este último en su sentencia de 25 de julio de 2018 (asuntos acumulados C-84/17 P, C-85/17 P y C-95/17 P). En efecto, el TJ entiende que el artículo 7.3 del Reglamento sobre la Marca de la Unión Europea exige que se acredite la adquisición de distintividad en aquella parte de la Unión en la que la marca no gozaba ab initio de distintividad. Si esta situación se producía en toda la Unión Europea, la prueba debe comprender todo su territorio, sin que sea bastante una parte sustancial del mismo.

La sentencia aclara, no obstante, que no es necesaria la aportación de pruebas separadas para cada uno de los Estados miembros, sino que pueden presentarse pruebas referidas de modo conjunto a varios Estados. Pero esos elementos probatorios -individuales o conjuntos- deben abarcar todo el territorio de la Unión. Por consiguiente, la decisión de la Sala de Recurso, al omitir pronunciarse sobre la adquisición de carácter distintivo de la marca de Nestlé en Bélgica, Irlanda, Grecia y Portugal, había incurrido en un error de derecho.

El nivel de prueba que exige el Tribunal de Justicia es elevado. Repárese en que en este caso tanto la EUIPO como el Tribunal General habían considerado que Nestlé había probado la adquisición de carácter distintivo en 10 países de la Unión, incluyendo los de mayor población (Alemania, España, Francia, Italia y Reino Unido). Parece, por tanto, que los titulares de marcas de la Unión Europea que pretendan ampararse en la distintividad adquirida por el uso para defender la validez de sus registros deberán estar preparados para afrontar unas pruebas difíciles y costosas en caso de impugnación.

  Autor: Carlos Morán
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¿Puedes poner tu nombre a una marca?

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha emitido recientemente su sentencia de 30 de mayo 2018 mediante la que se pone fin al conflicto de marca surgido entre el Sr. Kenzo Tsujimoto y la compañía Kenzo.

Lo realmente interesante de esta controversia es la cuestión de si el uso a título de marca del nombre de una persona (en este caso el nombre propio del Sr. Tsujimoto, Kenzo) constituiría un uso con justa causa si existiera, como ocurre en este asunto, un registro de marca anterior idéntico o similar.

El Sr. Kenzo Tsujimoto solicitó la protección de su marca KENZO ESTATE en la Unión Europea a través de dos registros distintos de marca internacional (nº 0953373 y nº 1016724), frente a los cuales Kenzo presentó oposición con base en su renombrada marca de la Unión Europea nº 000720706 KENZO.

El TJUE debía ponderar los intereses del Sr. Kenzo Tsujimoto por un lado, y los de los consumidores y el titular de la marca KENZO por otro.

Si bien parece lógico que el Sr. Tsujimoto reclame su derecho a utilizar su propio nombre para distinguir sus productos y servicios, lo cierto es que no debemos olvidar que la función principal de la marca es diferenciar los productos y servicios de una empresa de los de sus competidores.

Recordemos que las marcas sirven para garantizar que los productos o servicios que vamos a adquirir tienen un origen empresarial concreto y, por tanto, poseen ciertas características que vinculamos al titular de la marca (valor, calidad, procedencia, etc.).

Dado el renombre de la marca KENZO, no es improbable que el consumidor adquiera un producto distinguido por la marca KENZO ESTATE con el pensamiento de que el mismo proviene de la compañía Kenzo, lo que conllevaría una confusión por parte del consumidor con el consiguiente aprovechamiento indebido (incluso, un posible perjuicio) de la reputación de la marca KENZO al beneficiarse de su poder de atracción, de su reputación y de su prestigio, y explotar el esfuerzo comercial realizado por Kenzo para crear y mantener la imagen de ésta sin ofrecer a cambio compensación económica alguna.

Asimismo, señala el Tribunal que el registro de nombres propios como marca no es una práctica infrecuente y, si bien en ocasiones la simple adición de un apellido o algún otro elemento que aporte individualidad y carácter distintivo al signo es suficiente para evitar un riesgo de confusión con otras marcas, en este caso la adición del término ESTATE no es considerado suficiente por carecer de carácter distintivo en relación con los productos y servicios de interés. Es más, el nombre de origen japonés Kenzo no es en absoluto un nombre muy común en el conjunto de la UE, lo que dota de mayor distintividad a este elemento, haciendo que las marcas en liza no puedan coexistir pacíficamente en el mercado.

De este modo, el Tribunal concluye que el mero hecho de que Kenzo sea el nombre del Sr. Tsujimoto no basta para constituir una justa causa, sino que éste debió demostrar que el registro de KENZO ESTATE obedece a un motivo legítimo (su uso en mercado con anterioridad al registro de la marca de Kenzo por ejemplo). Por tanto, considerar automáticamente que el uso de un nombre propio como marca tiene justa causa supondría despojar de su función esencial a toda marca anterior que incluya el mismo nombre.

Autora: Soledad Bernal

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Messi gana el partido a Massi

El jugador del F.C. Barcelona Lionel Messi presentó ante la EUIPO en 2011 la solicitud de marca de la Unión Europea No. 010181154 para distinguir productos de las clases 9, 25 y 28, bajo el siguiente gráfico:

El mismo año, el titular de las marcas anteriores de la Unión Europea Nos. 3436007 y 414086 MASSI (denominativas), registradas respectivamente en clases 25, 9 y 28 formuló oposición contra dicha solicitud, alegando la existencia de riesgo de confusión y/o asociación (Artículo 8.1. b. del RMC) entre la marca solicitada por Leo Messi y las marcas anteriores en torno al distintivo MASSI.

Tras escuchar a las partes, en 2013 la EUIPO resolvió estimando íntegramente la oposición formulada por el titular de las marcas MASSI, y denegando con ello la solicitud de Leo Messi, aduciendo que existía riesgo de confusión entre los distintivos enfrentados.

En 2014, el astro argentino interpuso recurso contra la decisión de denegación, pero la EUIPO desestimó el mismo, determinando que existía riesgo de confusión debido a que sus elementos dominantes -es decir MESSI y MASSI– son prácticamente idénticos, tanto denominativa como fonéticamente.

Así las cosas, Leo Messi decidió proceder ante la instancia superior y recurrió en septiembre de 2014 dicha decisión de denegación ante el Tribunal General de la Unión Europea (TG) por entender que las marcas MESSI y MASSI eran perfectamente compatibles a nivel registral, ya que no se había considerado por la EUIPO la importancia que poseía el plano conceptual a la hora de analizar el asunto.

Pues bien, tras analizar el caso en profundidad, el TG dictó sentencia el 26 de abril de 2018, en la que ha estimado las pretensiones de Leo Messi, anulando con ello las decisiones de denegación de la EUIPO y concediendo por tanto la marca de la Unión en torno al distintivo MESSI.

Los argumentos esgrimidos por el TG en su sentencia son los siguientes:

  1. En primer lugar, el TG señala que los signos que componen las marcas en conflicto presentan una similitud media en el plano gráfico, debido a que el elemento dominante de la marca MESSI es extremadamente similar al elemento denominativo presente en la marca MASSI.
  2. Sin embargo, el Tribunal estima que la EUIPO incurrió en error al comparar los signos en el plano conceptual y considerar que el futbolista argentino sólo goza en la actualidad de un alto grado de conocimiento entre el público interesado en el fútbol y en el deporte en general.
  3. Asimismo, el TG insiste en la idea de que el renombre del apellido de Leo Messi hace que sea improbable que el consumidor no relacione la marca MESSI con el apellido del jugador, al ser los productos protegidos por los distintivos enfrentados, artículos y prendas de vestir de carácter deportivo.
  4. Concluye por tanto el TG que, pese a que las marcas MESSI y MASSI sean muy similares, las diferencias conceptuales entre las mismas son tales que se neutralizan las similitudes gráficas y fonéticas. A mayor abundamiento, el Tribunal señala que una parte significativa del público pertinente asociará el término “Messi” al apellido del célebre jugador de fútbol y, en consecuencia, percibirá el término “Massi” como un término conceptualmente diferente.

Como suele ser habitual, el análisis realizado y los argumentos esgrimidos por el TG para adoptar esta decisión son, a nuestro juicio, acertados, en tanto en cuanto el alto grado de conocimiento y difusión que el jugador del F.C. Barcelona tiene a nivel mundial entre el consumidor medio que compra productos relacionados con el deporte hacen difícilmente creíble que pueda generarse riesgo de confusión y/o asociación entre los productos ofrecidos por las marcas MASSI y los productos ofrecidos bajo el apellido que da nombre a la marca MESSI.

Por otro lado, esta decisión no hace sino reforzar la protección que los celebrities poseen en el tráfico económico a través del registro de marcas, teniendo en cuenta el renombre y alto grado de difusión del que gozan por aparecer éstos en medios de comunicación (prensa, tv, radio, internet, etc.) de forma continuada.

En cualquier caso, cabe recordar que la sentencia aún puede ser recurrida ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJ). Veremos a ver si con este gol el oponente se da por vencido y Leo Messi logra ganar el partido, o si, por el contrario, el titular de las marcas MASSI presenta recurso dando con ello emoción a los últimos minutos del partido.

Seguiremos informando.

Autor: Manuel Mínguez

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