• BLOG ELZABURU

    Blog de Propiedad Industrial e Intelectual
  • 1

Tag Archives: Indemnizaciones sanciones y prohibiciones

Nueva regulación del daño en materia de competencia, nada más (y nada menos)

Con esa depurada técnica legislativa que el legislador nos regala a veces el BOE del sábado pasado 27 de mayo de 2017 nos sorprendió con la publicación del Real Decreto-ley 9/2017, de 26 de mayo, por el que se transponen directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero, mercantil y sanitario, y sobre el desplazamiento de trabajadores.

Haciendo suyo el dicho del “más difícil todavía” en un solo texto legislativo el Gobierno adapta al mismo tiempo una directiva sobre almacenamiento de células y tejidos humanos, al lado de otra sobre pago y liquidación de valores y una sobre daños en materia del Derecho de la competencia.

En lo respecta a la directiva sobre daños en materia de competencia tres observaciones a vuela pluma permiten situar el alcance de la reforma.

1.           La primera es que el RDL modifica la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, para regular ampliamente la acción de resarcimiento en ese campo. Es una regulación exhaustiva, en la que se opta por una indemnización de naturaleza reparadora (resarcimiento pleno de los daños efectivamente causados) pero no punitiva.

2.       La segunda es que el RDL modifica también la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil para introducir una nueva Sección 1.ª bis dentro del Capítulo V («De la prueba: disposiciones generales») del Título I del Libro II con la siguiente rúbrica y contenido: «Sección 1.ª bis. Del acceso a las fuentes de prueba en procedimientos de reclamación de daños por infracción del derecho de la competencia”. Estos cambios se inscriben en consecuencia en el contexto de las medidas de aseguramiento y anticipación de prueba del artículo 283 LEC. Un instrumento fundamental para recabar la información necesaria para la determinación del daño.

3.           La tercera es que el RDL no lleva a cabo, en cambio, la aplicación extensiva de su articulado a los derechos de propiedad industrial e intelectual ni tampoco modifica el régimen de las diligencias preliminares de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Seguramente se recordará que existía un Anteproyecto de Ley de adaptación de la Directiva sobre daños elaborado por la Comisión General de Codificación que apuntaba en esa dirección. No sólo el modelo que propugnaba la Comisión no ha sido finalmente adoptado en este extremo (aunque sí en la parte sustantiva) sino que a la Directiva sobre daños la han hermanado, en su trasposición al ordenamiento español, con otras de naturaleza totalmente distinta.

Queda por determinar si la adaptación, más allá de la singularidad del parto legislativo, responde a las expectativas creadas.

Visite nuestra página web: http://www.elzaburu.es/

¡Confirmado! Los titulares de licencias sobre dibujos o modelos comunitarios también pueden demandar aunque no hayan inscrito su licencia en el Registro

Si hace apenas unos meses el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunció (caso C-163/15) a favor de que los licenciatarios de marcas comunitarias (o mejor dicho, “de la Unión Europea”) tuvieran legitimidad para ejercitar acciones por infracción frente a terceros aunque las licencias no estuvieran inscritas, ahora ha sido el turno de los licenciatarios de dibujos o modelos comunitarios (todavía “comunitarios”).

En efecto, recientemente se publicó la decisión del TJUE en el asunto C-419/15 que tenía por objeto una cuestión prejudicial planteada por el Oberlandesgericht Düsseldorf (para entendernos, el tribunal alemán de apelación) a colación de un procedimiento entre dos empresas alemanas, la primera de ellas, la demandante, titular de una licencia exclusiva no inscrita de un diseño comunitario, y la segunda de ellas, la demandada, distribuidora de un producto presuntamente infractor del referido diseño.

Bajo estas circunstancias, el tribunal alemán plantea al TJUE dos preguntas: 
  • ¿Puede un licenciatario no inscrito ejercitar acciones por infracción de los derechos sobre un diseño comunitario registrado?
  • De ser así, ¿puede el licenciatario exclusivo además ejercitar una acción indemnizatoria por los daños y perjuicios sufridos o solamente puede participar en un procedimiento iniciado por el propio titular?

Con respecto a la primera de las cuestiones, una interpretación literal del artículo 33, apartado 2, del Reglamento 6/2002 podría llevar a pensar que una licencia no inscrita no permite hacer valer los derechos frente a terceros pues la primera frase de dicho apartado establece que “los actos jurídicos indicados en los artículos 28, 29 y 32 [sobre cesiones, derechos reales y concesión de licencias] sólo surtirán efectos frente a terceros en todos los Estados miembros tras la inscripción en el Registro”. Sin embargo, el Tribunal nos recuerda que las normas deben interpretarse no sólo teniendo en cuenta su tenor literal, sino también de acuerdo a su contexto y los objetivos que persigue.

Así las cosas, el Tribunal llama la atención al hecho de que tanto el propio apartado 2 del artículo 33 como también el apartado 3 del artículo 33 se refieren expresamente a los terceros que hubieran adquirido derechos, lo que le lleva a pensar que, desde un punto de vista contextual, la norma está pensada para regular los efectos que produce el registro frente a terceros que hubieran adquirido derechos después y no, en cambio, aquellos otros casos en los que el tercero sea simplemente un infractor.

En conclusión, la respuesta a la primera cuestión es que, efectivamente, un licenciatario puede ejercitar acciones por infracción de los derechos sobre el diseño comunitario registrado objeto de la licencia aunque dicha licencia no haya sido inscrita en el Registro.

Con respecto a la segunda de las cuestiones, la duda sobre si pudiendo el licenciatario no inscrito iniciar acciones por infracción podría además ejercitar una acción indemnizatoria surge del tenor del artículo 32, apartado 4, el cual establece que, a fin de obtener una indemnización por los daños y perjuicios sufridos, el licenciatario estará facultado para participar en la acción por infracción interpuesta por el titular del diseño comunitario, sin precisar si puede reclamar el resarcimiento cuando sea él mismo quien ejercita la acción.

De nuevo, el Tribunal recurre al contexto y señala que habiendo supuestos en los que el Reglamento contempla que el licenciatario exclusivo pueda ejercitar por sí mismo una acción por infracción (con consentimiento del titular y cuando el titular no haya actuado dentro de un plazo razonable pese a habérselo instado a hacer), no tendría ningún sentido que en cambio no pudiera solicitar el resarcimiento de los daños y perjuicios sin adherirse a una acción interpuesta por el titular. Esa interpretación restrictiva sería además, según apunta la sentencia, contraria al objetivo de la norma, el cual consiste en dotar al licenciatario de vías procesales para actuar contra la infracción y defender así sus derechos.

En definitiva, la conclusión a la que llega el Tribunal en relación con la segunda cuestión es que el licenciatario, una vez legitimado para ejercitar la acción por infracción, puede asimismo reclamar por sí el resarcimiento de los daños y perjuicios sufridos.

De este modo, como ya hiciera con la marca comunitaria, el TJUE se posiciona nuevamente a favor de que los licenciatarios también puedan demandar aunque no hayan inscrito su licencia en el Registro. Esta decisión, además, se sitúa en línea con la interpretación que en su día realizó el Juzgado de lo Mercantil de Alicante, en cuya sentencia de 26 de diciembre de 2011 (ECLI:ES:JMA:2011:152) señaló que el artículo 33 del Reglamento estaba tan sólo dedicado a regular la posición jurídica del licenciatario frente a terceros subadquirientes del licenciante titular de la marca.


Autor: Joaquín Rovira

Visite nuestra página web: http://www.elzaburu.es/

Daños y perjuicios en infracción de solicitud de marca de la UE

En el litigio principal del que derivan las cuestiones planteadas al TJUE (Sentencia de 22 de junio de 2016, Asunto C-280/15), la demandante y titular de una marca de la UE interpuso una demanda por el uso ilícito de su marca como “término de búsqueda oculto” en un sitio web. El uso al que se refería la demanda habría comenzado antes de la publicación de su solicitud de marca y se habría prolongado hasta más allá de la publicación de su registro.

Las pretensiones de la actora eran tres: (i) la declaración de existencia de violación de su marca; (ii) la indemnización por la ventaja obtenida indebidamente por medio de la violación calculada a partir de la multiplicación del período de la violación por el canon de la licencia que tenía concedida; y (iii) la indemnización por el daño moral sufrido como consecuencia de la violación.

Ante las pretensiones de la actora, al órgano remitente se le plantean ciertas dudas y decide referir tres preguntas al TJUE:


  • En primer lugar, el órgano remitente se plantea si el art. 102.1 RMUE debe interpretarse en el sentido de que un tribunal de marcas de la UE debe dictar una resolución que prohíba a un tercero continuar los actos de violación de marca, aun cuando el titular de la marca no formuló una pretensión en ese sentido ante ese tribunal.

A esta pregunta el TJUE responde que el art. 102.1 RMUE no se opone a que, en aplicación de determinados principios de derecho nacional en materia procesal, un tribunal de marcas de la UE se abstenga de dictar una resolución que prohíba a un tercero continuar los actos de violación de marca debido a que el titular de la marca afectada no formuló una pretensión en ese sentido.


  • La segunda y tercera preguntas planteadas por el órgano remitente se refieren al art. 9.3, segunda frase, RMUE sobre indemnizaciones y, en concreto, cuestionan dos aspectos:

(i) Si el titular de una marca de la UE pueda reclamar una indemnización por hechos de terceros anteriores a la publicación de la solicitud de registro de la marca de que se trata; y
(ii) Si tratándose de hechos posteriores a la publicación de la solicitud de registro de esa marca, pero anteriores a la publicación de su registro, el concepto de “indemnización razonable” que figura en ese precepto abarca la indemnización por daños y perjuicios dirigida a reparar la totalidad del daño sufrido por su titular, esto es, la reclamación del valor normal obtenido por el tercero de la utilización de dicha marca y la indemnización del daño moral sufrido.

La respuesta a la primera pregunta es clara: el art. 9.3, segunda frase, RMUE establece una excepción estrictamente delimitada a la norma conforme a la cual una marca de la UE no puede oponerse frente a terceros antes de la publicación de su registro (art. 9.3, primera frase). Por tanto, no cabrá exigir indemnización alguna por hechos que se produzcan con anterioridad a la publicación de la solicitud de registro de esa marca.

Para responder a la segunda cuestión, el TJUE lleva a cabo una interpretación del concepto de “indemnización razonable” partiendo de los siguientes extremos:


  • Los derechos conferidos por una solicitud de registro de marca de la UE revisten un carácter condicional, pues no existe todavía certeza de que la marca objeto de solicitud vaya a ser concedida.
  • De lo anterior se deriva que la indemnización razonable que puede reclamarse en una acción basada en una solicitud de marca deba tener un alcance menor que aquella que puede reclamar el titular de una marca registrada.
  • Además, las acciones en uno y otro caso aparecen diferenciadas en el art. 96 RMUE: la letra a) se refiere a cualquier acción por violación y la letra b) a cualquier acción entablada a raíz de hechos contemplados en el artículo 9.3, segunda frase RMUE.
  • Por otro lado, el art. 13 de la Directiva 2004/48 establece reglas en materia de indemnización de daños y perjuicios que prevén, por un lado, un resarcimiento integral del perjuicio sufrido, que puede incluir el daño moral, en casos de actos violación de marca  cometidos de forma consciente; y, por otro, la recuperación de los beneficios o el pago de los daños y perjuicios que puedan ser preestablecido cuando los actos de violación no se hayan cometido a sabiendas.

Todo ello confirma que la “indemnización razonable” prevista en el art. 9.3, segunda frase, RMUE debe tener un alcance inferior a la indemnización de daños y perjuicios que puede reclamar el titular de una marca de la UE por actos de violación posteriores al registro de la marca y debe limitarse a la recuperación de los beneficios efectivamente obtenidos por los terceros infractores con la utilización de la marca durante ese periodo, sin que quepa incluir el daño moral.

A la luz de las anteriores consideraciones, el TJUE respondió a las preguntas planteadas por el órgano remitente en los siguientes términos:

1)      El artículo 102, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que, en aplicación de determinados principios de Derecho nacional en materia procesal, un tribunal de marcas de la Unión Europea se abstenga de dictar una resolución que prohíba a un tercero continuar los actos de violación de marca, debido a que el titular de la marca afectada no ha presentado una solicitud en ese sentido ante dicho tribunal.
2)      El artículo 9, apartado 3, segunda frase, del Reglamento n.º 207/2009 debe interpretarse en el sentido de que se opone a que el titular de una marca de la Unión Europea pueda reclamar una indemnización por hechos de terceros anteriores a la publicación de una solicitud de registro de marca. En lo que respecta a hechos de terceros cometidos durante el período posterior a la publicación de la solicitud de registro de la marca de que se trata, pero anterior a la publicación de su registro, el concepto de «indemnización razonable», recogido en esa disposición, abarca la reclamación de los beneficios efectivamente obtenidos por los terceros por la utilización de esa marca durante el mencionado período. Por el contrario, este concepto de «indemnización razonable» excluye la reparación del perjuicio más amplio que pueda haber sufrido el titular de dicha marca incluido, en su caso, el daño moral.

Autora: Ana Sanz

Visite nuestra página web: http://www.elzaburu.es/

El TJUE da alas a la indemnización por daño moral


La indemnización por daño moral en infracciones de derechos de propiedad industrial e intelectual ha tenido que superar tradicionalmente no pocas barreras y prejuicios. Algunos nacen de la propia naturaleza del daño: un menoscabo en los intereses patrimoniales es siempre más sencillo de sostener -cuando hablamos de marcas, diseños, patente o creaciones intelectuales- que una lesión en la esfera inmaterial o espiritual del autor o del titular del derecho. Pero es triste que las reservas hacia la indemnización por daño moral pudieran obedecer también a un defecto de técnica legislativa.

La Directiva 2004/48/CE de ampliación de los medios de tutela de los derechos de propiedad industrial e intelectual insertaba el daño moral en el marco de las consecuencias económicas negativas derivadas de la infracción, como un elemento más al lado de la pérdida del beneficio sufrido por la parte perjudicada y del beneficio ilegítimamente obtenido por el infractor (Artículo 13.1 letra a). De forma alternativa, la Directiva regulaba el criterio indemnizatorio de la regalía hipotética: la cantidad a tanto alzada que el infractor hubiera debido pagar de haber pedido la correspondiente autorización (Artículo 13.1 letra b).

Se creaba con ello la impresión de que si el demandante optaba por este criterio alternativo para la cuantificación de la indemnización –la regalía hipotética- el daño moral no podía entrar en el cálculo. Y esta anomalía normativa había sido llevada por el legislador español ad pedem literae, merced a la Ley 19/2006, a todos las modalidades de propiedad industrial e intelectual: la Ley de marcas, la Ley de patentes, la Ley del diseño nacional y el Texto Refundido de la Ley de Propiedad intelectual.

Ha sido el Tribunal de Justicia, en su Sentencia de 17 de marzo de 2016 en el asunto C-99/15, el que ha venido a poner las cosas en su sitio. La Sentencia trae causa de una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo español a propósito de la regulación del daño moral en derechos de autor. El demandante –director, guionista y productor de una obra audiovisual- había demandado por infracción de sus derechos a la productora de un documental en el que se insertaban pasajes de su obra. A efectos indemnizatorios, el demandante había escogido como criterio reparador el canon por la utilización inconsentida de su obra, pero también una indemnización de 10.000 euros por daño moral. El Tribunal Supremo se plantea si en estos casos se puede solicitar además la indemnización por daño moral.

La sentencia del Tribunal de Justicia aclara que una disposición del Derecho de la Unión debe ser interpretada no sólo de acuerdo con su tenor literal, sino también de su contexto y de los objetivos que persigue; que la indemnización por daño tiende a garantizar la reparación íntegra del perjuicio efectivamente sufrido; y que la licencia hipotética sólo cubre el daño “material”. Nada obsta, en consecuencia, para que el titular del derecho pueda solicitar además la indemnización del daño “moral” que, en su caso, haya sufrido.

La Sentencia tiene una importancia extraordinaria por sus efectos secundarios: el alcance aclaratorio se extiende al derecho de marcas, patentes y diseños. Pero si la Sentencia da alas a la indemnización por daño moral, no olvidemos que no debemos pretender volar demasiado alto. El daño moral también tiene sus reglas y podemos acabar, como en el mito de Ícaro, cayendo al mar con las alas quemadas por acercarnos al sol. Pero no será, en ese caso, ¡por un defecto de técnica legislativa!.




Visite nuestra página web: http://www.elzaburu.es/  

La utilización de fragmentos de grabaciones audiovisuales en formatos televisivos de collage o zapping no quedan amparados por el límite de cita. Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de enero de 2012


1. Hechos. La presente sentencia pone fin al litigio surgido hace ya más de cinco años entre Telecinco y La Sexta por el supuesto uso inconsentido de secuencias audiovisuales en los programas de esta última.

 Los hechos se remontan a comienzos del 2006, cuando la cadena de televisión La Sexta comenzó a emitir en abierto el programa “Sé lo que hicisteis”, un formato televisivo caracterizado por la utilización de fragmentos de programas de otras cadenas, -fundamentalmente programas del corazón-, con fines humorísticos, sarcásticos, e incluso ridiculizantes. 

Telecinco ejercitó sus derechos de propiedad intelectual ante los Tribunales, obteniendo pronunciamientos estimatorios tanto en primera instancia como en apelación. Coincidían ambos órganos al afirmar que la emisión de este programa constituía una actividad vulneradora de los derechos de Telecinco que no quedaba amparada por límite alguno a la propiedad intelectual. 

Frente a tales pronunciamientos la demandada interpone ante el Tribunal Supremo recurso extraordinario por infracción procesal y de casación. 


2. Pronunciamientos. El recurso extraordinario por infracción procesal tiene como único motivo la infracción del artículo 219.3 LEC. La sentencia de primera instancia, confirmada posteriormente por la Audiencia, condenaba a La Sexta al pago de la indemnización de los daños y perjuicios, difiriendo su cuantificación a un posterior procedimiento declarativo. Según la recurrente, este pronunciamiento infringe lo establecido en el apartado 3 del artículo 219 de la LEC, que excluiría la posibilidad de diferir a ejecución de sentencia la cuantificación de los daños cuando no es ése el único pronunciamiento pretendido en el suplico.  

Pues bien, según el Alto Tribunal, una interpretación conforme al espíritu de la Ley pasa por entender que es posible tal diferimiento cuando el resto de pretensiones que se acumulan a la indemnizatoria han de entenderse implícitamente ejercitadas, tal es la fundamental y previa de que se califique la conducta como ilícita. De lo contrario, un excesivo rigor en la aplicación del precepto en cuestión tendría como consecuencia privar de indemnización a los perjudicados, afectando gravemente a su derecho a la tutela judicial efectiva. 

En lo que se refiere al recurso de casación, el pronunciamiento del TS está encaminado a dilucidar si la conducta de los demandados tiene o no cabida en el límite de cita y reseñas y revistas de prensa recogido en el artículo 32.1 TRLPI. En este sentido, el Tribunal afirma que la utilización de secuencias ajenas en el programa de la demandada no queda amparado por tal límite, por cuanto que no se cumplen sus principales exigencias. 

En primer lugar, se trata de un programa de entretenimiento, sin una finalidad docente, de investigación o, al menos, cultural. Además, la utilización de las imágenes ajenas no se realiza “en la medida justificada por el fin”, sino que se trata de una práctica recurrente e indiscriminada. Tampoco constituye una reseña o una revista de prensa, pues carece el programa de finalidad informativa. Ni siquiera puede considerarse que se trata de una actividad encuadrada dentro del fenómenos conocido como “press clipping” (art. 32.1 in fine), dado que tal género es exclusivo de la prensa escrita. En definitiva, la conducta de la demandada constituye una infracción de los derechos de reproducción y comunicación de la demandante. 

3. Comentario. Esta sentencia resulta doblemente interesante, tanto en lo que se refiere a sus pronunciamientos en materia procesal como en lo relativo a los aspectos sustantivos. 

La posibilidad de diferir la cuantificación de los daños a ejecución de sentencia es algo que ya había sido anunciado con anterioridad por el alto Tribunal entre otras, por la sentencia de 16 de enero de 2012. Sin embargo, con este pronunciamiento, queda claro que el principio de que las sentencias deben ser líquidas ha de ser matizado en ocasiones (fundamentalmente cuando por causas ajenas a los perjudicados no es posible la cuantificación de la indemnización en el curso del proceso) en aras del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. 

En lo que al pronunciamiento sobre el fondo se refiere, la interpretación del límite del artículo 32.1 TRLPI, además de ser ajustada al tenor literal de la Ley, resulta ciertamente acorde con la finalidad y espíritu del sistema de límites establecido por el legislador. En efecto, uno de los motivos que sustenta la decisión del Tribunal es el de que la conducta de la demandada, desde el momento en que persigue un mayor éxito de audiencia en el mismo mercado en el que concurre con los programas de la demandante, es susceptible de perjudicar la normal explotación de las obras utilizadas. 

Cabe preguntarse, no obstante, cuál hubiera sido la decisión del Tribunal si la conducta de la recurrente hubiese sido analizada desde el punto de vista de la parodia…



Visite nuestra página web: http://www.elzaburu.es/

Buscador