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Balance del Mobile World Congress de Barcelona: riesgos y oportunidades para las empresas expositoras a raíz de conflictos de patentes

Los Juzgados de lo Mercantil de Barcelona han hecho público un informe sobre el resultado del Protocolo que pusieron en práctica durante la celebración del MWC en Barcelona entre el 26 de febrero y el 1 de marzo pasados. ELZABURU ha vivido muy de cerca estos episodios y puede ofrecer un testimonio de primera mano de los riesgos y oportunidades que representan para los expositores que han participado en el mismo. En 8 de los 35 asuntos que se han tramitado por los Juzgados ELZABURU ha intervenido.

1.       El riesgo real de adopción de medidas cautelares inaudita parte contra las empresas expositoras

Los Juzgados de Barcelona tramitaron y concedieron, en un plazo de 48 horas, 7 solicitudes de medidas cautelares inaudita parte. ELZABURU tuvo que hacer frente a una de estas solicitudes de medidas sin audiencia que fue presentada, tramitada y concedida en cuestión de horas, el miércoles 20 de febrero, cuando faltaban cinco días para el inicio del Congreso

2.       El riesgo de la práctica de diligencias preliminares in situ durante la celebración del Congreso

Además de las medidas cautelares Los Juzgados de Barcelona han concedido también 3 solicitudes de diligencias preliminares para la obtención de información de empresas expositoras durante la celebración del Congreso.

3.       La presencia judicial en los stands de los propios expositores

El riesgo de las medidas y de las diligencias es mayor si cabe cuando se constata que en 9 de los 10 casos mencionados, la notificación de la resolución judicial y su ejecución instando la retirada de productos en exhibición se produjo una vez comenzado el Congreso mediante presencia, aunque discreta, de magistrados y autoridades policiales en los stand de los expositores. ELZABURU consiguió evitar esta situación en las medidas cautelares en las que intervino para uno de sus clientes.

4.       La efectividad del escrito preventivo para soslayar esos riesgos

Con anterioridad a las celebración del Congreso se presentaron y fueron admitidos 22 escritos preventivos. ELZABURU presentó 7 de estos escritos preventivos. En un caso, en particular, en el que intervino ELZABURU, la actuación previa ante el requerimiento recibido apenas una semana antes del inicio del Congreso y la presentación del escrito preventivo hizo posible la notificación anticipada del Auto de medidas cautelares y la prestación en 24 horas de una fianza para soslayar la efectividad de las medidas. Este ha sido el único caso de los 7 indicados en el que la parte contra la que se adoptaron las medidas consiguió evitar su ejecución.

5.       Importancia creciente de la actuación judicial en el MWC y las previsiones para 2019

En 2018 se han resuelto por los Juzgados de Barcelona un 40% más de casos que en ediciones anteriores del MWC; el número de escritos preventivos se ha duplicado y el de diligencias preliminares se ha triplicado. Un total de 27 compañías se han visto afectadas por estas actuaciones.

Las previsiones para el año que viene apuntan a que el número de casos seguirá aumentando. Los Jueces de Barcelona han demostrado una capacidad de reacción (actuaciones en 24 y 48 horas) extraordinaria y digna de todo encomio. Los instrumentos legales (medidas cautelares, escritos preventivos) funcionan.

Son las empresas las que deben pensar, de cara a futuras ediciones del Congreso, en cómo hacer uso de ellos para aprovechar las oportunidades y minimizar los riesgos. ELZABURU seguirá prestando su apoyo a aquellas empresas que deseen fijar estrategias y acudir al MWC con el único objetivo de hacer negocios …sin contratiempos ni sobresaltos!

Autor: Enrique Armijo Chávarri

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El Tribunal de Justicia valida la aplicación de la normativa española para la reivindicación de una marca de la Unión.

La sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el pasado 23 de noviembre de 2017 en el asunto C-381/16 (ECLI:EU:C:2017:889) ha admitido la posibilidad de que la propiedad de un registro de marca de la Unión sea reivindicada ante los tribunales por los motivos previstos en el artículo 2.2 de la Ley de Marcas española, cuando su titular esté domiciliado en España.

El Tribunal de Justicia resuelve en esta sentencia una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo español sobre la compatibilidad de dicho precepto con el Reglamento núm. 207/2009 sobre la marca de la Unión Europea. En el procedimiento que había dado origen a ese recurso se había interpuesto ante el Juzgado español de marca de la Unión una acción reivindicatoria de un registro de marca de la Unión “SHOWER GREEN. La acción se basaba tanto en el art. 18 del Reglamento núm. 207/2009, referido a la acción reivindicatoria de una marca registrada sin autorización por el agente o representante de su titular, como en el artículo 2.2 de la Ley de Marcas española, que contempla los supuestos más generales de marcas solicitadas con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual.

En primera instancia la acción había sido desestimada al considerar el Juzgado que el solicitante de la marca no era agente o representante del demandante y, por tanto, no se cumplían las condiciones del art. 18 del Reglamento sobre la marca de la Unión. En cuanto al artículo 2.2 de la Ley de Marcas española, el Juzgado entendió que no era aplicable al caso, al referirse a unos motivos de reivindicación que no están contemplados en el Reglamento de la Unión.

Esta decisión fue revocada en este segundo punto por el Tribunal de Marcas de la Unión de Alicante que, aplicando la doctrina que había mantenido en una sentencia anterior, afirma que el artículo 2.2 de la Ley de Marcas española puede ser aplicado en los supuestos de registros de marca de la Unión cuyo titular esté domiciliado en España, por entrar dentro del ámbito de la remisión a las leyes nacionales establecida en el art. 16 del Reglamento núm. 207/2009. Conforme a este último precepto, la marca de la Unión, en cuanto objeto de propiedad, se considerará como una marca nacional del país donde el titular tenga su sede o su domicilio o, en otro caso, un establecimiento. En el supuesto enjuiciado, el Tribunal estimó que la marca de la Unión “POWER GREEN” había sido solicitada con fraude de los derechos del demandante y, por esta razón, estimó la acción reivindicatoria con base en la Ley española.

Así las cosas, el Tribunal Supremo, antes de resolver el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de apelación, plantea la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Éste, en su sentencia de 23 de noviembre, respalda íntegramente la posición del Tribunal de marcas de la Unión de Alicante, confirmando la interpretación que había realizado de los artículos 16 y 18 del Reglamento núm. 207/2009.

A juicio del Tribunal de Justicia, la acción reivindicatoria de una marca de la Unión registrada a nombre de un agente o un representante del titular de la marca sin su autorización se rige exclusivamente por el Reglamento núm. 207/2009, pero cuando se trate de situaciones distintas serán de aplicación las normas nacionales del Estado miembro determinado por las reglas del art. 16 del Reglamento.

Esta decisión abre la puerta, al menos en los casos de marcas cuyo titular tenga su sede o su domicilio en España, a la posibilidad de que se ejerciten acciones reivindicatorias sobre ellas en supuestos que no están contemplados en la norma europea y que otorgan una mayor protección a las personas cuyos derechos sobre una marca se hubieran visto perjudicados por la actuación fraudulenta de un tercero.

 

Autor: Carlos Morán

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Legitimación activa de una compañía extranjera para ejercitar acciones de competencia desleal en España

La controvertida cuestión de la legitimación activa de las compañías extranjeras sin actividad directa en España para el ejercicio de las acciones previstas en la Ley de Competencia Desleal ha sido abordada por la sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo núm. 474/2017, de 20 de julio (ECLI:ES:TS:2017:3025).

La legitimación activa venía regulada inicialmente en el art. 19 de la Ley y, tras la reforma de 2009, en el actual art. 33, en los mismos términos que el anterior. Se establecen al respecto dos requisitos cumulativos: la participación en el mercado y el perjuicio o amenaza directos a los intereses económicos de la persona física o jurídica que pretenda emprender las acciones. Ahora bien, nuestros tribunales habían interpretado el primero de estos requisitos añadiéndole la exigencia de que se tratase de una participación en el mercado español, considerando incluso insuficiente la actividad directa en otros países de la Unión Europea.

Esta es la postura que había adoptado el Tribunal Supremo en su sentencia núm. 873/2009, de 20 de enero de 2010 (ECLI:ES:TS:2010:158). En ese caso, una compañía danesa, cuyo distintivo de marca y nombre comercial había sido registrado en España por un tercero, vio rechazada su legitimación activa para ejercitar acciones de competencia desleal contra este último, a pesar de que su pretensión iba dirigida a recuperar dicho distintivo para poder operar bajo el mismo en nuestro país.

Pues bien, la excepción de falta de legitimación activa de la demandante había sido igualmente planteada en el caso ahora resuelto por la reciente sentencia del Tribunal Supremo de 20 de julio pasado. En este caso se trataba de una compañía norteamericana que había concedido a una empresa española una licencia exclusiva sobre un sistema novedoso de limpieza de tuberías para su distribución en España. Tras la resolución del contrato de distribución, la compañía norteamericana ejercitó acciones de competencia desleal contra algunos de los antiguos socios y trabajadores de ese distribuidor, por considerar que estaban incurriendo en actos desleales de violación de secretos en relación con la explotación del know-how que se les había facilitado con carácter confidencial durante la vigencia del contrato.

La excepción de falta de legitimación activa de la compañía norteamericana, basada en la ausencia de intervención directa en el mercado español, había sido desestimada en primera instancia y apelación, y fue planteada de nuevo por la demandada en sede de casación. El Tribunal Supremo desestima el recurso, rechazando una interpretación literalista del requisito de la participación en el mercado y propugnando en contra un análisis del mismo en función de la conducta desleal concreta, para evitar llegar “al absurdo de negar legitimación activa al titular de los intereses económicos directamente afectados por las conductas desleales.

En el caso concreto, el Tribunal Supremo considera que la compañía actora había participado en el mercado español de forma indirecta precisamente a través del acuerdo de distribución celebrado con una empresa española y, tras la resolución del contrato, a través de una sociedad filial constituida en España para la distribución de su sistema. Por tanto, la sentencia concluye que el hecho de suministrar a un distribuidor español su know-how para la reparación de tuberías mediante una licencia, para que lo explotara en el mercado español, era una forma de introducirse y participar en este mercado. La violación del secreto industrial constituido por ese know-how perjudicó directamente, a juicio del Tribunal, los intereses económicos de la actora.

La matización que introduce esta sentencia sobre la interpretación tradicional del requisito de la participación en el mercado español merece, desde nuestro punto de vista, una valoración positiva. Los conflictos post-contractuales entre fabricantes y distribuidores no son infrecuentes en la práctica. Negar la legitimación activa para el ejercicio de acciones de competencia desleal a las empresas extranjeras que hubieran optado por introducirse en nuestro país a través de distribuidores nacionales supondría excluir la aplicación de esta norma a conductas que pueden entrar de lleno en su ámbito objetivo y que de otra forma quedarían exentas de sanción legal.

Autor: Carlos Morán

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Victoria en los tribunales para el F.C. Barcelona

A los triunfos cosechados por el F.C. Barcelona en el campo de fútbol hay que añadir en este caso otro que ha tenido lugar en un campo diferente aunque no menos complicado: el de la propiedad industrial.

Como si de un partido de fútbol de tres tiempos se tratara, el triunfo del Barça ha ocurrido en la última fase del partido, tras dos intentos infructuosos ante la OEPM.

En efecto, tras una oposición presentada en nombre del F.C. Barcelona contra los diseños industriales españoles nº 0515626-01, 02 y 04, el 28 de octubre de 2013 la OEPM emitió una resolución desestimando dicha oposición. El F.C. Barcelona reaccionó presentando un recurso de alzada contra dicha resolución ante la Unidad de Recursos de la OEPM, que también fue desestimado mediante una nueva resolución emitida el 7 de marzo de 2014.

El club catalán  interpuso entonces un recurso jurisdiccional contra la resolución del recurso de alzada ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. La resolución del Tribunal, fechada el 17 de febrero de 2017, esta vez sí resultó favorable para los intereses del F.C. Barcelona, al revocar la resolución anterior con denegación de los diseños impugnados.

Los diseños industriales impugnados consistían en portadas y hojas de calendario con varias fotografías correspondientes a lugares emblemáticos de la ciudad de Barcelona, y con la denominación BAR-CEL-ONA impresa en grandes letras sobre ellas. En concreto, los productos indicados por el solicitante fueron “artículos de papelería, oficina, folletos, catálogos, productos de imprenta, calendarios”, en la clase de Locarno 32-00.

                                

            D0515626-01                                                D0515626-02                                         D0515626-04

Entre dichas imágenes destacaba una fotografía del interior del estadio del F.C. Barcelona (Camp Nou), con una grada en la que se alternaban los colores del F.C. Barcelona (azul y granate) y donde se distinguía la palabra “BARÇA” en color amarillo y grandes caracteres.

Las marcas registradas en las que se basaba el club catalán eran la correspondiente a la imagen del estadio Camp Nou y las denominativas “FC BARCELONA” y “BARÇA”, concedidas para artículos de papelería y calendarios, entre otros productos.

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña desestima el primer motivo del recurso al establecer que los diseños impugnados cumplen con los requisitos de novedad y carácter singular, al tratarse de una composición con una distribución concreta de imágenes que puede considerarse novedosa en su conjunto, y al considerar que la selección de las imágenes y la composición del conjunto aportarían singularidad.

Sin embargo, la sentencia sí estima el segundo motivo del recurso, basado en el artículo 13.f) de la Ley 20/2003, de protección jurídica del diseño industrial (que tiene su correspondencia con el Artículo 25.1(e) del Reglamento (CE) Nº 6/2002 del Consejo sobre los dibujos y modelos comunitarios). Dicho artículo 13.f) de la ley española establece como motivo de denegación o de cancelación de un diseño español el hecho de que “el diseño incorpore una marca u otro signo anteriormente protegido en España cuyo titular tenga derecho, en virtud de dicha protección, a prohibir el uso del signo en el díselo registrado”.

A pesar de que la sentencia reconoce que la fotografía del estadio incorporada al diseño objeto de recurso “no es la que aparece registrada como marca, ni se le parece”, el Tribunal destaca “que no es necesario que la coincidencia sea exacta con el diseño o marca anterior, sino que es suficiente con una coincidencia que suponga un riesgo de confusión en los consumidores o usuarios”. Asimismo indica que el juicio del riesgo de confusión puede ser más exigente cuanto mayor sea la notoriedad de la marca o signo prioritario, y que también hay que considerar la posibilidad de que el registro pueda dar lugar a un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de los signos anteriores.

El Tribunal justifica su decisión con varios razonamientos:

  • El carácter renombrado del F.C. Barcelona así como de sus marcas y símbolos de identidad.
  • El hecho de que la fotografía del Camp Nou adquiera relevancia en el conjunto del diseño al estar ubicada en la parte central, relativamente libre de la denominación BAR-CEL-ONA.
  • El hecho de que no se cuestione que la fotografía fuera tomada de la propia página web del F.C. Barcelona, y de que en la misma aparezca claramente la denominación “BARÇA” (marca registrada) en una posición dominante.

Asimismo, el Tribunal destacó que, de estar en vigor el diseño impugnado, podría darse la paradoja de que el titular del mismo pudiera cuestionar la utilización por parte del F.C. Barcelona de su propia fotografía del estadio.

No obstante, el Tribunal no se pronunció sobre si la reproducción de la fotografía del estadio (tomada de la página web del F.C. Barcelona) suponía una causa de cancelación del registro basada en el Artículo 13.g) de la Ley 20/2003 (correspondiente al Artículo 25.1(f) del Reglamento (CE) Nº 6/2002 del Consejo), es decir, basada en que “el diseño suponga un uso no autorizado de una obra protegida en España por un derecho de propiedad intelectual”.

Lo más destacable de esta sentencia es la interpretación amplia que realiza el Tribunal del artículo 13.f) de la Ley 20/2003 (correspondiente al Artículo 25.1(e) del Reglamento (CE) Nº 6/2002 del Consejo), estableciendo que no es necesaria la coincidencia exacta del elemento incorporado en el diseño con una marca u otro signo anteriormente protegido en España para determinar la cancelación del diseño, y destacando la importancia de la notoriedad de la marca o signo anterior, como un factor adicional a tener en cuenta al valorar el riesgo de confusión en los consumidores o usuarios.

También es interesante destacar que esta sentencia puede resultar un precedente para otros casos de diseños industriales españoles que pretenden proteger productos (normalmente souvenirs, artículos de papelería u ornamentaciones), con elementos o imágenes emblemáticas que puedan entrar en conflicto con marcas o signos anteriores.

Este artículo apareció por primera vez en WTR Daily,  3 de agosto 2017.

Autor: Pedro Saturio

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La vuelta al canon

En el mes de marzo informábamos en este blog del vacío legal que había dejado la Sentencia del Tribunal español al declarar nulo el sistema de financiación de la copia privada.

Como recordarán, durante los años 2012 a 2016 la compensación equitativa por copia privada ha sido sufragada en España con cargo a los presupuestos generales del Estado. A diferencia de lo que ocurría en la inmensa mayoría de países de la Unión Europea, donde la posibilidad de los usuarios de realizar copias de las obras y otras prestaciones intelectuales que adquieren es financiada a través de un sistema de canon que graba los equipos y soportes aptos para la realización de copias, en España adoptamos temporalmente un sistema en el que esta excepción al derecho de autor era asumida por todos los contribuyentes sin distinción.

La solución del legislador español tenía, como era de esperar, los días contados. En junio de 2016, el TJUE establecía (caso C-470/14-EGEDA) sin ningún género de duda, la exigencia de que la compensación equitativa por copia privada sea sufragada por los usuarios -personas físicas- que se benefician en última instancia de la excepción; lo que deja fuera a las personas jurídicas, que por definición no hacen copias privadas.

Aún cuando ni la sentencia del TJUE ni posteriormente la del Tribunal Supremo español (sentencia 2394/2016) predeterminaban el nuevo sistema a instaurar, fue un hecho asumido que España volvería, en lo fundamental, al sistema de canon existente con anterioridad a 2012. No obstante, existían algunos interrogantes, -principalmente la manera en que iba a regularse el sistema de excepciones-, que han sido desvelados con la publicación en el BOE el pasado 3 de julio del Real Decreto 12/2017, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, en cuanto al sistema de compensación equitativa por copia privada.

El “nuevo” canon digital sigue la misma mecánica que el erradicado en el año 2012, si bien la principal diferencia estriba en el establecimiento de un doble sistema de excepciones “ex ante” y “ex post” que evitan la imposición indiscriminada del gravamen. No hay que olvidar que la derogación del “antiguo” sistema de canon vino precipitada por una sentencia del TJUE (caso Padawan, de 21 de octubre de 2010), que consideró contrario a Derecho comunitario un canon que se aplicaba a consumidores finales y a personas jurídicas sin distinción e independientemente del destino de las copias (que en el caso de las personas jurídicas no era el uso privado). El nuevo sistema establece una lista de sujetos exonerados del pago, entre los que se incluyen (i) las entidades que integran el sector público, (ii) las personas jurídicas que actúen como consumidores finales y acrediten el uso exclusivamente profesional de los equipos y soportes, y (iii) las personas que cuenten con la preceptiva autorización de los titulares. Pero además, la nueva regulación prevé un sistema de reembolso para aquellos consumidores finales que, estando obligados al pago, puedan justificar el destino exclusivamente profesional del equipo o su exportación o entrega intracomunitaria.

Por lo demás, el sistema sigue considerando deudores de la compensación a los fabricantes e importadores, y de forma solidaria a los distribuidores que sucesivamente adquieran los dispositivos, aparatos y soportes. En todo caso, el sistema está ideado para que los sujetos deudores puedan repercutir el precio del canon al usuario final que es quien, en su caso, realizará la copia privada.

En cuanto a las tarifas y a la lista de productos gravados se ha establecido un sistema transitorio, que va desde los 0,24 euros por una memoria USB hasta los 6,45 euros para discos multimedia externos. Desde luego, un rango considerablemente más bajo que el de otros países de la UE. Por ejemplo, de acuerdo a esta normativa transitoria, los Smartphones están gravados con 1,10 euros, mientras que en Francia, por ejemplo, el sobreprecio aplicado a estos mismos productos, ronda los 8 euros.

La vuelta al canon supondrá un incremento considerable en las cantidades que las entidades de gestión venían recaudando por este concepto en los últimos años (que de acuerdo al sistema recién abolido era de 5 millones de euros anuales), si bien todo apunta a que nos quedaremos lejos de los 100 millones de euros del año 2009.

N.B. Versión española del artículo publicado en el Kluwer Copyright Blog

Autor: Patricia Mariscal

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