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Balance del MWC 2019 de Barcelona

El Tribunal de lo Mercantil de Barcelona y el Tribunal de Marcas de la Unión Europea de Alicante acaban de hacer público su informe resumen sobre la aplicación del Protocolo de servicio de guardia y de actuación rápida para el Mobile World Congress celebrado la semana pasada en Barcelona (MWC 2019). Para quienes, como ELZABURU, han vivido muy de cerca las peripecias procesales de este Congreso, los datos facilitados en este informe no son ninguna sorpresa.

1. Los Tribunales han atendido y resuelto un total de 50 asuntos, lo que representa un incremento del 42% sobre los asuntos ingresados en 2018.

2. Para tratar de evitar la adopción de medidas cautelares inaudita altera parte, se presentaron 38 escritos preventivos, 36 en Barcelona en materia de patentes y 2 en Alicante en materia de marcas y diseños de la Unión Europea. Todos ellos fueron tramitados y resueltos en 24 horas.

3. Para verificar la presencia durante la Feria de mercancía sospecha de infracción de patentes, el Tribunal atendió 5 solicitudes de Diligencias de comprobación de hechos, que fueron tramitadas y concedidas en un plazo de 48 horas. 2 de estas solicitudes se notificaron y ejecutaron, mediante la aprehensión de ejemplares, con la inauguración misma del Congreso.

4. En materia de medidas cautelares inaudita altera parte el Tribunal de Barcelona atendió 5 solicitudes que fueron presentadas y concedidas en un plazo de 48 horas antes del comienzo del Congreso. Las medidas se ejecutaron durante la tramitación del Congreso, con el embargo de ejemplares in situ. Curiosamente, en uno de los casos la interesada pudo presentar en dos días escrito de oposición y el Tribunal estimó la oposición levantando las medidas sobre la marcha.

5. ELZABURU ha seguido en vivo y en directo la celebración del MWC2019 interviniendo en 6 procedimientos judiciales, preparando la estrategia de defensa en otros 2 casos adicionales que han seguido otros derroteros y asistiendo al Congreso in situ para hacer frente a los incidentes que pudieran producirse.

Por lo demás, la actuación de los Juzgados de Barcelona y Alicante no ha podido ser más ejemplar, si se mide por la inmediatez de la respuesta judicial y por la efectividad de los mecanismos establecidos en el Protocolo. Ahora a pensar en el MWC2020!

Autor: Enrique Armijo
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Se abre la “línea telefónica” de los Juzgados para el MOBILE WORLD CONGRESS 2019 en Barcelona

Los Juzgados de lo Mercantil de Barcelona acaban de hacer público el Protocolo de Servicio de Guardia y de actuaciones rápidas para el MOBILE WORLD CONGRESS 2019 adoptado el pasado 13 de diciembre. Es el quinto año consecutivo que los Juzgados de Barcelona dan cobertura a este importante foro internacional haciendo posible la adopción de medidas cautelares y la tramitación de escritos preventivos en condiciones de máxima urgencia. Pero este año el Protocolo trae consigo algunas novedades importantes.

Por primera vez, el Protocolo es suscrito al mismo tiempo por el Tribunal Mercantil de Barcelona y por el Tribunal de Marcas de la Unión Europea de Alicante. De esta manera el Protocolo será efectivo no sólo con respecto a infracciones de patentes sino también para los casos de infracción de marcas y diseños de la Unión Europea. Las medidas cautelares que puedan adoptarse por el Tribunal de Alicante en este contexto podrán ser ejecutadas por los Juzgados de Barcelona durante la propia celebración del Congreso.

El Protocolo estará en vigor durante todo el mes de febrero y particularmente durante los días del evento, del 25 al 28 de febrero. El compromiso judicial consiste en tramitar y resolver las solicitudes de medidas cautelares urgentes en plazo de 2 días (sin audiencia del demandado) o de 10 días (con la celebración previa de Vista) en función de si se ha presentado previamente un escrito preventivo.

Pero el Protocolo propone además un criterio para evaluar el factor de riesgo que justifica la adopción de las medidas sin audiencia del demandado. A estos efectos será determinante el comportamiento previo de la parte demandante y la rapidez con la que haya reaccionado al conocimiento de la eventual infracción. El Protocolo enfatiza que “será importante que se haya presentado la solicitud de medidas cautelares urgentes con tal antelación que de buena fe no impida razonablemente la audiencia del demandado, cuando el titular del derecho presuntamente vulnerado hubiera tenido conocimiento anterior de la posible infracción y hubiera podido presentar su solicitud con tiempo suficiente”.

Estas previsiones del Protocolo invitan a las empresas que participan en el MWC a ponderar y poner en marcha cuanto antes las estrategias defensivas o preventivas que garanticen su posición. No hay que olvidar que en 2018 se llevaron a cabo 35 actuaciones en la MWC por los Jueces de Barcelona, 7 de las cuales consistieron en medidas cautelares adoptadas sin audiencia de los demandados encaminadas a conseguir la retirada de productos exhibidos en los stands.

Autor: Enrique Armijo
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Fashion Law. La protección de los diseños en el sector de la moda (II)

La firma ELZABURU ha tenido el placer de colaborar con la editorial Thomson-Reuters Aranzadi en la obra Fashion Law, tratado pionero en España sobre el derecho de la moda, que fue presentado el pasado 16 de abril. 

Con estos pequeños resúmenes semanales, los profesionales de ELZABURU que han colaborado en la obra nos ofrecen una breve panorámica de su contribución: 

La protección de los diseños en el sector de la moda

Si hay una palabra que va ligada inseparablemente al mundo de la moda es diseño.

En el segundo capítulo de la obra se aborda el diseño industrial desde el punto de vista legal, como modalidad de propiedad industrial adecuada para la protección de las creaciones en el sector de la moda, y como innovación formal referida a las características de la apariencia del producto en sí o de su ornamentación.

Una breve introducción nos presenta el concepto legal de “diseño”, los requisitos de protección y el contenido del derecho sobre el diseño registrado.

A continuación se exponen de manera práctica y concisa las posibles estrategias de protección para los diseños que puede adoptar una empresa del sector de la moda. Para ello se hace referencia a los diferentes instrumentos que ofrece el actual marco legal, en especial a los conceptos de diseño registrado y no registrado, periodo de gracia y aplazamiento de la publicación, y a la utilización que de los mismos puede hacer una empresa del sector en cada situación.

En un mundo cada vez más globalizado no podía faltar un apartado referente a la extensión territorial de la protección de los diseños y a las posibles estrategias de internacionalización. Se ha prestado especial atención a los sistemas supranacionales de protección, como el diseño comunitario ante la EUIPO y el diseño internacional ante la OMPI, exponiendo sus ventajas.

En el capítulo también se aborda la relación entre el diseño industrial y la propiedad intelectual en el ámbito de la moda. En teoría ambas protecciones pueden ser acumulables en ciertas ocasiones si se determina que el diseño en cuestión puede alcanzar la categoría de obra artística, en el sentido de ser una obra de un autor, original y con suficiente creatividad. No obstante, muchas de las creaciones del mundo de la moda son para productos destinados al consumo masivo y la producción industrial, que difícilmente podrían entrar en la categoría de obras artísticas.

El capítulo concluye con un apartado de casos reales relacionados con diseños industriales en el sector de la moda, algunos de ellos ciertamente curiosos, con los que el autor se ha encontrado en sus años de práctica en el campo del diseño industrial y que ha deseado compartir ahora con los lectores.

Autores: Pedro Saturio

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La serie Fashion Law se compone de las siguientes entregas:

1. La protección de las marcas en el sector de la moda (23.04.2018)

2. La protección de los diseños en el sector de la moda (30.04.2018)

3. La protección de las patentes en el sector de la moda (07.05.2018)

4. La protección de la moda a través del derecho autor (21.05.2018)

5.El derecho de imagen en el mundo de la moda (28.05.2018)

6.Data Fashion: cuestiones de privacidad y protección de datos (04.06.2018)

7.Fashion Law. Falsificación y piratería en la moda (11.06.2018)

8.Fashion Law. Agotamiento de derechos en el sector de la moda (18.06.2018)

9.La reputación corporativa en el sector de la moda (25.06.2018)

10.Protección de la imagen comercial de una marca de moda (04.07.2018)

11.Moda 4.0: webs, apps y RSS (13.07.2018)

12.Valoración de intangibles (17.07.2018)

13. Licenciamiento (06.09.2018)

La Comisión Europea hace público el borrador de Acuerdo de Retirada del Reino Unido – Brexit

En un esfuerzo de total transparencia, dentro de la segunda ronda de negociaciones, el pasado 28/2/2018, la Comisión ha dado a conocer a los países de la Unión Europea su borrador de Acuerdo de Retirada en el que propone soluciones a las inevitables consecuencias que conllevará el Brexit. Entre ellas, dedica el Título IV de su borrador a los derechos de Propiedad Intelectual que afectan tanto a las marcas como a los diseños, las variedades vegetales, las indicaciones geográficas o las denominaciones de origen.

La Comisión propone que los titulares de estos derechos obtenidos en la Unión Europea y concedidos antes de que termine el periodo de transición, sean automáticamente titulares de los mismos derechos en el Reino Unido, sin tener que solicitar su registro ante las autoridades británicas, sin estar sometidos a un examen por dichas autoridades y sin tener que pagar por conservar sus derechos.

Por su lado, el lobby de los profesionales británicos del sector de la Propiedad Intelectual, en su carta al gobierno británico del pasado mes de diciembre 2017, ha pedido a su gobierno que garantice la continuidad de la protección que otorga el sistema elaborado a nivel europeo en materia de Propiedad Intelectual,  en el que el Reino Unido ha participado activamente y que considera como una base esencial para el normal desarrollo de los negocios.

La posición de los intereses profesionales británicos parece por lo tanto coincidir con la propuesta de la Comisión en materia de derechos de propiedad intelectual. Queda ahora ver qué posición toma el gobierno británico.

Uno de los principales escollos que conocen en esta fase las negociaciones para la elaboración de un texto común de Acuerdo de Retirada entre la Comisión y el gobierno británico reside en la fijación de la fecha final del periodo transitorio. Si bien la Comisión propone en su borrador del pasado mes de febrero que la fecha final sea el 31 de diciembre de 2020, es decir 21 meses después de la fecha fijada para el Brexit, el 29 de marzo de 2019, por su parte, el gobierno británico considera que el plazo de dos años es adecuado pero no quiere comprometerse a una fecha fija y propone quedarse en el mercado único y en la unión aduanera el tiempo que sea necesario.

Esta cuestión del final del periodo de transición debería debatirse durante la próxima reunión de los líderes europeos fijada para finales de marzo, en Bruselas. La posición del gobierno español al respecto es, a juzgar por declaraciones recientes de algunas autoridades, la misma que la de la Comisión. No consideran conveniente, ni para la Unión Europea ni para el Reino Unido, mantener durante un periodo demasiado largo el Reino Unido dentro de un sistema que tendría que seguir financiando sin poder sin embargo participar en las decisiones tomadas al no estar ya presente en las instituciones de la Unión Europea.

Es de resaltar la unión y coherencia con la que están actuando los países miembros en este proceso de retirada del Reino Unido de la Unión Europea y el carácter positivo y constructivo con el que se están buscando soluciones que no castiguen al Reino Unido sino que permitan fijar las bases de la futura relación con el Reino Unido cuando ya no sea un país miembro de la Unión y haya finalizado el periodo transitorio.

No podemos, sin embargo, descartar la posibilidad de que las negociaciones fracasen. En este sentido la Comisión, al mismo tiempo que está elaborando un proyecto que permita llegar a un acuerdo, está también considerando y advirtiendo a los diferentes agentes económicos de las posibles consecuencias a las que podría llevar la falta de acuerdo.

Las empresas españolas deben por lo tanto ser conscientes de que existe el riesgo de que sus derechos de marca dejen de tener efectividad en el Reino Unido a partir del 29 de marzo 2019 por lo que es recomendable que, por lo menos las empresas que están interesadas en el mercado británico, procedan a registrar sus marcas como marcas nacionales en el Reino Unido, incluso en aquellos casos en los que sus marcas se encuentran ya registradas como marcas de la Unión Europea en la EUIPO.

Debemos por lo tanto estar atentos a la evolución de las negociaciones entre la Comisión y el gobierno británico. La Comisión ya ha hecho sus deberes y ha presentado su borrador de Acuerdo de Retirada. La pelota está ahora en el tejado del gobierno británico.

Autora: Catherine Bonzom

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¿Cómo se determina si las características de un diseño están dictadas exclusivamente por su función técnica?

En su reciente sentencia de 8 de marzo de 2018, C-395/16, DOCERAM contra CeramTec, el Tribunal de Justicia ha abordado la controvertida cuestión de la prohibición de protección como diseño comunitario de las formas dictadas exclusivamente por su función técnica. Esta prohibición está recogida en estos términos en el artículo 8.1 del Reglamento núm. 6/2002 sobre los dibujos y modelos comunitarios. Su finalidad, según se expresa en el considerando 10 del Reglamento, es la de evitar que a través de la exclusiva otorgada al titular de un diseño industrial pueda llegar a obstaculizarse la innovación tecnológica.

Ahora bien, la interpretación realizada por los tribunales nacionales y por la EUIPO de esta norma no ha sido uniforme hasta ahora. Básicamente, han coexistido dos diferentes enfoques:

  1. Por un lado, el de la llamada multiplicidad de las formas, conforme al cual si existen diferentes formas alternativas para un objeto que cumplan la misma función técnica, no se puede considerar que el diseño en cuestión esté exclusivamente dictado por esa función. Este criterio seguido ha sido seguido por los tribunales de varios países, entre ellos Alemania, Francia y España.
  2. La EUIPO, sin embargo, ha optado en sus últimas decisiones por un enfoque distinto, conforme al cual debería examinarse si el diseñador eligió las características del diseño tomando en consideración únicamente su funcionalidad o si también tuvo cuenta otras consideraciones. Este análisis tendría además que hacerse desde la perspectiva de un observador razonable u objetivo.

El TJUE no había tenido hasta el momento oportunidad de pronunciarse sobre el tema. La ocasión se la ha brindado la cuestión prejudicial planteada por el Oberlandesgericht Düsseldorf en el procedimiento que enfrenta a las compañías alemanas DOCERAM GmbH y CeramTec GmbH. La primera es titular de varios registros de diseños comunitarios que protegen la apariencia de unos pernos cerámicos que se utilizan en las máquinas de soldado para mantener en una posición correcta los elementos a soldar:

En respuesta a una acción de infracción de esos registros, la compañía CeramTec GmbH pidió su declaración de nulidad por vía de reconvención, por incurrir en la prohibición establecida en el artículo 8.1 del Reglamento núm. 6/2002. La reconvención de nulidad fue estimada y DOCERAM apeló la decisión alegando que existían otras formas alternativas para el producto en cuestión que permitían obtener el mismo resultado técnico. A la vista esta situación, el tribunal de Düsseldorf plantea la cuestión prejudicial ante el TJUE a fin de que se pronuncie sobre qué criterio debe ser empleado para el análisis de la prohibición.

Pues bien, el Tribunal de Justicia rechaza en primer lugar la doctrina de la multiplicidad de formas. A su juicio, ni del artículo 8.1 del Reglamento núm. 6/2002 ni de ninguna otro precepto del Reglamento se desprende que la multiplicidad de las formas sea el único criterio que permita determinar la aplicación de dicho artículo. Siguiendo la opinión del Abogado General, considera además que de aplicarse este criterio se permitiría que un operador que registrase las varias formas alternativas que cumplieran una misma función técnica obtuviera en la práctica una protección exclusiva equivalente a la de una patente, sin cumplir los requisitos de esta última.

Por tanto, el TJUE acoge el criterio alternativo, afirmando que el factor a considerar es si a la hora de elegir las características de apariencia del producto se han tenido en cuenta otras consideraciones distintas a la necesidad de que cumpla una función técnica, en particular las vinculadas a su aspecto visual. De este modo, el Tribunal concluye que para que se aplique la prohibición del artículo 8.1 del Reglamento núm. 6/2002 es preciso que su función técnica sea el único factor que determinó las características de apariencia de un producto, para lo cual resulta irrelevante la existencia de dibujos o modelos alternativos.

Sin embargo, en respuesta a la segunda cuestión planteada por el Oberlandesgericht Düsseldorf , el Tribunal de Justicia rechaza que para realizar este análisis sea necesario acudir a la percepción de un hipotético “observador objetivo”.

Por contra, el TJUE -siguiendo también la opinión del Abogado General- afirma que para examinar la cuestión el juez nacional no debe basarse en la percepción de un “observador objetivo” sino que debe tener en cuenta todas las circunstancias del caso. Entre estas circunstancias deben considerarse, en particular, el diseño de que se trate, las circunstancias objetivas que muestren los motivos de elección de las características de apariencia del producto, los datos relativos a su utilización, o incluso la existencia de dibujos o modelos alternativos que permitan realizar la misma función técnica.

Como se puede apreciar, las pautas establecidas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en esta sentencia no facilitan demasiado la labor de los tribunales nacionales. Sin duda la cuestión de la funcionalidad técnica continuará siendo un importante elemento de controversia en los procedimientos de infracción y validez de los diseños industriales.

Autor: Carlos Morán

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