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Tag Archives: Diseños comunitarios

Diseño de llantas BMW: relación entre el Reglamento Bruselas I y el Reglamento sobre diseños comunitarios

El pasado 13 de julio de 2017, el Tribunal de Justicia de la UE (“TJUE”) dictó una interesante sentencia (asunto C-433/16) que aclara la relación existente entre el Reglamento CE 44/2001 (actualmente R. 1215/2012) y el Reglamento CE 6/2002 sobre los Dibujos y Modelos Comunitarios.

La sentencia del TJUE trae causa de una acción de jactancia interpuesta por la compañía italiana Acacia, SrL (“Acacia”) ante el Tribunal de Nápoles para que se declarara la inexistencia de infracción de los dibujos o modelos comunitarios registrados a nombre de Bayerische Motoren Werke AG (“BMW”) para llantas de aleación para ruedas de automóviles por razón de la fabricación y comercialización por Acacia de réplicas de este producto bajo la marca WSP ITALY. Acacia también pidió que se declarara que BMW había cometido actos de abuso de posición dominante y de competencia desleal y que se condenara a BMW a cesar en toda actividad que pudiese obstaculizar la comercialización de las réplicas de las llantas de aleación objeto de consideración por parte de Acacia. Durante el transcurso del procedimiento, el Tribunal de Casación italiano decidió suspender el procedimiento y plantear al TJUE distintas cuestiones prejudiciales relacionadas con la interpretación de los dos Reglamentos Comunitarios antes citados.

Mediante la primera cuestión prejudicial, el órgano remitente pregunta al TJUE si el art. 24 del Reglamento CE 44/2001, que regula la prórroga de competencia, debe interpretarse en el sentido de que una excepción basada en la incompetencia del juez que conoce el asunto propuesta en el primer acto de oposición, pero con carácter subsidiario respecto de otras excepciones procesales formuladas en el mismo acto, puede considerarse una aceptación de la competencia del juez al que se ha sometido el litigio. En el caso que nos ocupa, se dio la circunstancia de que BMW en su primer acto de oposición ante el Tribunal de Nápoles impugnó no sólo la competencia de dicho juez sino también la regularidad del escrito de interposición del recurso y el mandato del representante de Acacia.

El TJUE contesta en sentido afirmativo a esta pregunta. En su respuesta, el tribunal incide en la segunda frase del art. 24 del Reglamento CE 44/2001 que dispone que no hay prórroga tácita de la competencia del órgano jurisdiccional que conoce del asunto, si el demandado propone una excepción de incompetencia expresando de este modo su voluntad inequívoca de no aceptar la competencia de dicho órgano jurisdiccional.

Mediante las cuestiones prejudiciales 2ª y 3ª, el órgano remitente pregunta al TJUE si el art. 82 del Reglamento 6/2002, que regula la competencia internacional de los tribunales de dibujos y modelos comunitarios, debe interpretarse en el sentido de entender que las acciones declarativas de la inexistencia de infracción a que se refiere el art. 81, letra b) del citado Reglamento, únicamente pueden entablarse ante los tribunales de dibujos y modelos comunitarios del Estado Miembro en el que el demandado tenga su domicilio (excluyéndose de este modo las disposiciones del Reglamento 44/2001).

El TJUE contesta en sentido afirmativo a esta pregunta señalando que el art. 79.3 del Reglamento 6/2002 excluye de forma expresa la aplicación de los arts. 2, 4, 5 (puntos 1, 3, 4 y 5), 16 (apartado 4) y 24 del Convenio de Bruselas, salvo en los casos en que se produzca una prórroga de la competencia en el sentido del art. 23 ó 24 del Reglamento 44/2001. El Tribunal recuerda en este punto que la exclusión arriba reseñada no alcanzaría a los arts. 17 y 18 del Reglamento de Bruselas (sustituidos por los arts. 23 y 24 del Reglamento 44/2001). Sin embargo, en el caso que nos ocupa, este inciso no sería relevante porque no se habría producido ninguna prórroga de competencia.

Mediante la cuarta cuestión prejudicial el órgano remitente pregunta al TJUE si la regla de competencia establecida en el art. 5.3 del Reglamento 44/2001 puede aplicarse a las acciones declarativas de inexistencia de infracción referenciadas en el art. 81, letra d) del Reglamento 6/2002.

La respuesta del TJUE es negativa. El TJUE recuerda que el art. 5.3 del Convenio de Bruselas no es aplicable a los procedimientos resultantes de las acciones de nulidad e infracción a que se refiere el art. 81 del Reglamento 6/2002, de conformidad con lo dispuesto en el art. 79, apartado 3, letra a) de este último Reglamento. Esta respuesta es coincidente con las respuestas dadas por el Tribunal a las cuestiones prejudiciales 2ª y 3ª antes reseñadas.

Finalmente, mediante las cuestiones prejudiciales 5ª y 6ª, el Tribunal italiano pregunta al TJUE si las pretensiones de declaración de abuso de posición de dominio y de competencia desleal conexas a la acción declarativa de inexistencia de infracción del dibujo o modelo comunitario, podrían estar comprendidas en el ámbito de la regla de competencia establecida en el art. 5.3 del Reglamento 44/2001 en materia delictual.

También en esta ocasión la respuesta del TJUE es negativa. El Tribunal señala que ello es así en la medida en que la determinación de la jurisdicción competente debe basarse para el conjunto del litigio en el régimen de competencia establecido por el Reglamento 6/2002 y la estimación de las cuestiones planteadas, presupondría forzosamente la estimación previa de la acción declarativa de la inexistencia de infracción.

La sentencia dictada por el TJUE nos merece una opinión positiva. En esencia, el TJUE nos recuerda que la competencia internacional de los tribunales de dibujos y modelos comunitarios para conocer de las acciones en materia de infracciones y de nulidad tienen carácter de lex specialis en relación con las normas de competencia establecidas en el Reglamento 44/2001 y son, por ende, de aplicación preferente.

Autor: Enrique Armijo Chávarri

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¡Confirmado! Los titulares de licencias sobre dibujos o modelos comunitarios también pueden demandar aunque no hayan inscrito su licencia en el Registro

Si hace apenas unos meses el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunció (caso C-163/15) a favor de que los licenciatarios de marcas comunitarias (o mejor dicho, “de la Unión Europea”) tuvieran legitimidad para ejercitar acciones por infracción frente a terceros aunque las licencias no estuvieran inscritas, ahora ha sido el turno de los licenciatarios de dibujos o modelos comunitarios (todavía “comunitarios”).

En efecto, recientemente se publicó la decisión del TJUE en el asunto C-419/15 que tenía por objeto una cuestión prejudicial planteada por el Oberlandesgericht Düsseldorf (para entendernos, el tribunal alemán de apelación) a colación de un procedimiento entre dos empresas alemanas, la primera de ellas, la demandante, titular de una licencia exclusiva no inscrita de un diseño comunitario, y la segunda de ellas, la demandada, distribuidora de un producto presuntamente infractor del referido diseño.

Bajo estas circunstancias, el tribunal alemán plantea al TJUE dos preguntas: 
  • ¿Puede un licenciatario no inscrito ejercitar acciones por infracción de los derechos sobre un diseño comunitario registrado?
  • De ser así, ¿puede el licenciatario exclusivo además ejercitar una acción indemnizatoria por los daños y perjuicios sufridos o solamente puede participar en un procedimiento iniciado por el propio titular?

Con respecto a la primera de las cuestiones, una interpretación literal del artículo 33, apartado 2, del Reglamento 6/2002 podría llevar a pensar que una licencia no inscrita no permite hacer valer los derechos frente a terceros pues la primera frase de dicho apartado establece que “los actos jurídicos indicados en los artículos 28, 29 y 32 [sobre cesiones, derechos reales y concesión de licencias] sólo surtirán efectos frente a terceros en todos los Estados miembros tras la inscripción en el Registro”. Sin embargo, el Tribunal nos recuerda que las normas deben interpretarse no sólo teniendo en cuenta su tenor literal, sino también de acuerdo a su contexto y los objetivos que persigue.

Así las cosas, el Tribunal llama la atención al hecho de que tanto el propio apartado 2 del artículo 33 como también el apartado 3 del artículo 33 se refieren expresamente a los terceros que hubieran adquirido derechos, lo que le lleva a pensar que, desde un punto de vista contextual, la norma está pensada para regular los efectos que produce el registro frente a terceros que hubieran adquirido derechos después y no, en cambio, aquellos otros casos en los que el tercero sea simplemente un infractor.

En conclusión, la respuesta a la primera cuestión es que, efectivamente, un licenciatario puede ejercitar acciones por infracción de los derechos sobre el diseño comunitario registrado objeto de la licencia aunque dicha licencia no haya sido inscrita en el Registro.

Con respecto a la segunda de las cuestiones, la duda sobre si pudiendo el licenciatario no inscrito iniciar acciones por infracción podría además ejercitar una acción indemnizatoria surge del tenor del artículo 32, apartado 4, el cual establece que, a fin de obtener una indemnización por los daños y perjuicios sufridos, el licenciatario estará facultado para participar en la acción por infracción interpuesta por el titular del diseño comunitario, sin precisar si puede reclamar el resarcimiento cuando sea él mismo quien ejercita la acción.

De nuevo, el Tribunal recurre al contexto y señala que habiendo supuestos en los que el Reglamento contempla que el licenciatario exclusivo pueda ejercitar por sí mismo una acción por infracción (con consentimiento del titular y cuando el titular no haya actuado dentro de un plazo razonable pese a habérselo instado a hacer), no tendría ningún sentido que en cambio no pudiera solicitar el resarcimiento de los daños y perjuicios sin adherirse a una acción interpuesta por el titular. Esa interpretación restrictiva sería además, según apunta la sentencia, contraria al objetivo de la norma, el cual consiste en dotar al licenciatario de vías procesales para actuar contra la infracción y defender así sus derechos.

En definitiva, la conclusión a la que llega el Tribunal en relación con la segunda cuestión es que el licenciatario, una vez legitimado para ejercitar la acción por infracción, puede asimismo reclamar por sí el resarcimiento de los daños y perjuicios sufridos.

De este modo, como ya hiciera con la marca comunitaria, el TJUE se posiciona nuevamente a favor de que los licenciatarios también puedan demandar aunque no hayan inscrito su licencia en el Registro. Esta decisión, además, se sitúa en línea con la interpretación que en su día realizó el Juzgado de lo Mercantil de Alicante, en cuya sentencia de 26 de diciembre de 2011 (ECLI:ES:JMA:2011:152) señaló que el artículo 33 del Reglamento estaba tan sólo dedicado a regular la posición jurídica del licenciatario frente a terceros subadquirientes del licenciante titular de la marca.


Autor: Joaquín Rovira

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La actualización del sistema de protección por diseño industrial

Recientemente han visto la luz dos estudios encargados por la Comisión Europea referentes a una revisión económica y a una revisión legal o jurídica de la protección por diseño industrial en Europa con el objeto de evaluar y revisar el funcionamiento de la protección por diseño industrial en Europa.

La Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de octubre de 1998 sobre la protección jurídica de los dibujos  modelos buscó la aproximación y armonización de las legislaciones nacionales en materia de diseño industrial. Posteriormente, en el año 2001, la creación del sistema de protección por dibujos y modelos comunitarios, alineado con la Directiva anterior y cuyas primeras solicitudes se presentaron en la EUIPO (entonces OAMI) en 2003, supuso un hito importante para la protección del diseño industrial en Europa, al permitir obtener una protección unitaria en todos los países de la Unión Europea mediante una única solicitud.

El propósito del estudio sobre la revisión legal ha sido analizar si el marco jurídico actual de la UE para la protección del diseño está contribuyendo a su estrategia en relación con la innovación y, en su caso, proponer recomendaciones. El objetivo de esta estrategia es crear un entorno favorable que haga más fácil la transformación de las ideas en productos, con el consecuente crecimiento de la economía y la creación de empleo.

Una conclusión muy positiva es la constatación de que se ha alcanzado un nivel de armonización muy alto en varios aspectos del sistema de diseños, debido en gran medida al papel armonizador y de convergencia ejercido por la práctica y las decisiones de la EUIPO relativas a los diseños comunitarios. En este sentido se hace referencia a los programas de convergencia de la EUIPO, como acuerdos entre la EUIPO y varias oficinas de patentes nacionales de países europeos para armonizar una práctica común sobre dibujos y modelos.

Asimismo, se ha destacado el esfuerzo de las oficinas de patentes nacionales y de los tribunales nacionales en alinear sus decisiones con las interpretaciones de la EUIPO o del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Por otro lado, el estudio ha detectado algunos puntos controvertidos, como la propia definición de dibujo o modelo –design– o varios conceptos, como el de “funcionalidad”, “divulgación” o “ámbito de protección”.

En cuanto a las recomendaciones que propone el estudio, cabe destacar la aclaración de los conceptos de carácter singular y sector industrial. El estudio sugiere que al determinar el carácter singular de un diseño, las oficinas de patentes nacionales y los tribunales también deben referirse a la naturaleza del producto, la forma de su uso, el propósito al que se destina y el sector industrial al que pertenece o por el que circula.

También propone la revisión de las actuales nociones de “visibilidad” y “uso normal”, indicando que la definición de “dibujo” o “modelo” debe implicar que todos los diseños deben ser visibles” para poder ser protegidos. Asimismo son destacables las recomendaciones relativas a las representaciones gráficas para los diseños industriales. A este respecto, el Programa de Convergencia CP6 de la Euipo ya ha abordado la convergencia en materia de representación gráfica de un dibujo o modelo.

El estudio también aborda dos temas clave relacionados con la protección por diseño industrial: la impresión 3D y la cuestión de las piezas de recambio. Las tecnologías de impresión 3D son un área de estudio relativamente reciente, cuyo impacto no sólo afecta a los diseños, sino también a otras modalidades de protección como las patentes, las marcas o el copyright. El estudio es extremadamente cauto en este tema, indicando la necesidad de profundizar más en él desde todos los puntos de vista, y realizando recomendaciones sobre posibles disposiciones acerca de infracciones directas o indirectas de diseños.

En cuanto a la cuestión de las piezas de recambio, ya se encontraba contemplada en la Directiva 98/71/CE, que instauraba una solución transitoria de “congelación más liberación”. Este régimen permitió a cada país mantener las disposiciones legales vigentes al respecto, pero en caso de realizar cambios en las mismas deberían ser tendentes a la liberalización del mercado de los componentes con fines de reparación de productos complejos. No obstante, las legislaciones nacionales no se encuentran armonizadas, pues en algunos países -y para los diseños comunitarios – no se pueden ejercer los derechos derivados del diseño de componentes de productos complejos de cuya apariencia depende el diseño protegido con fines de reparación, mientras que en otros –como Francia o Alemania- sí que es posible. El estudio urge a poner fin a esta situación y recomienda abordar el tema de las piezas de recambio junto con el de la impresión 3D, ya que esta tecnología puede afectar a la fabricación y distribución de las piezas de recambio.

Con la Directiva 98/71/CE a punto de cumplir la mayoría de edad y tras más de 13 años con el sistema de protección de dibujos y modelos comunitarios en marcha en la EUIPO, era necesario iniciar un proceso de actualización, por lo que se ha hecho un alto en el camino para evaluar la situación actual y proponer mejoras, que deberán ser contrastadas por todas las partes interesadas en el sistema de protección de diseños industriales.

N.BArtículo publicado originalmente en Iuris & Lex


Autor: Pedro Saturio

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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea allana el camino de los titulares de diseños no registrados para el ejercicio de acciones de infracción

La sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el 19 de junio de 2014 en el asunto C-345/13 aclara dos cuestiones importantes en relación con las acciones de infracción de los diseños comunitarios no registrados: el examen del requisito del carácter singular y la carga de la prueba de su concurrencia.


La sentencia resuelve la cuestión prejudicial planteada por la Supreme Court irlandesa en el marco del litigio entre la empresa británica Karen Millen Fashions (“KMF”), que había diseñado una blusa a rayas, y la cadena de establecimientos irlandesa Dunnes Stores (“Dunnes”), que comercializaba una blusa semejante. En el procedimiento iniciado por KMF de infracción de su diseño no registrado Dunnes reconoció haberlo copiado, pero impugnó su validez negándole carácter singular.

La primera cuestión que la Supreme Court irlandesa plantea al Tribunal de Justicia es si para determinar el carácter singular de un diseño no registrado éste se debe comparar con los diseños divulgados anteriormente de forma individual o si es posible -como defendía Dunnes- realizar la comparación con una combinación de características existentes en varios diseños anteriores.

Respecto a esta cuestión el Tribunal de Justicia confirma el criterio que ya había sido apuntado en la sentencia del Tribunal General de 22 de junio de 2010, T-153/08, y que se apoya en una interpretación literal del artículo 6.1 del Reglamento sobre los dibujos y modelos comunitarios, en el que se alude a la impresión general producida “por cualquier otro dibujo o modelo” previamente divulgado. Según el Tribunal esta redacción del precepto implica que la comparación sólo es posible con respecto a dibujos o modelos “concretos, individualizados, determinados e identificados” entre todos los diseños anteriores.

No obstante, la posibilidad de tomar en consideración la combinación de características de diseños conocidos está expresamente prevista en el artículo 25.1 del Acuerdo ADPIC. Para el Tribunal de Justicia, sin embargo, se trata de una opción potestativa que no ha sido asumida por el legislador comunitario.

La segunda cuestión planteada se refería a la carga de la prueba del carácter singular del diseño no registrado, que según Dunnes debía recaer sobre el titular del diseño. Por contra, el Tribunal de Justicia considera que el artículo 85.2 del Reglamento establece una presunción de validez de los diseños no registrados que debe interpretarse de forma que se favorezca la consecución de los objetivos de simplicidad y rapidez de protección de los diseños no registrados, enunciados en los considerandos del propio Reglamento.

Por este motivo concluye que a la hora de ejercitar la acción de infracción del diseño no registrado no se puede exigir a su titular que demuestre que ese diseño cumple con el requisito del carácter singular, sino únicamente que identifique las características del diseño que a su juicio le confieren ese carácter.

Esta decisión facilita sin duda el ejercicio de las acciones de infracción de los diseños no registrados y establece una distribución de la carga de la prueba sobre la validez del diseño coherente con la regulación del resto de las figuras de propiedad industrial.

En definitiva, el Tribunal de Justicia realiza una interpretación del Reglamento sobre los dibujos y modelos comunitarios favorable a los intereses de las empresas -entre ellas las del mundo de la moda- que confían en la figura del diseño comunitario no registrado para la protección de sus creaciones.


Autor: Carlos Morán

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ALICANTE AL HABLA: Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 16 de febrero de 2012 en el asunto (C-488/10) “Cegasa vs PROIN”

Se trata de una cuestión prejudicial (asunto C-488/10) planteada por el Juzgado de Marca Comunitaria de Alicante (Juzgado) ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Tribunal), en un caso en el que Celaya Emparanza y Galdós Internacional, S.A. (Cegasa) había ejercitado una acción de infracción en base al registro de diseño comunitario prioritario 000421649-0001:

frente al diseño comercializado por Proyectos Integrales de Balizamiento, S.L. (PROIN):



A finales de 2007 PROIN comercializó un señalizador de viales que Cegasa estimó que no producía una impresión general diferente a la de su diseño comunitario 000421649-0001. En enero de 2008 Cegasa requirió extrajudicialmente a PROIN para que pusiera fin a la infracción. Esta última negó la infracción comprometiéndose a introducir ciertas modificaciones en su diseño. En abril de 2008 PROIN registró ante la OAMI el diseño comunitario 000915426-0001 (reproducido en segundo lugar) posterior al registrado por Cegasa.

Cegasa ejercitó una acción de infracción ante el Juzgado sin antes interponer ante la OAMI una acción de nulidad frente al registro de diseño comunitario posterior 00091546-0001. PROIN se opuso a la acción de infracción alegando que Cegasa carecía de legitimación activa por cuanto que el diseño comercializado por PROIN era una reproducción del diseño comunitario registrado 00091546-0001, disfrutando su titular de un derecho de utilización por lo que su uso no podía calificarse de infracción.

Ante esta situación el Juzgado planteó al Tribunal si el derecho a prohibir la utilización por terceros se extiende a cualquier tercero que utilice otro diseño que no produzca en los usuarios informados una impresión general distinta o si, por el contrario, queda excluido aquel tercero que usa un diseño comunitario posterior registrado a su favor en tanto éste no se anule. También planteó al Tribunal si la respuesta a esa cuestión varía en función de la buena o mala intención del titular del registro posterior.

El Tribunal ha respondido a la primera cuestión indicando que por tercero debe interpretarse cualquier posible infractor de un diseño comunitario registrado, sea este tercero titular o no de un registro de diseño comunitario posterior. El hecho de que el Reglamento de diseño comunitario otorgue un derecho exclusivo de utilización tal circunstancia no es de entidad suficiente para poner en entredicho la interpretación indicada, añadiendo que las disposiciones de ese Reglamento deben interpretarse a la luz del principio de prioridad en virtud del cual el diseño comunitario registrado anterior prima sobre cualquier otro posterior.

Por tanto, el Tribunal ha despejado la duda planteada y deja claro que la nulidad no es un requisito previo al ejercicio de una acción de infracción contra un registro de diseño comunitario posterior. De hecho podría darse el caso de que se declare la infracción y el registro de diseño comunitario posterior todavía se encuentre en vigor ante la OAMI.

Respecto a la segunda cuestión el Tribunal ha señalado que la primera cuestión no varía en función de la intención y del comportamiento del tercero, sea de buena o mala fe.

Como conclusión, se trata de una Sentencia pionera de enorme importancia práctica por cuanto que establece un claro rechazo a la validez de los llamados tradicionalmente “registros de cobertura”, utilizados con frecuencia por presuntos infractores para amparar su uso y obstaculizar el ejercicio de las acciones de infracción. Actualmente el Tribunal tiene pendiente de decidir otra cuestión prejudicial planteada por el mismo Juzgado, en relación con marcas comunitarias (asunto C-561/11), y donde se prevé la adopción del mismo criterio.

Además, esta Sentencia establece un criterio completamente distinto a lo que se viene aplicando por la jurisprudencia española en acciones de infracción frente al uso por terceros amparados por marcas españolas registradas. En estos casos, el titular de la marca registrada con anterioridad se ve obligado a ejercitar previamente o de manera acumulada a la acción de infracción la nulidad de ese signo registrado con posterioridad.

Autor: Luis Soriano

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