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¿Lujo low cost? Una sentencia sanciona las imitaciones de un bolso de Longchamp

Resumen del comentario a la SAP de Madrid 401/2017 de 15.9.2017 (ECLI:ES:APM:2017:14041), publicado en la Revista de Derecho de la Competencia y de la Distribución

El conflicto surgió a raíz de la comercialización en la web de GROUPON de unos cupones canjeables por unos bolsos de la empresa SARASWATI (que opera comercialmente como PRISAUK) cuyo diseño recordaba al modelo 1623 LE PLIAGE de LONGCHAMP (LE PLIAGE) y cuya oferta venía acompañada de mensajes publicitarios tales como «dale un toque francés a tu outfit con un bolso plegable de estilo Longchamp» o «bolso plegable estilo Longchamp, lujo asequible con un toque francés».

A continuación, mostramos una imagen comparativa del bolso modelo LE PLIAGE de Longchamp y de los bolsos comercializados por SARASWATI en GROUPON y en su web PRIASUK:

Ante esta comercialización, CASSEGRAIN —como titular de los derechos de propiedad intelectual e industrial sobre los bolsos y marcas LONGCHAMP— y LONGCHAMP —en calidad de fabricante y distribuidora en exclusiva de los bolsos— entablaron demanda contra SARASWATI y GROUPON, por infracción de la marca, de derechos de autor y por competencia desleal.

En concreto, las demandantes sostenían que el bolso LE PLIAGE merecía protección como obra plástica aplicada y que el modelo comercializado por SARASWATI era una reproducción de este bolso.

Asimismo, consideraban que la utilización en la web de GROUPON de la marca LONGCHAMP y de expresiones como “lujo asequible con un toque francés” hacían referencia al origen y posicionamiento de la marca LONGCHAMP en el mercado y suponían una infracción de esta marca, que además goza de notoriedad en su sector.

Por último, las actoras entendían que la utilización de fórmulas publicitarias como “estilo LONGCHAMP” suponía un acto de imitación, explotación de la reputación ajena, publicidad ilícita y prácticas engañosas por confusión o asociación previstas en la Ley de Competencia Desleal.

Por su parte, las demandadas negaron la notoriedad de la marca LONGCHAMP y que el bolso LE PLIAGE pudiera considerarse obra. Además, GROUPON intentó hacer valer la exención de responsabilidad prevista en la Ley de Comercio Electrónico al sostener que simplemente se limitó a reproducir la descripción facilitada por SARASWATI y que desconocía la ilicitud de la información almacenada en su web.

1.      Pronunciamientos de la Sentencia de Primera Instancia.

Con fecha 18 de noviembre de 2015 el Juzgado de lo Mercantil n 9 de Madrid, dictó una sentencia absolutoria con respecto a las pretensiones relativas a los derechos de exclusiva, de propiedad intelectual sobre el bolso y marca sobre la denominación LONGCHAMP, pero estimatoria en lo concerniente a la imitación desleal y aprovechamiento de la reputación ajena.

Específicamente la jueza a quo consideró que no había quedado acreditado que el bolso modelo LE PLIAGE de Longchamp reunía la originalidad y creatividad suficiente como para considerarse obra al amparo de la Ley de Propiedad Intelectual y que como la marca LONGCHAMP no se había utilizado sobre el producto sino en la publicidad, tampoco existía infracción marcaria, sino actos de imitación desleal y aprovechamiento indebido de la reputación ajena de los preceptos 11 y 12 de la Ley de Competencia Desleal. Igualmente, concluyó que GROUPON no podía beneficiarse de la exención de responsabilidad de la Ley de Comercio Electrónico puesto que había quedado probado que el diseño de la publicidad de los bolsos litigiosos se había realizado conjuntamente entre SARASWATI y GROUPON.

2.      Avance de los pronunciamientos de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid y sinopsis del comentario

La sentencia del Juzgado de lo Mercantil, recurrida tanto por las demandantes como por GROUPON, dio lugar a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 15.9.2017, que revierte casi por completo la decisión del Juzgado de lo Mercantil, al entender que la comercialización de los bolsos en la web de GROUPON infringía los derechos de autor sobre el modelo LE PLIAGE y la marca notoria LONGCHAMP.

El comentario completo, al que se puede acceder en el número 22 de la Revista de Derecho de la Competencia y de la Distribución, ofrece un análisis detallado de los principales pronunciamientos de esta Sentencia en la que se tratan temas de gran interés para el sector de la moda – el denominado Derecho de la Moda o Fashion Law- como son la protección vía derechos de autor de las creaciones en este ámbito —en este caso del bolso modelo “Le Pliage” de Longchamp—; la posible infracción de una marca notoria cuando su uso se hace en la publicidad acompañado de menciones como «estilo», «tipo», «imitación»; el principio de complementariedad relativa entre las normas de los derechos de exclusiva y la Ley de competencia desleal y la responsabilidad de un prestador de servicios de la sociedad de la información en relación con estas posibles infracciones.

Autora: Cristina Velasco

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Fashion Law. Licenciamiento (XIII)

La firma ELZABURU ha tenido el placer de colaborar con la editorial Thomson-Reuters Aranzadi en la obra Fashion Law, tratado pionero en España sobre el derecho de la moda, que fue presentado el pasado 16 de abril. 

Con estos pequeños resúmenes semanales, los profesionales de ELZABURU que han colaborado en la obra nos ofrecen una breve panorámica de su contribución: 

Licenciamiento

Una licencia es un medio del que dispone el titular de un activo intangible para permitir el uso de este por parte de un tercero bajo una serie de condiciones. A diferencia de la cesión, en la licencia no se transmite la titularidad del activo, únicamente se concede la posibilidad de explotarlo durante un periodo limitado de tiempo y en un territorio determinado.

Las licencias dan la posibilidad al licenciante de explotar un activo en territorios o mercados en los que podría no estar interesado en un principio o a los que no puede acceder por sí solo.

Hay que puntualizar que una licencia puede concederse tanto sobre derechos cuyo nacimiento está condicionado por su registro en una oficina de patentes y marcas, como sobre derechos cuyo nacimiento no está determinado por esta formalidad, como puede ser el derecho de autor o el secreto empresarial; en este último caso será conveniente establecer protocolos de protección del activo y sistemas de control de su uso. También es posible que se licencien varios activos inmateriales en un mismo acuerdo, como es frecuente en los contratos de franquicia, en los que se licencian marcas, diseños, know-how, etc.

El instrumento fundamental para la concesión de licencias son los contratos, en cuyo texto las partes pueden fijar cualquier condición que acuerden para regir dicha licencia. No obstante, un acuerdo de licencia suele contener una serie de cláusulas que contribuyen a la solidez y coherencia del documento contractual.

Así, la presencia de cláusulas en las que se definan el objeto de la licencia, la duración de la misma y su ámbito territorial permitirá delimitar el contenido de la licencia.

En relación con los activos, es recomendable incluir tanto una cláusula de propiedad intelectual (en la que se exponga la titularidad de los activos, qué parte se ocupará de la defensa de los mismos en caso de infracción por un tercero, si cabe la posibilidad de sublicenciar, y se prohíba el registro por parte del licenciatario), como una cláusula de control y auditoría (en la que se pacten mecanismos de verificación del uso del activo que el licenciatario está llevando a cabo y del cumplimiento de las condiciones de la licencia, así como de la correcta comunicación de los resultados de la explotación de los activos).

Respecto al pago por la licencia, en caso de que sea onerosa, las opciones más habituales para estructurar esta cláusula son fundamentalmente 4:

  • (i) el pago de una cantidad fija por la totalidad de la duración de la licencia.
  • (ii) el pago de una cantidad por cada año de licencia.
  • (iii) el pago de un porcentaje de los beneficios obtenidos de la comercialización del activo en cuestión.
  • (iv) el pago de un canon de entrada, más un porcentaje sobre los beneficios obtenidos. También es posible la combinación de estas formas o la utilización de cualquier otro sistema que convengan las partes.

La incorporación de otras cláusulas -como las de terminación anticipada o de ley aplicable y jurisdicción- son imprescindibles para dotar de seguridad jurídica al acuerdo y evitar problemas adicionales en caso de disputas.

Por último, es preciso resaltar que para que los acuerdos de licencia sean oponibles frente a terceros de buena fe es preciso inscribirlos en los registros que sean relevantes, como pueden ser los que gestionan las oficinas de propiedad industrial (la OEPM) o en los registros de propiedad intelectual.

Autores: Martín Bello y Alba María López

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La serie Fashion Law se compone de las siguientes entregas:

1. La protección de las marcas en el sector de la moda (23.04.2018)

2.La protección de los diseños en el sector de la moda (30.04.2018)

3.La protección de las patentes en el sector de la moda (07.05.2018)

4.La protección de la moda a través del derecho de autor (21.05.2018)

5.El derecho de imagen en el mundo de la moda (28.05.2018)

6.Data Fashion: cuestiones de privacidad y protección de datos (04.06.2018)

7.Falsificación y piratería en la moda (11.06.2018)

8.Agotamiento de derechos en el sector de la moda (18.06.2018)

9.La reputación corporativa en el sector de la moda (25.06.2018)

10.Protección de la imagen comercial de una marca de moda (04.07.2018)

11.Moda 4.0: webs, apps y RRSS (13.07.2018)

12. Valoración de intangibles (17.07.2018)

13. Licenciamiento (06.09.2018)

Fashion Law. Valoración de intangibles (XII)

La firma ELZABURU ha tenido el placer de colaborar con la editorial Thomson-Reuters Aranzadi en la obra Fashion Law, tratado pionero en España sobre el derecho de la moda, que fue presentado el pasado 16 de abril. 

Con estos pequeños resúmenes semanales, los profesionales de ELZABURU que han colaborado en la obra nos ofrecen una breve panorámica de su contribución: 

 

Valoración de intangibles

Con el paso del tiempo los activos intelectuales han ido ganando cada vez más peso en el valor de las empresas dedicadas a la moda, siendo las empresas más valiosas del mundo las que tienen marcas, patentes o diseños con valoraciones millonarias.

La valoración de un activo intangible en el mundo de la moda supone un reto debido al carácter no físico de esos activos, pues incorpora numerosos factores difícilmente evaluables con los métodos tradicionales de valoración de bienes, que suelen ajustarse más a activos tangibles.

Tan importante como saber el valor de los activos materiales de una empresa, es conocer el de sus activos inmateriales, pues constituyen una parte muy relevante del valor de la compañía.

Estas valoraciones pueden ir motivadas por razones de muy distinta índole: contabilización de los activos inmateriales de una empresa a efectos legales y fiscales, aportación de activos a una sociedad, licenciamiento de los mismos, indemnizaciones en litigios o constitución de hipotecas mobiliarias sobre los activos u otras operaciones.

Asimismo, también resulta interesante realizar una valoración de los intangibles cuando se está llevando a cabo un proceso de due diligence o auditoría de una empresa. De forma genérica esto se realizaría de la siguiente manera: identificar qué activos inmateriales se poseen y cuales entrarían en el proceso, determinar la existencia de derechos sobre ellos, comprobar el estado de los mismos y comprobar la afectación de esos activos por derechos de terceros y por último llevar a cabo la valoración de los intangibles propiamente dicha.

En las valoraciones de intangibles deben intervenir profesionales de distintas áreas para conseguir una estimación lo más aproximada posible y siempre atendiendo a las circunstancias que las rodean.

Hay dos grandes enfoques que hay que tener en cuenta a la hora de realizar una valoración de intangibles: el enfoque cuantitativo (datos numéricos y económicos) y el enfoque cualitativo (calidad y factores externos).

Antes de realizar dicha valoración hay que tener claro cuál es el motivo de la valoración, para elegir qué método o métodos se va a utilizar. A grandes rasgos, estos son los principales métodos:

  • Método de coste: es el coste incurrido para su generación o sustitución.
  • Método de ingresos: el valor presente de los beneficios económicos que se esperan durante la vida útil del derecho.
  • Método de mercado: el precio que otros adquirentes han pagado por derechos similares en el mercado.

Al existir diferentes tipos de intangibles susceptibles de ser valorados, estos métodos se adaptarán de formas distintas a cada uno de ellos, pudiendo en ocasiones ser más recomendable seguir uno u otro según las circunstancias de cada caso.

Autora: Cristina Espín

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La serie Fashion Law se compone de las siguientes entregas:

1. La protección de las marcas en el sector de la moda (23.04.2018)

2.La protección de los diseños en el sector de la moda (30.04.2018)

3.La protección de las patentes en el sector de la moda (07.05.2018)

4.La protección de la moda a través del derecho de autor (21.05.2018)

5.El derecho de imagen en el mundo de la moda (28.05.2018)

6.Data Fashion: cuestiones de privacidad y protección de datos (04.06.2018)

7.Falsificación y piratería en la moda (11.06.2018)

8.Agotamiento de derechos en el sector de la moda (18.06.2018)

9.La reputación corporativa en el sector de la moda (25.06.2018)

10.Protección de la imagen comercial de una marca de moda (04.07.2018)

11.Moda 4.0: webs, apps y RRSS (13.07.2018)

12. Valoración de intangibles (17.07.2018)

13. Licenciamiento (06.09.2018)

Fashion Law. Moda 4.0: webs, apps y RRSS (XI)

La firma ELZABURU ha tenido el placer de colaborar con la editorial Thomson-Reuters Aranzadi en la obra Fashion Law, tratado pionero en España sobre el derecho de la moda, que fue presentado el pasado 16 de abril. 

Con estos pequeños resúmenes semanales, los profesionales de ELZABURU que han colaborado en la obra nos ofrecen una breve panorámica de su contribución: 

 

Moda 4.0. Webs, apps y RRSS: Protección y defensa

La era digital ha afectado al mundo de la moda transformando su forma de diseñar, vender o comunicar. Nadie puede limitarse a operar a través de los canales tradicionales, siendo imprescindible llegar a los consumidores a través de los medios online.

Para ello, es esencial limitar los riesgos protegiendo los activos inmateriales del negocio.

En este sentido, tener la exclusiva sobre un dominio que identifique el negocio es muy relevante, especialmente, para excluir el uso por parte de terceros. Para conseguir este monopolio debe registrarse el dominio ante el organismo correspondiente, en función del dominio que se registre, pudiendo ser nacional (.es, .us, .uk, etc.) o genérico (.com, .net, .biz, etc.).

En un sitio web también puede protegerse su contenido, apariencia y disposición. Cualquier contenido original incluido en el sitio web (imágenes, textos, vídeos, ilustraciones, etc.) se encuentra protegido por la Ley de Propiedad Intelectual. Esta protección se extiende también a los contenidos subidos a las redes sociales, pues tienen la misma consideración que aquellos incluidos en una web corporativa. Igualmente, pueden protegerse como base de datos aquellas webs de las que se extraen o compilan datos e información, bien como obra o bien como derecho sui generis, siempre que se acredite la inversión realizada por el titular, siendo más habitual lo segundo.

Todo ello debe complementarse con una estrategia de protección contractual, siendo las políticas de uso de la web una herramienta idónea para limitar la reutilización de los activos intangibles del negocio.

La protección de las Apps móviles sigue un esquema similar al de las webs para sus contenidos, siendo la diferencia principal que la App puede protegerse adicionalmente como un programa de ordenador o software, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Propiedad Intelectual.

Finalmente, no debe olvidarse el registro de aquellas marcas utilizadas para identificar al negocio en las plataformas online.

Pero esta revolución digital está experimentando una transformación permanente, planteando nuevos retos y estrategias focalizadas en mejorar la experiencia del cliente: a través de la adaptación de las tiendas físicas a las nuevas tecnologías, la experimentación con chatbots, la personalización de prendas gracias a las novedades técnicas en los materiales utilizados, como en las prendas deportivas, cuyas características técnicas se adaptan a las exigencias de los deportistas de alto nivel, o en el diseño de ropa cuyo color cambia en función de las condiciones climáticas, y la adaptación de sus modelos de negocio a los nuevos objetivos de sostenibilidad o mejora de las condiciones medioambientales, por ejemplo, a través del uso de energías renovables en la fabricación de sus prendas o a través de nuevos medios de producción de bajo impacto.

Autor: Martín Bello

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La serie Fashion Law se compone de las siguientes entregas:

1. La protección de las marcas en el sector de la moda (23.04.2018)

2.La protección de los diseños en el sector de la moda (30.04.2018)

3.La protección de las patentes en el sector de la moda (07.05.2018)

4.La protección de la moda a través del derecho de autor (21.05.2018)

5.El derecho de imagen en el mundo de la moda (28.05.2018)

6.Data Fashion: cuestiones de privacidad y protección de datos (04.06.2018)

7.Falsificación y piratería en la moda (11.06.2018)

8.Agotamiento de derechos en el sector de la moda (18.06.2018)

9.La reputación corporativa en el sector de la moda (25.06.2018)

10.Protección de la imagen comercial de una marca de moda (04.07.2018)

11.Moda 4.0: webs, apps y RRSS (13.07.2018)

12.Valoración de intangibles (17.07.2018)

13. Licenciamiento (06.09.2018)

Fashion Law. Protección de la imagen comercial de una marca de moda (X)

La firma ELZABURU ha tenido el placer de colaborar con la editorial Thomson-Reuters Aranzadi en la obra Fashion Law, tratado pionero en España sobre el derecho de la moda, que fue presentado el pasado 16 de abril. 

Con estos pequeños resúmenes semanales, los profesionales de ELZABURU que han colaborado en la obra nos ofrecen una breve panorámica de su contribución: 

 

Protección de la imagen comercial de una marca de moda

En el mundo de la moda ha surgido un creciente interés en la protección de la imagen comercial frente a imitadores que se intentan aprovechar de la fama y reputación de las marcas conocidas en el mercado, presentándose bajo una apariencia comercial (o trade dress) similar o confundible y que puede dañar a su imagen por ofrecer bienes o servicios de calidad inferior.

La imagen comercial está compuesta por el conjunto de elementos distintivos que integran a un comercio o a un producto y que lo identifican o caracterizan, haciendo que la suma de todos esos elementos cree una impresión o identidad visual que lo diferencie de sus competidores y logre una posición en el mercado.

En España no hay una regulación específica que contemple la imagen comercial. Por un lado, se pueden proteger algunos elementos como diseño industrial, propiedad intelectual y/o como marca tridimensional. Y, por otro lado, se pueden proteger el conjunto de ellos mediante la ley de competencia desleal, que persigue actos concurrenciales que causen interferencias en el mercado; en lo que nos interesa, podemos destacar los artículos 6 (actos de confusión) y 11 (actos de imitación).

A modo ejemplo, podemos destacar algunos elementos que integran la apariencia comercial de productos y marcas de moda y que pueden ser objeto de protección:

  • La disposición de un espacio de venta de productos: podría registrarse como marca tridimensional si identifica un concreto origen empresarial y diferencia los productos o servicios de los competidores. Asimismo, podría registrarse por diseño industrial protegiendo así, las líneas, volúmenes, colores y formas que lo configuran. Y, por último, los planos del establecimiento podrían protegerse mediante derechos de autor.
  • La apariencia de un sitio web: puede venir determinada por elementos que individualmente son susceptibles de protección por cualquiera de las vías mencionadas en esta entrada o por en su conjunto por competencia desleal.
  • La papelería (etiquetas, bolsas, envoltorios) que la conforman distintos elementos y es la forma de presentarse (dressing) transmite una impresión visual distintiva y diferenciada del producto o servicio y que ayuda a posicionar a la marca. Como en el supuesto anterior, se podría proteger cada elemento que la compone por marca, diseño industrial o derechos de autor o en su conjunto mediante competencia desleal (por actos de confusión o imitación).
  • Y como último ejemplo, pero no por ello menos importante, la experiencia en la compra, que comprende tanto el marketing, la fase de compra, postventa y atención al cliente forma parte de esta imagen comercial y que crea un valor fidelizador del cliente.
Autora: Cristina Espín

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La serie Fashion Law se compone de las siguientes entregas:

1. La protección de las marcas en el sector de la moda (23.04.2018)

2.La protección de los diseños en el sector de la moda (30.04.2018)

3.La protección de las patentes en el sector de la moda (07.05.2018)

4.La protección de la moda a través del derecho de autor (21.05.2018)

5.El derecho de imagen en el mundo de la moda (28.05.2018)

6.Data Fashion: cuestiones de privacidad y protección de datos (04.06.2018)

7.Falsificación y piratería en la moda (11.06.2018)

8.Agotamiento de derechos en el sector de la moda (18.06.2018)

9.La reputación corporativa en el sector de la moda (25.06.2018)

10.Protección de la imagen comercial de una marca de moda (04.07.2018)

11.Moda 4.0: webs, apps y RRSS (13.07.2018)

12.Valoración de intangibles (17.07.2018)

13. Licenciamiento (06.09.2018)

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