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Balance del MWC 2019 de Barcelona

El Tribunal de lo Mercantil de Barcelona y el Tribunal de Marcas de la Unión Europea de Alicante acaban de hacer público su informe resumen sobre la aplicación del Protocolo de servicio de guardia y de actuación rápida para el Mobile World Congress celebrado la semana pasada en Barcelona (MWC 2019). Para quienes, como ELZABURU, han vivido muy de cerca las peripecias procesales de este Congreso, los datos facilitados en este informe no son ninguna sorpresa.

1. Los Tribunales han atendido y resuelto un total de 50 asuntos, lo que representa un incremento del 42% sobre los asuntos ingresados en 2018.

2. Para tratar de evitar la adopción de medidas cautelares inaudita altera parte, se presentaron 38 escritos preventivos, 36 en Barcelona en materia de patentes y 2 en Alicante en materia de marcas y diseños de la Unión Europea. Todos ellos fueron tramitados y resueltos en 24 horas.

3. Para verificar la presencia durante la Feria de mercancía sospecha de infracción de patentes, el Tribunal atendió 5 solicitudes de Diligencias de comprobación de hechos, que fueron tramitadas y concedidas en un plazo de 48 horas. 2 de estas solicitudes se notificaron y ejecutaron, mediante la aprehensión de ejemplares, con la inauguración misma del Congreso.

4. En materia de medidas cautelares inaudita altera parte el Tribunal de Barcelona atendió 5 solicitudes que fueron presentadas y concedidas en un plazo de 48 horas antes del comienzo del Congreso. Las medidas se ejecutaron durante la tramitación del Congreso, con el embargo de ejemplares in situ. Curiosamente, en uno de los casos la interesada pudo presentar en dos días escrito de oposición y el Tribunal estimó la oposición levantando las medidas sobre la marcha.

5. ELZABURU ha seguido en vivo y en directo la celebración del MWC2019 interviniendo en 6 procedimientos judiciales, preparando la estrategia de defensa en otros 2 casos adicionales que han seguido otros derroteros y asistiendo al Congreso in situ para hacer frente a los incidentes que pudieran producirse.

Por lo demás, la actuación de los Juzgados de Barcelona y Alicante no ha podido ser más ejemplar, si se mide por la inmediatez de la respuesta judicial y por la efectividad de los mecanismos establecidos en el Protocolo. Ahora a pensar en el MWC2020!

Autor: Enrique Armijo
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Se abre la “línea telefónica” de los Juzgados para el MOBILE WORLD CONGRESS 2019 en Barcelona

Los Juzgados de lo Mercantil de Barcelona acaban de hacer público el Protocolo de Servicio de Guardia y de actuaciones rápidas para el MOBILE WORLD CONGRESS 2019 adoptado el pasado 13 de diciembre. Es el quinto año consecutivo que los Juzgados de Barcelona dan cobertura a este importante foro internacional haciendo posible la adopción de medidas cautelares y la tramitación de escritos preventivos en condiciones de máxima urgencia. Pero este año el Protocolo trae consigo algunas novedades importantes.

Por primera vez, el Protocolo es suscrito al mismo tiempo por el Tribunal Mercantil de Barcelona y por el Tribunal de Marcas de la Unión Europea de Alicante. De esta manera el Protocolo será efectivo no sólo con respecto a infracciones de patentes sino también para los casos de infracción de marcas y diseños de la Unión Europea. Las medidas cautelares que puedan adoptarse por el Tribunal de Alicante en este contexto podrán ser ejecutadas por los Juzgados de Barcelona durante la propia celebración del Congreso.

El Protocolo estará en vigor durante todo el mes de febrero y particularmente durante los días del evento, del 25 al 28 de febrero. El compromiso judicial consiste en tramitar y resolver las solicitudes de medidas cautelares urgentes en plazo de 2 días (sin audiencia del demandado) o de 10 días (con la celebración previa de Vista) en función de si se ha presentado previamente un escrito preventivo.

Pero el Protocolo propone además un criterio para evaluar el factor de riesgo que justifica la adopción de las medidas sin audiencia del demandado. A estos efectos será determinante el comportamiento previo de la parte demandante y la rapidez con la que haya reaccionado al conocimiento de la eventual infracción. El Protocolo enfatiza que “será importante que se haya presentado la solicitud de medidas cautelares urgentes con tal antelación que de buena fe no impida razonablemente la audiencia del demandado, cuando el titular del derecho presuntamente vulnerado hubiera tenido conocimiento anterior de la posible infracción y hubiera podido presentar su solicitud con tiempo suficiente”.

Estas previsiones del Protocolo invitan a las empresas que participan en el MWC a ponderar y poner en marcha cuanto antes las estrategias defensivas o preventivas que garanticen su posición. No hay que olvidar que en 2018 se llevaron a cabo 35 actuaciones en la MWC por los Jueces de Barcelona, 7 de las cuales consistieron en medidas cautelares adoptadas sin audiencia de los demandados encaminadas a conseguir la retirada de productos exhibidos en los stands.

Autor: Enrique Armijo
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Balance del Mobile World Congress de Barcelona: riesgos y oportunidades para las empresas expositoras a raíz de conflictos de patentes

Los Juzgados de lo Mercantil de Barcelona han hecho público un informe sobre el resultado del Protocolo que pusieron en práctica durante la celebración del MWC en Barcelona entre el 26 de febrero y el 1 de marzo pasados. ELZABURU ha vivido muy de cerca estos episodios y puede ofrecer un testimonio de primera mano de los riesgos y oportunidades que representan para los expositores que han participado en el mismo. En 8 de los 35 asuntos que se han tramitado por los Juzgados ELZABURU ha intervenido.

1.       El riesgo real de adopción de medidas cautelares inaudita parte contra las empresas expositoras

Los Juzgados de Barcelona tramitaron y concedieron, en un plazo de 48 horas, 7 solicitudes de medidas cautelares inaudita parte. ELZABURU tuvo que hacer frente a una de estas solicitudes de medidas sin audiencia que fue presentada, tramitada y concedida en cuestión de horas, el miércoles 20 de febrero, cuando faltaban cinco días para el inicio del Congreso

2.       El riesgo de la práctica de diligencias preliminares in situ durante la celebración del Congreso

Además de las medidas cautelares Los Juzgados de Barcelona han concedido también 3 solicitudes de diligencias preliminares para la obtención de información de empresas expositoras durante la celebración del Congreso.

3.       La presencia judicial en los stands de los propios expositores

El riesgo de las medidas y de las diligencias es mayor si cabe cuando se constata que en 9 de los 10 casos mencionados, la notificación de la resolución judicial y su ejecución instando la retirada de productos en exhibición se produjo una vez comenzado el Congreso mediante presencia, aunque discreta, de magistrados y autoridades policiales en los stand de los expositores. ELZABURU consiguió evitar esta situación en las medidas cautelares en las que intervino para uno de sus clientes.

4.       La efectividad del escrito preventivo para soslayar esos riesgos

Con anterioridad a las celebración del Congreso se presentaron y fueron admitidos 22 escritos preventivos. ELZABURU presentó 7 de estos escritos preventivos. En un caso, en particular, en el que intervino ELZABURU, la actuación previa ante el requerimiento recibido apenas una semana antes del inicio del Congreso y la presentación del escrito preventivo hizo posible la notificación anticipada del Auto de medidas cautelares y la prestación en 24 horas de una fianza para soslayar la efectividad de las medidas. Este ha sido el único caso de los 7 indicados en el que la parte contra la que se adoptaron las medidas consiguió evitar su ejecución.

5.       Importancia creciente de la actuación judicial en el MWC y las previsiones para 2019

En 2018 se han resuelto por los Juzgados de Barcelona un 40% más de casos que en ediciones anteriores del MWC; el número de escritos preventivos se ha duplicado y el de diligencias preliminares se ha triplicado. Un total de 27 compañías se han visto afectadas por estas actuaciones.

Las previsiones para el año que viene apuntan a que el número de casos seguirá aumentando. Los Jueces de Barcelona han demostrado una capacidad de reacción (actuaciones en 24 y 48 horas) extraordinaria y digna de todo encomio. Los instrumentos legales (medidas cautelares, escritos preventivos) funcionan.

Son las empresas las que deben pensar, de cara a futuras ediciones del Congreso, en cómo hacer uso de ellos para aprovechar las oportunidades y minimizar los riesgos. ELZABURU seguirá prestando su apoyo a aquellas empresas que deseen fijar estrategias y acudir al MWC con el único objetivo de hacer negocios …sin contratiempos ni sobresaltos!

Autor: Enrique Armijo Chávarri

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Legitimación activa de una compañía extranjera para ejercitar acciones de competencia desleal en España

La controvertida cuestión de la legitimación activa de las compañías extranjeras sin actividad directa en España para el ejercicio de las acciones previstas en la Ley de Competencia Desleal ha sido abordada por la sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo núm. 474/2017, de 20 de julio (ECLI:ES:TS:2017:3025).

La legitimación activa venía regulada inicialmente en el art. 19 de la Ley y, tras la reforma de 2009, en el actual art. 33, en los mismos términos que el anterior. Se establecen al respecto dos requisitos cumulativos: la participación en el mercado y el perjuicio o amenaza directos a los intereses económicos de la persona física o jurídica que pretenda emprender las acciones. Ahora bien, nuestros tribunales habían interpretado el primero de estos requisitos añadiéndole la exigencia de que se tratase de una participación en el mercado español, considerando incluso insuficiente la actividad directa en otros países de la Unión Europea.

Esta es la postura que había adoptado el Tribunal Supremo en su sentencia núm. 873/2009, de 20 de enero de 2010 (ECLI:ES:TS:2010:158). En ese caso, una compañía danesa, cuyo distintivo de marca y nombre comercial había sido registrado en España por un tercero, vio rechazada su legitimación activa para ejercitar acciones de competencia desleal contra este último, a pesar de que su pretensión iba dirigida a recuperar dicho distintivo para poder operar bajo el mismo en nuestro país.

Pues bien, la excepción de falta de legitimación activa de la demandante había sido igualmente planteada en el caso ahora resuelto por la reciente sentencia del Tribunal Supremo de 20 de julio pasado. En este caso se trataba de una compañía norteamericana que había concedido a una empresa española una licencia exclusiva sobre un sistema novedoso de limpieza de tuberías para su distribución en España. Tras la resolución del contrato de distribución, la compañía norteamericana ejercitó acciones de competencia desleal contra algunos de los antiguos socios y trabajadores de ese distribuidor, por considerar que estaban incurriendo en actos desleales de violación de secretos en relación con la explotación del know-how que se les había facilitado con carácter confidencial durante la vigencia del contrato.

La excepción de falta de legitimación activa de la compañía norteamericana, basada en la ausencia de intervención directa en el mercado español, había sido desestimada en primera instancia y apelación, y fue planteada de nuevo por la demandada en sede de casación. El Tribunal Supremo desestima el recurso, rechazando una interpretación literalista del requisito de la participación en el mercado y propugnando en contra un análisis del mismo en función de la conducta desleal concreta, para evitar llegar “al absurdo de negar legitimación activa al titular de los intereses económicos directamente afectados por las conductas desleales.

En el caso concreto, el Tribunal Supremo considera que la compañía actora había participado en el mercado español de forma indirecta precisamente a través del acuerdo de distribución celebrado con una empresa española y, tras la resolución del contrato, a través de una sociedad filial constituida en España para la distribución de su sistema. Por tanto, la sentencia concluye que el hecho de suministrar a un distribuidor español su know-how para la reparación de tuberías mediante una licencia, para que lo explotara en el mercado español, era una forma de introducirse y participar en este mercado. La violación del secreto industrial constituido por ese know-how perjudicó directamente, a juicio del Tribunal, los intereses económicos de la actora.

La matización que introduce esta sentencia sobre la interpretación tradicional del requisito de la participación en el mercado español merece, desde nuestro punto de vista, una valoración positiva. Los conflictos post-contractuales entre fabricantes y distribuidores no son infrecuentes en la práctica. Negar la legitimación activa para el ejercicio de acciones de competencia desleal a las empresas extranjeras que hubieran optado por introducirse en nuestro país a través de distribuidores nacionales supondría excluir la aplicación de esta norma a conductas que pueden entrar de lleno en su ámbito objetivo y que de otra forma quedarían exentas de sanción legal.

Autor: Carlos Morán

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Recursos en España: fuera páginas y dentro notas

El pasado 27 de enero, el Tribunal Supremo publicó un nuevo Acuerdo sobre criterios de admisión de los recursos de casación en donde, por primera vez, se limita la extensión de los escritos a 25 páginas.

Es posible que algunos abogados de propiedad industrial e intelectual se lleven las manos a la cabeza, dado que era una práctica habitual la presentación de escritos que llegaban a triplicar esta extensión.

El Tribunal se queja de la “extensión desmesurada” de los recursos que

“lejos de facilitar su resolución, dificulta el trabajo de la fase de admisión, entorpece el correcto entendimiento de las pretensiones del recurrente, introduce confusión en el debate y provoca que, en muchas ocasiones, los argumentos realmente relevantes queden oscurecidos en un cúmulo de alegaciones reiterativas e incluso contradictorias”.

El Supremo apoya esta medida en el artículo 481.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que, paradójicamente, establece que los fundamentos del recurso se expondrán “con la necesaria extensión”. Y lo que puede resultar más inquietante aún, los abogados tendrán que acostumbrarse a una norma que restringe el tamaño de las notas a pie a 10 puntos. Lo inquietante no es el tamaño, sino el empleo de notas a pie de página en un escrito procesal. Tales innovaciones literarias han sido siempre consideradas como una especie de herejía por una profesión orgullosa de sus tradiciones.

La nueva normativa no se limita, sin embargo, a estas cuestiones de estilo sino que establece también diversas mejoras sustantivas en el acceso al recurso. Mientras que en el pasado la admisión del recurso dependía exclusivamente del cumplimiento de ciertos criterios técnicos relativos al valor económico o a la contradicción con la jurisprudencia anterior, el Tribunal ahora podrá admitir, de forma excepcional, recursos en los que, según su criterio, exista “necesidad de establecer jurisprudencia o modificar la ya establecida en relación con el problema jurídico planteado porque haya evolucionado la realidad social o la común opinión de la comunidad jurídica sobre una determinada materia”.

Aunque se trata de una práctica extendida en otras jurisdicciones, hasta ahora la discrecionalidad de los tribunales españoles en la admisión de recursos ha sido casi nula conforme al principio de legalidad, considerándose que existía un numerus clausus. Los motivos de recurso estaban limitados a aquellos regulados expresamente por la ley. Esto no ha cambiado. El tribunal no puede inadmitir un recurso que cumple uno de los supuestos legales de admisión. Es más, éste es uno de los ejes del derecho fundamental de la tutela judicial efectiva, uno de los grandes éxitos del sistema democrático español.

Estos cambios contribuyen a la modernización constante del sistema judicial español y serán bien recibidos por los ejercientes en el campo de la propiedad industrial e intelectual. Cuando empiecen a calar en las instancias inferiores, no podrán más que aumentar la ventaja que tiene España en cuanto al tiempo de resolución: de 12 a 14 meses en la primera instancia en un asunto de patentes o marcas, siempre que se escoja bien al tribunal. Esto se debe en gran medida a que la fase de alegaciones iniciales es mucho más rápida en España que en casi cualquier otro país del mundo – las pruebas documentales y periciales deben acompañar al escrito inicial, sin que sea posible hacerlo después o modificar los hechos o los fundamentos jurídicos.

N.B. Versión inglesa del artículo publicado en el IP Kat

Autor: Colm Ahern

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