La nueva Ley de patentes y la importancia del asesoramiento técnico (III)

La nueva Ley de Patentes 24/2015, que entrará en vigor el
1/04/2017, introduce novedades sustanciales en las posibilidades -pero también
en los requisitos- para poder obtener en el futuro una patente de invención en
España.

Como ya se ha indicado en entradas anteriores de este blog,
el examen de requisitos de patentabilidad va a pasar a ser obligatorio para
todas aquellas solicitudes que sean presentadas una vez que la nueva ley y su
reglamento de ejecución hayan entrado en vigor. Esto implica que los
solicitantes, y en particular aquellos que estaban acostumbrados a seguir el
procedimiento general de concesión y que por tanto no están habituados a
responder a comunicaciones de la Oficina Española de Patentes en las que se
cuestionen los requisitos de patentabilidad de la solicitud, se van a encontrar
con nuevos escollos y dificultades que salvar en la tramitación de sus
solicitudes. Simplemente por citar unos cuantos, podemos mencionar los
siguientes:

• En primer lugar, ahora el examinador podrá dirigirse al solicitante indicándole
  que la falta de claridad de las reivindicaciones impide realizar una búsqueda
  de técnica anterior significativa.

• También,
  el solicitante debe tener en cuenta que podrán interferir en la patentabilidad
  de su invención todas aquellas publicaciones de solicitudes de patente europea
  que designen España y hayan sido publicadas en español, y también aquellas
  solicitudes PCT que entren en fase nacional en España, que hubieran sido
  presentadas antes de la fecha de prioridad de su solicitud pero publicadas
  solamente después. En caso de que esto ocurra, el solicitante debe saber que
  esta interferencia ocurre solamente en relación al requisito de novedad, pero
  no al de actividad inventiva.

• Además,
  el solicitante también debe saber que, cuando la invención se refiera a materia
  biológica animal o vegetal, la nueva Ley exige que debe especificarse en la
  solicitud su origen geográfico o fuente de procedencia, si bien esta
  información no prejuzgará la validez de la patente.

• También,
  para muchos solicitantes posiblemente será de interés conocer que la nueva Ley
  de Patentes ahora reconocerá explícitamente la patentabilidad de sustancias o
  composiciones “para uso como medicamentos”, posibilidad que en la Ley 11/1986
  actualmente en vigor no existe.

• En el
  caso de los Modelos de Utilidad, una novedad importante es que el requisito de
  novedad pasará de ser relativo (novedad sólo en España) a absoluto (a nivel
  mundial). Además, podrán ser protegidos como Modelos de Utilidad no sólo
  dispositivos mecánicos, sino también productos, sustancias o composiciones químicas,
  si bien no las farmacéuticas.

• Y por
  último, el solicitante deberá habituarse a manejar los requisitos de
  patentabilidad de una invención (novedad, actividad inventiva y aplicabilidad
  industrial) y cómo se evalúan en la OEPM, con objeto de poder dar una respuesta
  adecuada, convincente y que no dé lugar a nuevas objeciones -como por ejemplo
  de falta de claridad- a una comunicación del examinador en la que se ponga en
  cuestión el cumplimiento de tales requisitos.

Pero la nueva Ley de Patentes no sólo incluye cambios en
aspectos sustantivos; también incluye cambios, y muy numerosos y sustanciales,
en diversos aspectos de la tramitación de las patentes. De nuevo por citar
solamente los más relevantes, podemos mencionar los siguientes:

• Con la
  nueva Ley, será preciso abonar la tasa de preparación del Informe sobre el
  Estado de la Técnica en el mismo plazo de pago de la tasa de presentación de la
  solicitud.

• En el
  plazo de 3 meses desde la publicación del Informe sobre el Estado de la
  Técnica, el solicitante deberá pedir la realización del examen sustantivo. Si
  no se solicita el examen en este plazo, o si tal petición se revoca, la
  solicitud se considerará abandonada. Al mismo tiempo que pide la realización
  del examen, el solicitante podrá responder la objeciones contenidas en la
  opinión escrita del examinador de la OEPM que acompañó al IET.

• Durante
  el examen sustantivo de la solicitud ya no habrá más una única posibilidad de
  superar los defectos encontrados por el examinador antes de la Resolución
  Motivada, sino que el examinador deberá dar al solicitante nuevas oportunidades
  –pendientes de definir en el reglamento de ejecución- para corregir la
  solicitud y formular nuevas alegaciones. Además, las modificaciones deberán ir
  acompañadas de una explicación que indique las diferencias introducidas y su
  soporte en el texto de la solicitud original. Y finalmente, si no se contestan
  los requerimientos del examinador, o si los intentos del solicitante en este
  sentido son infructuosos, la solicitud será denegada.

• Por
  último: el procedimiento de oposición por parte de terceros contra la concesión
  de la patente será ahora post-concesión, en un plazo de 6 meses desde la fecha
  de concesión de la patente, en lugar de previamente a la misma como ocurre en
  la actual Ley. Además, el solicitante tendrá a su disposición nuevos
  procedimientos administrativos de limitación voluntaria y de revocación
  voluntaria de su patente, en caso de que pudieran ser de su interés.

Todo lo anterior redunda en que, a partir de la entrada en
vigor de la nueva Ley, el solicitante de una patente de invención en España se
va a encontrar con un panorama totalmente nuevo, con numerosos cambios y
modificaciones tanto a nivel sustantivo como a nivel procedimental, lo que pone
de relieve la necesidad de un asesoramiento técnico y profesional del máximo
nivel para conseguir optimizar la protección de sus activos de Propiedad
Industrial con el mínimo de dificultades y problemas –al menos los previsibles-
durante la tramitación de sus solicitudes de patente.