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La actualización del sistema de protección por diseño industrial

Recientemente han visto la luz dos estudios encargados por la Comisión Europea referentes a una revisión económica y a una revisión legal o jurídica de la protección por diseño industrial en Europa con el objeto de evaluar y revisar el funcionamiento de la protección por diseño industrial en Europa.

La Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de octubre de 1998 sobre la protección jurídica de los dibujos  modelos buscó la aproximación y armonización de las legislaciones nacionales en materia de diseño industrial. Posteriormente, en el año 2001, la creación del sistema de protección por dibujos y modelos comunitarios, alineado con la Directiva anterior y cuyas primeras solicitudes se presentaron en la EUIPO (entonces OAMI) en 2003, supuso un hito importante para la protección del diseño industrial en Europa, al permitir obtener una protección unitaria en todos los países de la Unión Europea mediante una única solicitud.

El propósito del estudio sobre la revisión legal ha sido analizar si el marco jurídico actual de la UE para la protección del diseño está contribuyendo a su estrategia en relación con la innovación y, en su caso, proponer recomendaciones. El objetivo de esta estrategia es crear un entorno favorable que haga más fácil la transformación de las ideas en productos, con el consecuente crecimiento de la economía y la creación de empleo.

Una conclusión muy positiva es la constatación de que se ha alcanzado un nivel de armonización muy alto en varios aspectos del sistema de diseños, debido en gran medida al papel armonizador y de convergencia ejercido por la práctica y las decisiones de la EUIPO relativas a los diseños comunitarios. En este sentido se hace referencia a los programas de convergencia de la EUIPO, como acuerdos entre la EUIPO y varias oficinas de patentes nacionales de países europeos para armonizar una práctica común sobre dibujos y modelos.

Asimismo, se ha destacado el esfuerzo de las oficinas de patentes nacionales y de los tribunales nacionales en alinear sus decisiones con las interpretaciones de la EUIPO o del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Por otro lado, el estudio ha detectado algunos puntos controvertidos, como la propia definición de dibujo o modelo –design– o varios conceptos, como el de “funcionalidad”, “divulgación” o “ámbito de protección”.

En cuanto a las recomendaciones que propone el estudio, cabe destacar la aclaración de los conceptos de carácter singular y sector industrial. El estudio sugiere que al determinar el carácter singular de un diseño, las oficinas de patentes nacionales y los tribunales también deben referirse a la naturaleza del producto, la forma de su uso, el propósito al que se destina y el sector industrial al que pertenece o por el que circula.

También propone la revisión de las actuales nociones de “visibilidad” y “uso normal”, indicando que la definición de “dibujo” o “modelo” debe implicar que todos los diseños deben ser visibles” para poder ser protegidos. Asimismo son destacables las recomendaciones relativas a las representaciones gráficas para los diseños industriales. A este respecto, el Programa de Convergencia CP6 de la Euipo ya ha abordado la convergencia en materia de representación gráfica de un dibujo o modelo.

El estudio también aborda dos temas clave relacionados con la protección por diseño industrial: la impresión 3D y la cuestión de las piezas de recambio. Las tecnologías de impresión 3D son un área de estudio relativamente reciente, cuyo impacto no sólo afecta a los diseños, sino también a otras modalidades de protección como las patentes, las marcas o el copyright. El estudio es extremadamente cauto en este tema, indicando la necesidad de profundizar más en él desde todos los puntos de vista, y realizando recomendaciones sobre posibles disposiciones acerca de infracciones directas o indirectas de diseños.

En cuanto a la cuestión de las piezas de recambio, ya se encontraba contemplada en la Directiva 98/71/CE, que instauraba una solución transitoria de “congelación más liberación”. Este régimen permitió a cada país mantener las disposiciones legales vigentes al respecto, pero en caso de realizar cambios en las mismas deberían ser tendentes a la liberalización del mercado de los componentes con fines de reparación de productos complejos. No obstante, las legislaciones nacionales no se encuentran armonizadas, pues en algunos países -y para los diseños comunitarios – no se pueden ejercer los derechos derivados del diseño de componentes de productos complejos de cuya apariencia depende el diseño protegido con fines de reparación, mientras que en otros –como Francia o Alemania- sí que es posible. El estudio urge a poner fin a esta situación y recomienda abordar el tema de las piezas de recambio junto con el de la impresión 3D, ya que esta tecnología puede afectar a la fabricación y distribución de las piezas de recambio.

Con la Directiva 98/71/CE a punto de cumplir la mayoría de edad y tras más de 13 años con el sistema de protección de dibujos y modelos comunitarios en marcha en la EUIPO, era necesario iniciar un proceso de actualización, por lo que se ha hecho un alto en el camino para evaluar la situación actual y proponer mejoras, que deberán ser contrastadas por todas las partes interesadas en el sistema de protección de diseños industriales.

N.BArtículo publicado originalmente en Iuris & Lex


Autor: Pedro Saturio

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El arrendador de un local también infringe derechos de marca


Si vas a alquilar un local o un puesto de venta en un mercadillo a un comerciante que puede estar infringiendo derechos de propiedad intelectual e industrial, ten bien presente que podrías llegar a ser demandado por sus titulares. 

El Tribunal de Justicia en una Sentencia hecha pública ayer 7 de julio de 2016, asunto C 494/15, considera al arrendador como un “intermediario” susceptible de soportar la acción judicial.

La sentencia trae causa de un litigio suscitado por las marcas Tommy Hilfiger, Lacoste y Burberry contra Delta Center. La demandada es la arrendataria del mercado denominado «Pražská tržnice» (mercado cubierto de Praga) que subarrienda a comerciantes los diferentes puestos de venta situados en dicho mercado.

Las demandantes interpusieron una demanda ante el Tribunal municipal de Praga con el objeto, básicamente, de que Delta Center se abstuviera de celebrar o prorrogar contratos de arrendamiento de puestos de venta en dicho mercado cubierto con personas que infrinjan derechos de propiedad intelectual

La Sentencia concluye como sigue: “el artículo 11, tercera frase, de la Directiva 2004/48 debe interpretarse en el sentido de que el concepto de «intermediari[o] cuyos servicios hayan sido utilizados por terceros para infringir un derecho de propiedad intelectual», a efectos de dicha disposición, incluye al arrendatario de un mercado cubierto que subarrienda los diferentes puestos de venta situados en dicho mercado cubierto a comerciantes, algunos de los cuales utilizan su puesto para vender mercancías que constituyen falsificaciones de productos de marca.”

La Sentencia matiza a continuación que en estos casos son aplicables los mismos requisitos que se exigen para la acción contra los intermediarios en el entorno digital, a saber: “Los requerimientos judiciales debían ser equitativos y proporcionados. Por consiguiente, no deben resultar excesivamente gravosos y no deben tampoco crear obstáculos al comercio legítimo. Tampoco puede exigirse al intermediario que lleve a cabo un seguimiento general y permanente de sus clientes. En cambio, se puede obligar al intermediario a que adopte medidas que contribuyan a evitar que se produzcan nuevas infracciones de la misma naturaleza por parte del mismo comerciante”.

Aunque la Sentencia contiene un llamamiento a la búsqueda de un justo equilibrio, la ampliación subjetiva del concepto de “intermediario” en las acciones por violación de derechos de propiedad industrial e intelectual en el entorno analógico parece clara.


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Daños y perjuicios en infracción de solicitud de marca de la UE

En el litigio principal del que derivan las cuestiones planteadas al TJUE (Sentencia de 22 de junio de 2016, Asunto C-280/15), la demandante y titular de una marca de la UE interpuso una demanda por el uso ilícito de su marca como “término de búsqueda oculto” en un sitio web. El uso al que se refería la demanda habría comenzado antes de la publicación de su solicitud de marca y se habría prolongado hasta más allá de la publicación de su registro.

Las pretensiones de la actora eran tres: (i) la declaración de existencia de violación de su marca; (ii) la indemnización por la ventaja obtenida indebidamente por medio de la violación calculada a partir de la multiplicación del período de la violación por el canon de la licencia que tenía concedida; y (iii) la indemnización por el daño moral sufrido como consecuencia de la violación.

Ante las pretensiones de la actora, al órgano remitente se le plantean ciertas dudas y decide referir tres preguntas al TJUE:


  • En primer lugar, el órgano remitente se plantea si el art. 102.1 RMUE debe interpretarse en el sentido de que un tribunal de marcas de la UE debe dictar una resolución que prohíba a un tercero continuar los actos de violación de marca, aun cuando el titular de la marca no formuló una pretensión en ese sentido ante ese tribunal.

A esta pregunta el TJUE responde que el art. 102.1 RMUE no se opone a que, en aplicación de determinados principios de derecho nacional en materia procesal, un tribunal de marcas de la UE se abstenga de dictar una resolución que prohíba a un tercero continuar los actos de violación de marca debido a que el titular de la marca afectada no formuló una pretensión en ese sentido.


  • La segunda y tercera preguntas planteadas por el órgano remitente se refieren al art. 9.3, segunda frase, RMUE sobre indemnizaciones y, en concreto, cuestionan dos aspectos:

(i) Si el titular de una marca de la UE pueda reclamar una indemnización por hechos de terceros anteriores a la publicación de la solicitud de registro de la marca de que se trata; y
(ii) Si tratándose de hechos posteriores a la publicación de la solicitud de registro de esa marca, pero anteriores a la publicación de su registro, el concepto de “indemnización razonable” que figura en ese precepto abarca la indemnización por daños y perjuicios dirigida a reparar la totalidad del daño sufrido por su titular, esto es, la reclamación del valor normal obtenido por el tercero de la utilización de dicha marca y la indemnización del daño moral sufrido.

La respuesta a la primera pregunta es clara: el art. 9.3, segunda frase, RMUE establece una excepción estrictamente delimitada a la norma conforme a la cual una marca de la UE no puede oponerse frente a terceros antes de la publicación de su registro (art. 9.3, primera frase). Por tanto, no cabrá exigir indemnización alguna por hechos que se produzcan con anterioridad a la publicación de la solicitud de registro de esa marca.

Para responder a la segunda cuestión, el TJUE lleva a cabo una interpretación del concepto de “indemnización razonable” partiendo de los siguientes extremos:


  • Los derechos conferidos por una solicitud de registro de marca de la UE revisten un carácter condicional, pues no existe todavía certeza de que la marca objeto de solicitud vaya a ser concedida.
  • De lo anterior se deriva que la indemnización razonable que puede reclamarse en una acción basada en una solicitud de marca deba tener un alcance menor que aquella que puede reclamar el titular de una marca registrada.
  • Además, las acciones en uno y otro caso aparecen diferenciadas en el art. 96 RMUE: la letra a) se refiere a cualquier acción por violación y la letra b) a cualquier acción entablada a raíz de hechos contemplados en el artículo 9.3, segunda frase RMUE.
  • Por otro lado, el art. 13 de la Directiva 2004/48 establece reglas en materia de indemnización de daños y perjuicios que prevén, por un lado, un resarcimiento integral del perjuicio sufrido, que puede incluir el daño moral, en casos de actos violación de marca  cometidos de forma consciente; y, por otro, la recuperación de los beneficios o el pago de los daños y perjuicios que puedan ser preestablecido cuando los actos de violación no se hayan cometido a sabiendas.

Todo ello confirma que la “indemnización razonable” prevista en el art. 9.3, segunda frase, RMUE debe tener un alcance inferior a la indemnización de daños y perjuicios que puede reclamar el titular de una marca de la UE por actos de violación posteriores al registro de la marca y debe limitarse a la recuperación de los beneficios efectivamente obtenidos por los terceros infractores con la utilización de la marca durante ese periodo, sin que quepa incluir el daño moral.

A la luz de las anteriores consideraciones, el TJUE respondió a las preguntas planteadas por el órgano remitente en los siguientes términos:

1)      El artículo 102, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que, en aplicación de determinados principios de Derecho nacional en materia procesal, un tribunal de marcas de la Unión Europea se abstenga de dictar una resolución que prohíba a un tercero continuar los actos de violación de marca, debido a que el titular de la marca afectada no ha presentado una solicitud en ese sentido ante dicho tribunal.
2)      El artículo 9, apartado 3, segunda frase, del Reglamento n.º 207/2009 debe interpretarse en el sentido de que se opone a que el titular de una marca de la Unión Europea pueda reclamar una indemnización por hechos de terceros anteriores a la publicación de una solicitud de registro de marca. En lo que respecta a hechos de terceros cometidos durante el período posterior a la publicación de la solicitud de registro de la marca de que se trata, pero anterior a la publicación de su registro, el concepto de «indemnización razonable», recogido en esa disposición, abarca la reclamación de los beneficios efectivamente obtenidos por los terceros por la utilización de esa marca durante el mencionado período. Por el contrario, este concepto de «indemnización razonable» excluye la reparación del perjuicio más amplio que pueda haber sufrido el titular de dicha marca incluido, en su caso, el daño moral.

Autora: Ana Sanz

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El impago de la compensación equitativa por copia privada, considerado como una materia “delictual o cuasidelictual” por el TJUE

La cuestión que se plantea en este asunto (C-572/14) es la de si una demanda que pretende la condena al pago de la compensación equitativa por copia privada a la que se refiere el artículo 5, apartado 2, letra b) de la Directiva 2001/29 puede considerarse una materia delictual o cuasidelictual y, en consecuencia, ser de aplicación el artículo 5.3 del Reglamento 44/2001 sobre competencia judicial en materia civil y mercantil, que constituye una excepción a las regla general de competencia judicial internacional, al permitir en esta materia presentar la demanda en el lugar donde se produce el hecho dañoso con independencia del domicilio del demandado. 

Austro-Mechana es la sociedad austriaca de gestión colectiva de los derechos de los autores de obras musicales encargada de la recaudación de la compensación equitativa que la Ley de propiedad intelectual austriaca (UrhG) anuda al límite de copia privada. Amazon, con domicilio social en Luxemburgo y Alemania, se dedica a la comercialización de productos a través de internet, entre ellos soportes de grabación de los mencionados en el artículo 42 UrhG. Como ya puede intuirse, Austro-Mechana interpuso demanda contra Amazon en reclamación de esta compensación ante los tribunales austriacos, al considerar que ésta, al poner en circulación los soportes por primera vez en Austria, era deudora de esta obligación. La acción fue desestimada tanto en primera instancia como en apelación al considerar el tribunal que el litigio no estaba comprendido dentro del supuesto que contempla el artículo 5.3 del Reglamento 44/2001, existiendo por tanto una falta de competencia judicial internacional. El asunto es llevado ante el Tribunal Supremo, que decide plantear cuestión prejudicial ante el TJUE. 

Si bien el asunto principal que da lugar al planteamiento de la cuestión prejudicial se circunscribe a un tema de competencia judicial internacional, lo que se pide al TJUE es que se pronuncie sobre la naturaleza jurídica de la obligación prevista tanto en la UrhG austriaca, como en la Directiva 2001/29 de abonar una compensación equitativa en aquellos Estados miembros donde existe el límite de copia privada. En definitiva, lo que se trata de dilucidar es si esta obligación legal o, más concretamente, el incumplimiento de la misma por parte de los sujetos obligados, tiene cabida dentro de lo que se considera materia delictual o cuasidelictual. De la respuesta del TJUE dependerá que Amazon, con domicilio en Alemania, pueda ser demandada ante los tribunales austriacos.
A través de una dilatada jurisprudencia del TJUE, la compensación equitativa por copia privada se ha configurado como un concepto comunitario lo suficientemente amplio como para permitir a los Estados delimitar cuestiones tales como quienes han de ser los sujetos obligados al pago o a quien se puede encomendar la recaudación de este derecho. En este sentido, aunque el que finalmente ha de soportar el pago de esta compensación sea el usuario que realiza las copias y el que ha de verse resarcido económicamente haya de ser el titular del derecho de reproducción, nada impide que una Ley nacional, como es el caso de la austriaca, determine, por razones de operatividad, que sea un intermediario –el sujeto que comercialice por primera vez en Austria los soportes y dispositivos-  el obligado al pago (siempre que luego lo repercuta al usuario), así como que sea una entidad interpuesta –la entidad de gestión- la que recaude esta compensación para posteriormente abonársela a los titulares.

Para poder imputar un hecho dañoso al demandado es preciso probar la existencia de un nexo causal entre el daño y el hecho que lo origina. En este caso, hay un hecho dañoso, que es la no percepción por parte de la entidad de gestión y, por ende, de los titulares de derechos, de la compensación equitativa que les corresponde, y que es imputable a Amazon, obligada al pago. A estos efectos, es irrelevante que quien sufre el daño –el titular de derechos- no sea el perceptor directo del pago, así como que quien produce el daño –Amazon- no sea quien en última instancia soporta el pago de la compensación. Así pues, el TJUE considera que una demanda para la condena al pago de una compensación debida en virtud de una normativa nacional que da aplicación al sistema de compensación equitativa regulado en el artículo 5, apartado 2, letra b de la Directiva 2001/29/CE queda comprendida en la “materia delictual o cuasidelictual” a que se refiere el artículo 5.3 del Reglamento 44/2001.

Sentado lo anterior, corresponde al Tribunal austriaco determinar si el hecho dañoso se ha producido en Austria, en cuyo caso, en aplicación del referido precepto del Reglamento comunitario, serían competentes los tribunales austriacos.


N.BVersión española del artículo publicado en el Kluwer Copyright Blog


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Marcas de la UE: El Tribunal de Justicia obliga a la EUIPO a aceptar renovaciones parciales sucesivas

El día 22 de julio fue publicada la sentencia del TJUE C-207/15 P relativa a un caso ex parte en el que a Nissan Jidosha KK se le otorga la razón en contra del criterio de la EUIPO, que había denegado a Nissan la posibilidad de renovar su marca para una de las clases que anteriormente no había incluido en su solicitud de renovación.

En otras palabras, Nissan tenía una marca registrada en tres clases del Nomenclátor, y dentro del plazo de seis meses anterior a su vencimiento solicitó renovarla, pero parcialmente (sólo en dos clases). Más tarde, pero dentro del plazo de gracia de seis meses posterior al plazo natural, solicitó la renovación de su marca para esa clase que no había renovado en el plazo natural no prorrogado. La entonces OAMI se negó a renovar la marca para esa tercera clase.

¿Por qué? Según la EUIPO, la solicitud de renovación parcial de la marca para sólo dos clases del Nomenclátor constituía una renuncia a la tercera. Además, alegaba razones de seguridad jurídica ya que la renovación parcial de dicha marca ya se había registrado y se había notificado a Nissan y que, como consecuencia, había producido efectos erga omnes, por lo que no podía permitirse a Nissan revocar su decisión de no renovar la marca para esa tercera clase.

Es decir, la EUIPO ha interpretado el artículo 50 del Reglamento (relativo a la renuncia de la marca) de manera amplia, y a su vez ha interpretado el artículo 47 (relativo a la renovación), de manera estricta. En ambos casos, en contra del interés de Nissan. 

Sin embargo, como dice literalmente esta sentencia del TJUE, “de estas disposiciones no se desprende que esté prohibido presentar, durante los plazos a los que se refiere el artículo 47, apartado 3, del Reglamento nº 207/2009, solicitudes de renovación de una marca de la Unión escalonadas en el tiempo y relativas a diferentes clases de productos o servicios”.

Parece extraño que la EUIPO y el Tribunal General no interpretaran la normativa comunitaria en favor del administrado sino en su contra, cuando la controversia ha sido determinada por una laguna legal de los Reglamentos, y el titular y su representante han actuado dentro de la legalidad y cumpliendo los requisitos permitidos por la normativa, (al menos según las versiones lingüísticas del artículo 47. 3 en idiomas alemán, portugués, finés y holandés).

Por último, sorprende que la EUIPO sea tan rigurosa en la defensa de la seguridad jurídica, cuando los representantes sabemos perfectamente que como una marca de la unión puede renovarse en el plazo de gracia de seis meses, hasta pasado ese plazo no se debe dar por seguro que la marca está caducada por falta de renovación. No vemos problema en que debamos también ser cautos y esperar ese plazo en los casos que ha habido renovación, pero sólo parcial.

Todos los operadores de este sector buscamos la seguridad jurídica. Pero hagámoslo de una forma coherente. No parece lógico no reconocer derechos a una renovación presentada en período de gracia porque ya se había solicitado la renovación para otras clases de productos y servicios y que, sin embargo, no se aborde con rigor la necesidad de actualizar en las bases de datos de la EUIPO los estados de las marcas, que en ocasiones se retrasan varios meses, con la inseguridad que ello genera.



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