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El arrendador de un local también infringe derechos de marca


Si vas a alquilar un local o un puesto de venta en un mercadillo a un comerciante que puede estar infringiendo derechos de propiedad intelectual e industrial, ten bien presente que podrías llegar a ser demandado por sus titulares. 

El Tribunal de Justicia en una Sentencia hecha pública ayer 7 de julio de 2016, asunto C 494/15, considera al arrendador como un “intermediario” susceptible de soportar la acción judicial.

La sentencia trae causa de un litigio suscitado por las marcas Tommy Hilfiger, Lacoste y Burberry contra Delta Center. La demandada es la arrendataria del mercado denominado «Pražská tržnice» (mercado cubierto de Praga) que subarrienda a comerciantes los diferentes puestos de venta situados en dicho mercado.

Las demandantes interpusieron una demanda ante el Tribunal municipal de Praga con el objeto, básicamente, de que Delta Center se abstuviera de celebrar o prorrogar contratos de arrendamiento de puestos de venta en dicho mercado cubierto con personas que infrinjan derechos de propiedad intelectual

La Sentencia concluye como sigue: “el artículo 11, tercera frase, de la Directiva 2004/48 debe interpretarse en el sentido de que el concepto de «intermediari[o] cuyos servicios hayan sido utilizados por terceros para infringir un derecho de propiedad intelectual», a efectos de dicha disposición, incluye al arrendatario de un mercado cubierto que subarrienda los diferentes puestos de venta situados en dicho mercado cubierto a comerciantes, algunos de los cuales utilizan su puesto para vender mercancías que constituyen falsificaciones de productos de marca.”

La Sentencia matiza a continuación que en estos casos son aplicables los mismos requisitos que se exigen para la acción contra los intermediarios en el entorno digital, a saber: “Los requerimientos judiciales debían ser equitativos y proporcionados. Por consiguiente, no deben resultar excesivamente gravosos y no deben tampoco crear obstáculos al comercio legítimo. Tampoco puede exigirse al intermediario que lleve a cabo un seguimiento general y permanente de sus clientes. En cambio, se puede obligar al intermediario a que adopte medidas que contribuyan a evitar que se produzcan nuevas infracciones de la misma naturaleza por parte del mismo comerciante”.

Aunque la Sentencia contiene un llamamiento a la búsqueda de un justo equilibrio, la ampliación subjetiva del concepto de “intermediario” en las acciones por violación de derechos de propiedad industrial e intelectual en el entorno analógico parece clara.


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Daños y perjuicios en infracción de solicitud de marca de la UE

En el litigio principal del que derivan las cuestiones planteadas al TJUE (Sentencia de 22 de junio de 2016, Asunto C-280/15), la demandante y titular de una marca de la UE interpuso una demanda por el uso ilícito de su marca como “término de búsqueda oculto” en un sitio web. El uso al que se refería la demanda habría comenzado antes de la publicación de su solicitud de marca y se habría prolongado hasta más allá de la publicación de su registro.

Las pretensiones de la actora eran tres: (i) la declaración de existencia de violación de su marca; (ii) la indemnización por la ventaja obtenida indebidamente por medio de la violación calculada a partir de la multiplicación del período de la violación por el canon de la licencia que tenía concedida; y (iii) la indemnización por el daño moral sufrido como consecuencia de la violación.

Ante las pretensiones de la actora, al órgano remitente se le plantean ciertas dudas y decide referir tres preguntas al TJUE:


  • En primer lugar, el órgano remitente se plantea si el art. 102.1 RMUE debe interpretarse en el sentido de que un tribunal de marcas de la UE debe dictar una resolución que prohíba a un tercero continuar los actos de violación de marca, aun cuando el titular de la marca no formuló una pretensión en ese sentido ante ese tribunal.

A esta pregunta el TJUE responde que el art. 102.1 RMUE no se opone a que, en aplicación de determinados principios de derecho nacional en materia procesal, un tribunal de marcas de la UE se abstenga de dictar una resolución que prohíba a un tercero continuar los actos de violación de marca debido a que el titular de la marca afectada no formuló una pretensión en ese sentido.


  • La segunda y tercera preguntas planteadas por el órgano remitente se refieren al art. 9.3, segunda frase, RMUE sobre indemnizaciones y, en concreto, cuestionan dos aspectos:

(i) Si el titular de una marca de la UE pueda reclamar una indemnización por hechos de terceros anteriores a la publicación de la solicitud de registro de la marca de que se trata; y
(ii) Si tratándose de hechos posteriores a la publicación de la solicitud de registro de esa marca, pero anteriores a la publicación de su registro, el concepto de “indemnización razonable” que figura en ese precepto abarca la indemnización por daños y perjuicios dirigida a reparar la totalidad del daño sufrido por su titular, esto es, la reclamación del valor normal obtenido por el tercero de la utilización de dicha marca y la indemnización del daño moral sufrido.

La respuesta a la primera pregunta es clara: el art. 9.3, segunda frase, RMUE establece una excepción estrictamente delimitada a la norma conforme a la cual una marca de la UE no puede oponerse frente a terceros antes de la publicación de su registro (art. 9.3, primera frase). Por tanto, no cabrá exigir indemnización alguna por hechos que se produzcan con anterioridad a la publicación de la solicitud de registro de esa marca.

Para responder a la segunda cuestión, el TJUE lleva a cabo una interpretación del concepto de “indemnización razonable” partiendo de los siguientes extremos:


  • Los derechos conferidos por una solicitud de registro de marca de la UE revisten un carácter condicional, pues no existe todavía certeza de que la marca objeto de solicitud vaya a ser concedida.
  • De lo anterior se deriva que la indemnización razonable que puede reclamarse en una acción basada en una solicitud de marca deba tener un alcance menor que aquella que puede reclamar el titular de una marca registrada.
  • Además, las acciones en uno y otro caso aparecen diferenciadas en el art. 96 RMUE: la letra a) se refiere a cualquier acción por violación y la letra b) a cualquier acción entablada a raíz de hechos contemplados en el artículo 9.3, segunda frase RMUE.
  • Por otro lado, el art. 13 de la Directiva 2004/48 establece reglas en materia de indemnización de daños y perjuicios que prevén, por un lado, un resarcimiento integral del perjuicio sufrido, que puede incluir el daño moral, en casos de actos violación de marca  cometidos de forma consciente; y, por otro, la recuperación de los beneficios o el pago de los daños y perjuicios que puedan ser preestablecido cuando los actos de violación no se hayan cometido a sabiendas.

Todo ello confirma que la “indemnización razonable” prevista en el art. 9.3, segunda frase, RMUE debe tener un alcance inferior a la indemnización de daños y perjuicios que puede reclamar el titular de una marca de la UE por actos de violación posteriores al registro de la marca y debe limitarse a la recuperación de los beneficios efectivamente obtenidos por los terceros infractores con la utilización de la marca durante ese periodo, sin que quepa incluir el daño moral.

A la luz de las anteriores consideraciones, el TJUE respondió a las preguntas planteadas por el órgano remitente en los siguientes términos:

1)      El artículo 102, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que, en aplicación de determinados principios de Derecho nacional en materia procesal, un tribunal de marcas de la Unión Europea se abstenga de dictar una resolución que prohíba a un tercero continuar los actos de violación de marca, debido a que el titular de la marca afectada no ha presentado una solicitud en ese sentido ante dicho tribunal.
2)      El artículo 9, apartado 3, segunda frase, del Reglamento n.º 207/2009 debe interpretarse en el sentido de que se opone a que el titular de una marca de la Unión Europea pueda reclamar una indemnización por hechos de terceros anteriores a la publicación de una solicitud de registro de marca. En lo que respecta a hechos de terceros cometidos durante el período posterior a la publicación de la solicitud de registro de la marca de que se trata, pero anterior a la publicación de su registro, el concepto de «indemnización razonable», recogido en esa disposición, abarca la reclamación de los beneficios efectivamente obtenidos por los terceros por la utilización de esa marca durante el mencionado período. Por el contrario, este concepto de «indemnización razonable» excluye la reparación del perjuicio más amplio que pueda haber sufrido el titular de dicha marca incluido, en su caso, el daño moral.

Autora: Ana Sanz

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El impago de la compensación equitativa por copia privada, considerado como una materia “delictual o cuasidelictual” por el TJUE

La cuestión que se plantea en este asunto (C-572/14) es la de si una demanda que pretende la condena al pago de la compensación equitativa por copia privada a la que se refiere el artículo 5, apartado 2, letra b) de la Directiva 2001/29 puede considerarse una materia delictual o cuasidelictual y, en consecuencia, ser de aplicación el artículo 5.3 del Reglamento 44/2001 sobre competencia judicial en materia civil y mercantil, que constituye una excepción a las regla general de competencia judicial internacional, al permitir en esta materia presentar la demanda en el lugar donde se produce el hecho dañoso con independencia del domicilio del demandado. 

Austro-Mechana es la sociedad austriaca de gestión colectiva de los derechos de los autores de obras musicales encargada de la recaudación de la compensación equitativa que la Ley de propiedad intelectual austriaca (UrhG) anuda al límite de copia privada. Amazon, con domicilio social en Luxemburgo y Alemania, se dedica a la comercialización de productos a través de internet, entre ellos soportes de grabación de los mencionados en el artículo 42 UrhG. Como ya puede intuirse, Austro-Mechana interpuso demanda contra Amazon en reclamación de esta compensación ante los tribunales austriacos, al considerar que ésta, al poner en circulación los soportes por primera vez en Austria, era deudora de esta obligación. La acción fue desestimada tanto en primera instancia como en apelación al considerar el tribunal que el litigio no estaba comprendido dentro del supuesto que contempla el artículo 5.3 del Reglamento 44/2001, existiendo por tanto una falta de competencia judicial internacional. El asunto es llevado ante el Tribunal Supremo, que decide plantear cuestión prejudicial ante el TJUE. 

Si bien el asunto principal que da lugar al planteamiento de la cuestión prejudicial se circunscribe a un tema de competencia judicial internacional, lo que se pide al TJUE es que se pronuncie sobre la naturaleza jurídica de la obligación prevista tanto en la UrhG austriaca, como en la Directiva 2001/29 de abonar una compensación equitativa en aquellos Estados miembros donde existe el límite de copia privada. En definitiva, lo que se trata de dilucidar es si esta obligación legal o, más concretamente, el incumplimiento de la misma por parte de los sujetos obligados, tiene cabida dentro de lo que se considera materia delictual o cuasidelictual. De la respuesta del TJUE dependerá que Amazon, con domicilio en Alemania, pueda ser demandada ante los tribunales austriacos.
A través de una dilatada jurisprudencia del TJUE, la compensación equitativa por copia privada se ha configurado como un concepto comunitario lo suficientemente amplio como para permitir a los Estados delimitar cuestiones tales como quienes han de ser los sujetos obligados al pago o a quien se puede encomendar la recaudación de este derecho. En este sentido, aunque el que finalmente ha de soportar el pago de esta compensación sea el usuario que realiza las copias y el que ha de verse resarcido económicamente haya de ser el titular del derecho de reproducción, nada impide que una Ley nacional, como es el caso de la austriaca, determine, por razones de operatividad, que sea un intermediario –el sujeto que comercialice por primera vez en Austria los soportes y dispositivos-  el obligado al pago (siempre que luego lo repercuta al usuario), así como que sea una entidad interpuesta –la entidad de gestión- la que recaude esta compensación para posteriormente abonársela a los titulares.

Para poder imputar un hecho dañoso al demandado es preciso probar la existencia de un nexo causal entre el daño y el hecho que lo origina. En este caso, hay un hecho dañoso, que es la no percepción por parte de la entidad de gestión y, por ende, de los titulares de derechos, de la compensación equitativa que les corresponde, y que es imputable a Amazon, obligada al pago. A estos efectos, es irrelevante que quien sufre el daño –el titular de derechos- no sea el perceptor directo del pago, así como que quien produce el daño –Amazon- no sea quien en última instancia soporta el pago de la compensación. Así pues, el TJUE considera que una demanda para la condena al pago de una compensación debida en virtud de una normativa nacional que da aplicación al sistema de compensación equitativa regulado en el artículo 5, apartado 2, letra b de la Directiva 2001/29/CE queda comprendida en la “materia delictual o cuasidelictual” a que se refiere el artículo 5.3 del Reglamento 44/2001.

Sentado lo anterior, corresponde al Tribunal austriaco determinar si el hecho dañoso se ha producido en Austria, en cuyo caso, en aplicación del referido precepto del Reglamento comunitario, serían competentes los tribunales austriacos.


N.BVersión española del artículo publicado en el Kluwer Copyright Blog


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Marcas de la UE: El Tribunal de Justicia obliga a la EUIPO a aceptar renovaciones parciales sucesivas

El día 22 de julio fue publicada la sentencia del TJUE C-207/15 P relativa a un caso ex parte en el que a Nissan Jidosha KK se le otorga la razón en contra del criterio de la EUIPO, que había denegado a Nissan la posibilidad de renovar su marca para una de las clases que anteriormente no había incluido en su solicitud de renovación.

En otras palabras, Nissan tenía una marca registrada en tres clases del Nomenclátor, y dentro del plazo de seis meses anterior a su vencimiento solicitó renovarla, pero parcialmente (sólo en dos clases). Más tarde, pero dentro del plazo de gracia de seis meses posterior al plazo natural, solicitó la renovación de su marca para esa clase que no había renovado en el plazo natural no prorrogado. La entonces OAMI se negó a renovar la marca para esa tercera clase.

¿Por qué? Según la EUIPO, la solicitud de renovación parcial de la marca para sólo dos clases del Nomenclátor constituía una renuncia a la tercera. Además, alegaba razones de seguridad jurídica ya que la renovación parcial de dicha marca ya se había registrado y se había notificado a Nissan y que, como consecuencia, había producido efectos erga omnes, por lo que no podía permitirse a Nissan revocar su decisión de no renovar la marca para esa tercera clase.

Es decir, la EUIPO ha interpretado el artículo 50 del Reglamento (relativo a la renuncia de la marca) de manera amplia, y a su vez ha interpretado el artículo 47 (relativo a la renovación), de manera estricta. En ambos casos, en contra del interés de Nissan. 

Sin embargo, como dice literalmente esta sentencia del TJUE, “de estas disposiciones no se desprende que esté prohibido presentar, durante los plazos a los que se refiere el artículo 47, apartado 3, del Reglamento nº 207/2009, solicitudes de renovación de una marca de la Unión escalonadas en el tiempo y relativas a diferentes clases de productos o servicios”.

Parece extraño que la EUIPO y el Tribunal General no interpretaran la normativa comunitaria en favor del administrado sino en su contra, cuando la controversia ha sido determinada por una laguna legal de los Reglamentos, y el titular y su representante han actuado dentro de la legalidad y cumpliendo los requisitos permitidos por la normativa, (al menos según las versiones lingüísticas del artículo 47. 3 en idiomas alemán, portugués, finés y holandés).

Por último, sorprende que la EUIPO sea tan rigurosa en la defensa de la seguridad jurídica, cuando los representantes sabemos perfectamente que como una marca de la unión puede renovarse en el plazo de gracia de seis meses, hasta pasado ese plazo no se debe dar por seguro que la marca está caducada por falta de renovación. No vemos problema en que debamos también ser cautos y esperar ese plazo en los casos que ha habido renovación, pero sólo parcial.

Todos los operadores de este sector buscamos la seguridad jurídica. Pero hagámoslo de una forma coherente. No parece lógico no reconocer derechos a una renovación presentada en período de gracia porque ya se había solicitado la renovación para otras clases de productos y servicios y que, sin embargo, no se aborde con rigor la necesidad de actualizar en las bases de datos de la EUIPO los estados de las marcas, que en ocasiones se retrasan varios meses, con la inseguridad que ello genera.



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El cubo de Rubik: ¿resultado técnico o signo distintivo?

La apariencia externa de los productos se está convirtiendo en un aspecto cada vez más determinante a la hora de tomar una decisión de compra por parte de los consumidores. Por ello, el intento de registrar marcas tridimensionales es una práctica frecuente a efectos de proteger una forma determinada lo suficientemente influyente en esta toma de decisión.
Por otra parte, la protección de este tipo de marcas que consisten en la forma de un producto o de su presentación sin ningún otro tipo de añadido ha sido siempre una cuestión controvertida. La problemática que se plantea a la hora de conceder marcas tridimensionales es la de buscar un equilibrio entre la concesión de un derecho de exclusiva a los titulares de estas marcas y el intentar evitar un monopolio sobre la comercialización de un determinado producto.
Así, de la prohibición de registro contenida en el art. 7.1 apartado e) RMUE se deriva que la marca tridimensional no puede ni debe ser un sistema de protección para resultados técnicos. Para este fin existen otros instrumentos legales más adecuados, tales como las patentes o los modelos de utilidad, cuya limitación temporal es esencial para el funcionamiento del sistema de protección de las invenciones.
En efecto, esta prohibición busca delimitar los sistemas de marcas y patentes, impidiendo la concesión de un derecho de exclusiva ilimitado en el tiempo sobre una forma técnicamente necesaria, pues ello supondría perpetuar un monopolio sobre una solución técnica.
No obstante, a veces no resulta fácil delimitar qué representaciones tienen una finalidad consistente en proteger aquellos signos que identifiquen el origen empresarial de un producto, y no las especificaciones técnicas del mismo.

Sobre esta cuestión versa el caso del “cubo de Rubik”, que ha llegado hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

La sociedad británica Seven Towns Ltd obtuvo en 1999 el registro de la marca de la Unión Europea tridimensional no. 162784 consistente en la forma del cubo de Rubik para distinguir en clase 28 “Puzzles tridimensionales”:





En 2006, el productor de juguetes Simba Toys GmbH & Co. KG presentó una solicitud de nulidad de esta marca. La EUIPO desestimó su solicitud, por lo que Simba Toys interpuso ante el Tribunal General un recurso con el fin de obtener la anulación esta resolución.

El Recurso se basaba fundamentalmente en el argumento de que la marca incorpora un resultado técnico consistente en la capacidad de rotación del propio producto, incurriendo por tanto en la prohibición absoluta anteriormente citada.

El Tribunal General, confirmando la decisión de la EUIPO de mantener el registro, dictó sentencia (asunto T-450/09) el 25 de noviembre de 2014, desestimando el recurso y considerando lo siguiente:

  • Las características esenciales de la marca controvertida son, por un lado, el cubo en sí mismo, y, por otro lado, la estructura cuadriculada que figura en cada una de sus caras. Afirma que las líneas negras no aluden en absoluto a la capacidad de rotación de los elementos individuales del cubo, de modo que no cumplen ninguna función técnica.
  • La capacidad de rotación del cubo (el resultado técnico) se debe a un mecanismo interno del cubo que no puede verse en sus representaciones gráficas.
  • El registro de esta marca no permite que su titular prohíba comercializar a terceros todo tipo de puzzles tridimensionales con capacidad de rotación, sino que el monopolio de comercialización del titular se limita a los puzzles tridimensionales con forma de cubo en cuyas caras figure una estructura cuadriculada.
  • La estructura cúbica difiere de manera significativa de las representaciones de otros puzzles tridimensionales disponibles en el mercado, poseyendo por tanto un carácter distintivo.
En resumen, el Tribunal General entiende que la representación protegida posee rasgos distintivos (las líneas negras y la estructura cuadriculada que presenta) que van más allá del mecanismo interno del cubo, el cual no se puede percibir en las representaciones gráficas del signo.

Ante esta decisión, Simba Toys decidió recurrir en casación (C-30/15 P). 

Hace unos días, el Abogado General ha presentado sus conclusiones (no disponibles en español) en las que afirma que el TG erró al considerar que “las representaciones gráficas de la marca controvertida no permiten saber si la forma controvertida tiene una función técnica ni, en su caso, cuál podría ser (…) no se deduce con suficiente seguridad de estas representaciones que el cubo en cuestión esté compuesto por elementos móviles y menos que dichos elementos puedan ser objeto de movimientos de rotación”. Sostiene que, aunque el TG identificó las características esenciales de la forma representada, no se detuvo a analizar la relación entre éstas y la función técnica propia del producto.

Contrariamente a lo dispuesto por el TG en su sentencia, el Abogado General considera que la estructura cuadriculada del cubo no constituye precisamente un elemento decorativo e imaginativo, sino que esta estructura divide los elementos individuales de los que se compone el puzzle, permitiendo así su rotación. Subraya que cuando se lleva a cabo el análisis de los elementos funcionales de una forma, la autoridad competente no está obligada a limitarse únicamente a la información que resulta de la representación gráfica, sino que, de ser necesario, debe tener en cuenta también otra información pertinente. Es por esto que considera que el signo está constituido por la forma de un producto que sólo expresa una función técnica, sin añadir elementos no funcionales significativos, siendo esta forma necesaria para permitir la rotación (resultado técnico) de los elementos individuales de los que se compone el producto en cuestión (el puzzle).

Recordemos que el fundamento de la prohibición contenida en el art. 7.1 apartado e) RMUE, relativa a las formas impuestas por la propia naturaleza del producto designado, trata de evitar que por la vía del derecho de marcas se adquiera un monopolio temporalmente ilimitado sobre una categoría de productos. El fin radica en proteger un mercado competitivo, al impedir posibles intentos de apropiación sobre la forma de un producto que, por su propia naturaleza, debe presentar necesariamente dicha forma.

El Abogado General finaliza argumentando que, al no contener elementos arbitrarios o decorativos, la forma del cubo de Rubik no puede ser registrada como marca, toda vez que dicho registro limita de forma significativa la libertad de otros operadores económicos de introducir en el mercado otros productos caracterizados por el mismo o similar resultado técnico, esto es, el de un puzzle tridimensional o rompecabezas que consiste en ordenar de forma lógica elementos que se pueden desplazar en el espacio.

Es más, señala que el titular de la marca no añadió en su solicitud de registro una descripción del modo en que funciona el puzzle, lo que permite que el ámbito de protección de la marca sea más amplio y cubra todo tipo de puzzles con una forma similar sin tener en cuenta su modalidad de funcionamiento, haciendo posible que el titular extienda su monopolio a las características de los productos que no sólo reúnen la función de la forma controvertida, sino también otras funciones similares.

Tendremos que esperar ahora unos meses para contar con la decisión definitiva del Tribunal de Justicia antes de poder confirmar si el cubo de Rubik continúa registrado como marca o no. 

N.B. Para un comentario sobre la sentencia final se puede acudir aquí



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