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Consecuencias del Brexit sobre los derechos de los titulares de registros de marca de la UE

Las consecuencias del Brexit sobre los derechos de los titulares de marcas de la UE sólo se harán sentir en la práctica, previsiblemente, dentro de unos 3 años después de la notificación oficial de salida de la UE por parte del Reino Unido; sin embargo obligan a los titulares de marcas de la UE a tomar ciertas medidas para evitar que los futuros cambios debidos al Brexit tengan consecuencias adversas para la protección de sus marcas.

Tomamos en consideración un plazo mínimo de 3 años para que se haga efectiva la separación del Reino Unido de la UE basándonos en las distintas fases establecidas para el procedimiento de salida de la UE de un Estado Miembro. En efecto, después de haberse tomado la decisión de salir de la UE, el Reino Unido, conforme al Art. 50 del Tratado de la Unión Europea, acaba de notificar formalmente su salida al Consejo Europeo. Después de ello dispone de un plazo de dos años para llevar a cabo las negociaciones que permitirán fijar el nuevo marco legal, el cual será sometido al voto de los Estados Miembros y, además, al parecer, también al voto del Parlamento británico. La nueva situación dependerá por lo tanto, del resultado de las negociaciones entre el Reino Unido y la UE y de los mecanismos que se pongan en marcha.

Por lo tanto, de momento sigue sin cambios el marco que conocemos en materia de marcas en el territorio de la UE: siguen existiendo las marcas nacionales, las marcas internacionales del Sistema de Madrid del que es miembro el Reino Unido y las marcas de la Unión Europea con aplicación a los 28 países de la UE, incluido el Reino Unido.

Consultada la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido, ésta ha anunciado su intención de mantener un vínculo con la UE, por lo que es probable que admita un proceso de transformación o una convalidación automática de los derechos adquiridos por una marca de la UE en marca nacional del Reino Unido.

Entendemos que, previsiblemente se mantendría la fecha de solicitud de la marca de la UE como fecha de prioridad, como en el caso de la transformación de marcas de la UE en registros nacionales prevista en el Art. 112 del RMUE para los casos en los que, si una marca de la UE ha sido denegada debido a la oposición de una o varias marcas nacionales, su titular decida solicitar la protección de su marca en los países en los que no ha tenido obstáculos. Esta transformación se lleva a cabo mediante el pago de una tasa de transformación, el equivalente de una tasa de solicitud, y sometiéndose en su caso al sistema local de examen, como si fuera una nueva marca nacional, con la excepción de que mantiene como fecha de solicitud y prioridad la de la marca de la UE. Si la transformación se solicitase de un registro de marca de la Unión Europea y no de una mera solicitud, cabría la posibilidad de que la concesión como marca nacional se acordase sin más trámite. Todo depende de los términos de la negociación y de las decisiones de política interna que se adopten por el Reino Unido.

De momento, las marcas de la UE siguen teniendo todos sus efectos en el Reino Unido y sólo pasado este plazo estimado de 3 años deberán decidir las empresas si les interesa bastante el mercado británico para justificar el depósito de una nueva solicitud de marca británica, una extensión de una marca internacional al Reino Unido o solicitar la conversión o transformación de su registro de la UE como registro nacional en el Reino Unido.

Sin embargo, desde ya podemos  prever casos en los que será necesario que las empresas tengan que tomar medidas para evitar la pérdida de sus derechos de marca tanto en el Reino Unido como a nivel europeo, como consecuencia del Brexit.

Por ejemplo, en el caso de  marcas de la UE concedidas hace más de 5 años y  transformadas en marcas nacionales en el Reino Unido, estas marcas podrían correr el riesgo de que se les presente, apenas transformadas, una acción de cancelación por no uso en el Reino Unido si no han sido usadas en este país. Tampoco se podría descartar, sin embargo, que sea la fecha de solicitud o de concesión de transformación la que abriera ese plazo.

De la misma manera, una vez que el Reino Unido ya no forme parte de la UE, los titulares de marcas de la UE concedidas hace más de 5 años y únicamente objeto de uso en el Reino Unido, corren el riesgo de que el título obtenido se quede sin valor a la hora de presentar una oposición contra una nueva marca de la UE al no poder demostrar válidamente el uso de su marca en el territorio de la UE o puedan perder dicho derecho si es objeto de una acción de cancelación por falta de uso ante la EUIPO.

Por ello, las empresas deben replantearse desde ya la estrategia de protección de sus marcas en consideración al país en el que están haciendo un uso real y efectivo de ellas.

Además, para las empresas británicas, resultará imprescindible que registren sus marcas como marcas de la UE o en algún país de la UE para poder impedir el registro de marcas de la UE, ya que sus registros nacionales no podrán servir de base en una oposición contra una marca de la UE.

En cuanto a las empresas  de la UE no británicas, deberán sopesar la importancia del mercado británico para ellas. En caso de que estas empresas tengan un interés particular en el mercado británico será imprescindible solicitar, además de los registros de marca de la UE que puedan tener, el registro paralelo de marcas nacionales en el Reino Unido antes de que se resuelva, de una forma u otra, la situación de las marcas de la UE, para evitar la posible, aunque bastante improbable, pérdida de derechos.

También resulta recomendable para todas las empresas a partir de ahora mantener en vigor los registros británicos obtenidos, aunque se haya reivindicado su antigüedad en un registro de la UE idéntico, al desconocer si será posible recuperar la validez de dichos derechos, una vez que hayan sido abandonados a nivel nacional, en el momento en que el Reino Unido haya salido de la UE.

Por otro lado, resulta también imprescindible que los nuevos acuerdos que se firmen actualmente en relación con marcas de la UE incluyan cláusulas expresas que prevean que dichos acuerdos se seguirán aplicando en los territorios que fueron parte del territorio de la UE aún cuando hubieran dejado de serlo en el futuro, al igual que se incluyan cláusulas en las que se prevea la aplicación de los acuerdos firmados no sólo en el territorio de la UE en la fecha de la firma del acuerdo sino también en el territorio de los futuros países miembros de la UE.

Estas son algunas de las reflexiones que podemos ofrecer ahora, momentos después de haberse activado el mecanismo del art. 50 del Tratado de la Unión Europea. Queda todavía un largo recorrido antes de que se pueda conocer la normativa que resultará de aplicación, los términos de los acuerdos que se alcancen en materia de marcas y las medidas que las empresas habrán de adoptar para la mejor protección de sus derechos en el Reino Unido.

Autora: Catherine Bonzom

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Licencias en España

En la reciente guía de la serie Getting the Deal Through, el socio de ELZABURU Javier Fernández-Lasquetty y los abogados Alba López y Martín Bello responden a las preguntas claves que toda empresa se plantea ante una situación de licenciamiento de sus activos. Cuestiones como la tipología de licencias, la normativa que afecta a las licencias internacionales, los derechos de propiedad intelectual, las licencias de software, los royalties, la fiscalidad, el derecho de la competencia, el descargo de responsabilidades, la rescisión de contratos, entre otros, son tratados.

Capítulo de España (en inglés) Reproducido con permiso de Law Business Research Ltd. Getting the Deal Through: Licensing 2017, (publicado en febrero 2017; editor: Bruno Floriani, Lapointe Rosenstein Marchand Melançon LLP) Más información en la web de la publicación: https://gettingthedealthrough.com/area/19/licensing/

El Tribunal Supremo ratifica la sentencia comunitaria sobre el canon. Una historia repetida

El pasado mes de noviembre, el Tribunal Supremo español declaró nulas las normas que regulan el sistema de financiación de la compensación equitativa por copia privada con cargo a los presupuestos generales del Estado por ser contrarias a derecho comunitario. El sistema hasta ahora vigente fue sometido al examen del TJUE por el propio Tribunal Supremo a través de una serie de cuestiones prejudiciales que fueron resueltas en sentencia de 9 de junio de 2016 (C-470/14). La sentencia del Tribunal Supremo ha dejado un vacío legal que ha de ser cubierto por el Gobierno español en los próximos meses, lo que previsiblemente supondrá una vuelta al sistema de canon anterior.

La Directiva 2001/29/CE establece la obligación a cargo de aquellos Estados que contemplen en sus ordenamientos la excepción de copia privada de regular un sistema de compensación a los titulares afectados por este límite. En España, donde se contempla este límite, desde el año 2006 y hasta el 2016 estuvo vigente un sistema que gravaba con un canon aquellos aparatos, dispositivos y soportes de grabación aptos para la realización de copias privadas. Si bien los obligados al pago eran los fabricantes, distribuidores e importadores de tales aparatos, dispositivos y soportes, el deudor indirecto, y sobre quien recaía realmente el pago de la compensación, era el usuario final, a quien se le repercutía en el precio del producto que adquiría. Este sistema fue objeto de una fuerte campaña de desprestigio social, sobre todo a partir del famoso caso “Padawan” en el que la Audiencia Provincial de Barcelona acabó absolviendo a una empresa informática comercializadora de soportes del pago de una elevada suma de dinero en concepto de compensación equitativa que la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) llevaba reclamándole durante años. En aquel asunto intervino el TJUE a petición de la Audiencia Provincial para establecer, entre otras cosas, que en un sistema como el entonces vigente en España ha de existir necesariamente una vinculación entre la aplicación del canon y la utilización de los aparatos, equipos y soportes para la realización de copias privadas. Ello implicaba que el “canon” no podía gravar aparatos, equipos y soportes que explícitamente no tuvieran como finalidad la realización de copias privadas. En el litigio principal la empresa Padawan pudo demostrar que sus productos estaban destinados a un uso profesional y no a la realización de copias privadas.

Fruto sin duda de estas reivindicaciones, que fueron utilizadas políticamente, fue la Disposición Adicional 10ª del Real-Decreto Ley20/2011, de 30 de diciembre, sobre medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, que vino a derogar el sistema de compensación equitativa mediante canon sustituyéndolo por otro cuya financiación se haría con cargo a los presupuestos generales del Estado. El nuevo sistema no fue objeto de desarrollo reglamentario hasta un año después, cuando se dicta el Real Decreto 1657/2012, de 7 de diciembre, en el que se establece, básicamente, que la cantidad destinada a la compensación equitativa se fijaría de forma anual mediante orden ministerial dentro de los límites presupuestarios establecidos para cada ejercicio.

Dos meses más tarde, en febrero de 2013, este Real Decreto fue impugnado por todas las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual españolas ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. El recurso pretendía la anulación de la norma con base en dos tipos de motivos: procesales y de fondo. Por un lado, se alegaba que no se habían utilizado para la regulación del nuevo sistema los instrumentos legales adecuados y, por otro, que el sistema era contrario a lo dispuesto en el artículo 5, apartado 2, letra b, de la Directiva 2001/29/CE. En lo que se refiere a esta segunda cuestión, las demandantes argumentaban que el principio fijado por la jurisprudencia del TJUE de que la compensación equitativa sea sufragada en última instancia por las personas físicas que realizan las copias privadas no se respeta en un sistema como el español en el que la compensación es soportada por todos los contribuyentes sin hacer distinciones. Argumentaban, además, que la financiación de la compensación con cargo a los presupuestos generales del Estado no garantiza el carácter equitativo de la misma.

El 9 de junio de 2016 el TJUE dictó sentencia en la que, contestando únicamente a la primera de las cuestiones planteadas, determinó que el sistema español era contrario a la norma comunitaria.

La sentencia comentada puede considerarse como el colofón a toda una serie de advertencias y pronunciamientos que desde antes de su nacimiento venían anunciando la incompatibilidad del sistema español de financiación de la compensación con cargo a los presupuestos generales del Estado con lo establecido en la Directiva 2001/29/CE. Precisamente, uno de los principales pronunciamientos del TJUE en el asunto Padawan es el de que la compensación equitativa ha de ser soportada por la personas físicas que realizan las copias privadas, sin perjuicio de que en aras a poder hacer efectivo el cobro pueda exigirse su pago a los fabricantes, importadores y distribuidores, quienes posteriormente lo repercutirán en el precio final del producto. Resulta sorprendente que en aquel asunto la sentencia del TJUE se utilizara para tachar de arbitrario e injusto un sistema que, en principio, gravaba de forma indiscriminada todos los soportes y aparatos  aptos para la realización de copias sin tener en cuenta el destino, privado o profesional, de los mismos y que, un año después, el Gobierno español adoptara otro en el que no sólo no se excluye del pago de la compensación a profesionales y personas jurídicas que venden aparatos y soportes de grabación no destinados a la realización de copias privadas, sino que directamente es sufragado por todos los contribuyentes.

Anulado el Real Decreto y declaradas inaplicables las normas que regulan la compensación equitativa por copia privada con cargo a los presupuestos generales del Estado… ¿qué sistema tenemos ahora? Es la pregunta que inevitablemente surge, puesto que la derogación del sistema  actual no implica una “resurrección” de las normas que regulaban el anterior. Actualmente lo que hay es un vacío legal que ha de ser resuelto en un breve espacio de tiempo por el Gobierno español, previsiblemente poniendo nuestro sistema en línea con el de los demás Estados miembros.

N.BVersión española del artículo publicado en el Kluwer Copyright Blog

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¡Bienvenida, Ley de Patentes!

¡Por fin! El 1 de abril de 2017 entra en vigor la nueva Ley 24/2015 de Patentes.

Han sido necesarios varios años de elaboración y discusión hasta su aprobación, y, una vez aprobada, una larga espera hasta ver que finalmente va a poder ser aplicada.


La nueva ley supone una importante mejora y actualización de nuestro sistema de protección de las invenciones. La anterior ley, motivada por la incorporación de España a las Comunidades Europeas en 1986, también supuso en su día un avance relevante. No obstante, después de treinta años de vida, eran necesarios una puesta al día y un salto cualitativo, que se han materializado en este nuevo texto legal.

Por otro lado, estamos pendientes de la versión final del Reglamento de Ejecución de la Ley, a cuyos borradores se han realizado varias propuestas por parte de diversas asociaciones y organizaciones, que confiamos sean tenidas en cuenta para conseguir un documento que resulte eficaz a la hora de implementar la Ley.

La OEPM está llevando a cabo los preparativos necesarios para la implementación de la Ley, incluyendo el refuerzo con más medios humanos. Pero para que la nueva Ley de Patentes sea un éxito es necesario que todos los usuarios de la misma seamos conscientes de su potencial y lo pongamos al servicio de la innovación y de la investigación.

En definitiva, esperamos que la nueva Ley de Patentes arranque con buen pie y consiga ser una herramienta útil y eficaz para fomentar la investigación en España.

PD. Para comentarios sobre la Ley 24/2015, se puede acudir a la serie de post publicados en este blog en el año 2015 y 2016

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Los Juzgados de lo Mercantil mueven ficha

El BOE de este penúltimo día del año viene con sorpresa: la publicación del Acuerdo del Consejo General del Poder Judicial por el que se designan juzgados especializados para conocer de los pleitos en materia de propiedad industrial en las siguientes Comunidades autónomas:

  
Tribunal Superior de Justicia
Juzgado/s designado/s



Cataluña

Juzgados de lo Mercantil números 1, 4 y 5 de Barcelona: patente y diseño industrial

Juzgados de lo Mercantil números 2, 6, 8 y 9: marcas


Madrid

Juzgados de lo Mercantil números 7, 8, 9 y 10 de Madrid



Comunidad Valenciana

Juzgado de lo Mercantil número 2 de Valencia: patentes.

Juzgados de lo Mercantil números 1 y 3: marcas y diseño industrial.


La decisión trae causa del riesgo (relativo y según se mire) de migración de los pleitos a Barcelona que trajo consigo la promulgación de la nueva Ley 24/2015 de patentes.

La medida será aplicable, en línea con la entrada en vigor de la nueva Ley, en abril de 2017.

Queda por ver si el alcance limitado de la especialización supone la concentración en Madrid, Barcelona y Valencia de los pleitos (con el añadido de Alicante) y la exclusión de otras Comunidades Autónomas. Pero eso es otra historia. De momento cabe saludar con alivio y aplauso la decisión del CGPJ.



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