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El Tribunal de Justicia valida la aplicación de la normativa española para la reivindicación de una marca de la Unión.

La sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el pasado 23 de noviembre de 2017 en el asunto C-381/16 (ECLI:EU:C:2017:889) ha admitido la posibilidad de que la propiedad de un registro de marca de la Unión sea reivindicada ante los tribunales por los motivos previstos en el artículo 2.2 de la Ley de Marcas española, cuando su titular esté domiciliado en España.

El Tribunal de Justicia resuelve en esta sentencia una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo español sobre la compatibilidad de dicho precepto con el Reglamento núm. 207/2009 sobre la marca de la Unión Europea. En el procedimiento que había dado origen a ese recurso se había interpuesto ante el Juzgado español de marca de la Unión una acción reivindicatoria de un registro de marca de la Unión “SHOWER GREEN. La acción se basaba tanto en el art. 18 del Reglamento núm. 207/2009, referido a la acción reivindicatoria de una marca registrada sin autorización por el agente o representante de su titular, como en el artículo 2.2 de la Ley de Marcas española, que contempla los supuestos más generales de marcas solicitadas con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual.

En primera instancia la acción había sido desestimada al considerar el Juzgado que el solicitante de la marca no era agente o representante del demandante y, por tanto, no se cumplían las condiciones del art. 18 del Reglamento sobre la marca de la Unión. En cuanto al artículo 2.2 de la Ley de Marcas española, el Juzgado entendió que no era aplicable al caso, al referirse a unos motivos de reivindicación que no están contemplados en el Reglamento de la Unión.

Esta decisión fue revocada en este segundo punto por el Tribunal de Marcas de la Unión de Alicante que, aplicando la doctrina que había mantenido en una sentencia anterior, afirma que el artículo 2.2 de la Ley de Marcas española puede ser aplicado en los supuestos de registros de marca de la Unión cuyo titular esté domiciliado en España, por entrar dentro del ámbito de la remisión a las leyes nacionales establecida en el art. 16 del Reglamento núm. 207/2009. Conforme a este último precepto, la marca de la Unión, en cuanto objeto de propiedad, se considerará como una marca nacional del país donde el titular tenga su sede o su domicilio o, en otro caso, un establecimiento. En el supuesto enjuiciado, el Tribunal estimó que la marca de la Unión “POWER GREEN” había sido solicitada con fraude de los derechos del demandante y, por esta razón, estimó la acción reivindicatoria con base en la Ley española.

Así las cosas, el Tribunal Supremo, antes de resolver el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de apelación, plantea la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Éste, en su sentencia de 23 de noviembre, respalda íntegramente la posición del Tribunal de marcas de la Unión de Alicante, confirmando la interpretación que había realizado de los artículos 16 y 18 del Reglamento núm. 207/2009.

A juicio del Tribunal de Justicia, la acción reivindicatoria de una marca de la Unión registrada a nombre de un agente o un representante del titular de la marca sin su autorización se rige exclusivamente por el Reglamento núm. 207/2009, pero cuando se trate de situaciones distintas serán de aplicación las normas nacionales del Estado miembro determinado por las reglas del art. 16 del Reglamento.

Esta decisión abre la puerta, al menos en los casos de marcas cuyo titular tenga su sede o su domicilio en España, a la posibilidad de que se ejerciten acciones reivindicatorias sobre ellas en supuestos que no están contemplados en la norma europea y que otorgan una mayor protección a las personas cuyos derechos sobre una marca se hubieran visto perjudicados por la actuación fraudulenta de un tercero.

 

Autor: Carlos Morán

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Venezuela: se recomienda abonar los pagos de tasas oficiales relativos a marcas con suficiente antelación a los vencimientos

En Venezuela, como consecuencia de la Reforma Parcial de la Ley de Timbre Fiscal (art. 6 del Decreto nº 1.398) del año 2015, se ha producido un importante incremento en las tasas oficiales correspondientes a trámites de derechos ya registrados.

La Reforma también ha complicado sobremanera la gestión del pago de las tasas de registro, renovación e inscripción de cambios de titularidad, domicilios y licencias, en materia de marcas.

La experiencia nos ha demostrado que las gestiones en Venezuela deben anticiparse lo máximo posible a los vencimientos, pues el pago de las tasas debe quedar transferido a la cuenta del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (en adelante SAPI) y una vez realizado el depósito efectivo, los comprobantes de dichas transferencias deben recibir el sello oficial. No es infrecuente encontrarse con obstáculos burocráticos extraordinarios que demoren las actuaciones.

Además, recientemente, el Gobierno de EEUU ha impuesto sanciones económicas a Venezuela que también tienen un efecto en materia marcaria. La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) está realizando un seguimiento de las transacciones efectuadas en dólares a cuentas venezolanas, lo cual puede producir importantes retrasos en la materialización de los pagos. Estos obstáculos pueden tener importantes consecuencias para los derechos de marca. Tomando como ejemplo el procedimiento de renovación para el que la legislación venezolana no prevé periodo de gracia para extender el plazo de vencimiento, el pago de la tasa oficial – que para una marca en una clase asciende actualmente a 3.000 USD -, debe haberse acreditado convenientemente ante el SAPI antes de la fecha de expiración de la marca con el fin de evitar que el organismo declare su abandono.

Conviene tener presente, por tanto, que en Venezuela, en aquellos trámites que conlleven el pago de una tasa afectada por el art. 6 del Decreto nº 1.398, es necesario actuar ágilmente y con suficiente antelación a los vencimientos.

Autora: Cristina Arroyo
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La falsificación de marcas afecta a seis millones de puestos de trabajo en España

Crónica del desayuno de trabajo sobre falsificación de marcas en Internet, organizado por Elzaburu.

La falsificación de marcas es un fenómeno creciente que se ha fortalecido con el avance tecnológico. Los delitos contra la propiedad industrial e intelectual no causan un perjuicio privado, sino que afectan a toda la sociedad, algo reseñado por la firma Elzaburu, que en su defensa por la innovación empresarial, organizó recientemente la jornada de trabajo ‘Tendencias contra la falsificación de marcas a través de Internet’. Esta Mesa Redonda, que encuadró la realidad actual acerca de este fenómeno y esbozó los campos de actuación para atajarlo, estuvo moderada por el Doctor en Derecho Juan José Caselles, perteneciente a la firma, que presentó el libro ‘Derecho de marcas y Proceso penal’, una obra que tiene como objetivo servir como referente en la materia.

Según datos recopilados en el libro, las empresas que usan intensivamente los derechos de propiedad industrial representan en la Unión Europea (UE) más de 25% del empleo, un 33% de la riqueza generada y, sólo en España, afectan a más de seis millones de puestos de trabajo. La falsificación de marcas se realiza a nivel multinacional en todo tipo de productos de uso diario, “incluso medicamentos, alimentos o prótesis, lo que constituye además un riesgo para la salud pública”, explicó Juan José Caselles. “En la lucha contra este problema nos encontramos con grandes barreras como la ausencia o exactitud de la legislación penal para actuar, las dificultades en las persecuciones policiales, los constantes cambios tecnológicos y sociales, el anonimato que ofrece Internet, la territorialidad de las leyes y, además, una innegable tolerancia social hacia este delito” añadió.

Para José Antonio Moreno, Director General de ANDEMA (Asociación para la Defensa de la Marcas), el de las falsificaciones “es un negocio creciente del que no manejamos cifras exactas, pero cerca del 20% de las réplicas se venden online”, aceptando que “los tiempos de Internet y los de la Justicia son muy distintos”. Además, expuso que no es un problema que pueda resolverse en cada país, sino que se necesita el apoyo de la Comisión Europea (CE) para abordarlo, ya que los delitos se cometen de forma transnacional o multinacional. “La buena noticia es que parece que las plataformas de comercialización se empiezan a mover”, añadió.

Nuria Gené, la directora del Bureau du Champagne en España (CIVC), explicó de qué manera afecta la piratería a su negocio, debido a la frecuencia en la que se usa la denominación de origen del Champagne para todo tipo de comercios y productos, especialmente en la venta de falsificaciones de botellas. La amenaza para su negocio en España, noveno mercado con 4 millones de botellas en 2016, y en otros países, ha alcanzado tal gravedad que cerca del 40% de los empleados del Bureau se encargan ya de luchar contra la piratería.

Luis Manuel Vallés Causada, Subdirector General de Localización y Recuperación de Bienes, Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA), del Ministerio de Justicia, dijo que las colaboraciones con plataformas de otros países son cada vez más frecuentes ante este problema. “Intentamos hacer el máximo daño financiero a estas redes para que no puedan recuperarse y poder frenar así su actuación”, explicó.

“Todo lo que es marca se puede falsificar, desde rodamientos para motores de los aviones hasta automóviles”, según palabras de Manuel García Torres, Inspector de la Comisaría General de Policía Judicial (UCDEV) en materia de delitos contra la Propiedad Intelectual e Industrial. La falsificación comporta consecuencias dañinas para la sociedad, como riesgo a la salud pública, desprotección del consumidor, economía sumergida, contrabando, corrupción, evasión fiscal, blanqueo de capitales o financiación ilegal de otras actividades criminales. “Tenemos constancia de que en países como Bulgaria, la falsificación se ha usado incluso para apoyar económicamente al Estado Islámico”, explicó.

 “Internet es un reflejo de la realidad: al igual que hoy se ve el top manta como algo normal y cotidiano, es fácil encontrar en Internet páginas que comercian con productos falsos”, de acuerdo a Damián Fuentes, director de Hestia Consultores, quien explicó que “el sistema de indexación de Google, los medios de pago opaco y otros como las criptomonedas favorecen la venta online de estas réplicas” y que “el problema no es tanto normativo, sino de cumplimiento: los supervisores no están trabajando para frenar el problema”.

Como representante de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Informática, Mª Pilar Rodríguez calificó este delito como “inabarcable”, aceptando que “el gran volumen de trabajo y la falta de especialización en la administración de Justicia ralentiza –o cierra- los procesos”. Además, subrayó que la legislación del Tribunal de Justicia de la UE, que no permite conservar los datos de tráfico a favor de la libertad de los ciudadanos, pone trabas adicionales que dificultan la investigación. “Por fortuna, en el Ministerio ya se ha empezado a hablar de la posibilidad de crear un Fiscal de sala de propiedad intelectual para evitar el alto número de problemas que se encuentran las marcas en la tramitación de cada denuncia”, concluyó la fiscal.

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Indonesia se convierte en el miembro número 100 del Sistema de Madrid

El 2 de enero de 2018 entrará en vigor el Protocolo de Madrid para Indonesia. Tras haber entrado Tailandia hace unas semanas, era la evolución natural y así lo esperábamos.

Indonesia entra en el Sistema de Madrid formulando algunas de las declaraciones más comunes que permite el Protocolo. Así pues, la Oficina de Marcas de Indonesia podrá extender el plazo de denegación de la solicitud de marca a 18 meses en virtud del art. 5.2 b) de dicho tratado y podrá percibir una tasa individual en las solicitudes, designaciones posteriores y renovaciones que afecten a Indonesia, según lo dispuesto en el art. 8.7.  El gobierno indonesio ha formulado también la declaración de la Regla 20.bis.6 del Reglamento común al Arreglo y Protocolo por la que se indica que no surtirán efecto en Indonesia las inscripciones de licencias. Para que surtan efecto, será preciso actuar ante la oficina local.

Indonesia presenta algunas particularidades en la práctica jurídico-administrativa de la tramitación de marcas. Por ejemplo, a las solicitudes nacionales se debe acompañar una declaración de buena fe. Por el momento, no parece que el Sistema de Madrid haya previsto fórmula alguna para adecuar este requisito que se exige en el ámbito nacional al ámbito internacional. Otros países del Sistema de Madrid han resuelto esta exigencia requiriendo un documento ad hoc, o incluyendo en el formulario de solicitud internacional una declaración explícita. Por otro lado, está por ver en qué manera los organismos competentes indonesios adaptan los enunciados de productos y/o servicios que resultan aceptables en origen y en sede OMPI, a una práctica nacional sui géneris como es la indonesia. Cuestiones como éstas se suscitarán en la práctica diaria y habrá que trabajar codo con codo con nuestra red de colegas locales para ir definiendo el nuevo escenario, garantizando la mejor estrategia posible para los titulares con intereses en esta jurisdicción.

Autora: Cristina Arroyo
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Estudio muestra un uso frecuente de dominios caducados para vender productos piratas

La EUIPO acaba de publicar ayer, día 24 octubre, el resultado (resumen en español, disponible aquí) de la 2ª fase de su investigación sobre modelos de negocio en línea que vulneran derechos de propiedad intelectual en la UE y, en concreto, sobre las tiendas electrónicas sospechosas de vulnerar marcas y que utilizan nombres de dominio previamente utilizados.

El estudio ahonda en la información sobre el amplio uso que los presuntos infractores de la propiedad intelectual están haciendo de nombres de dominio que en el pasado utilizaron personas famosas, organizaciones, embajadas extranjeras, empresas comerciales y otras muchas entidades, aprovechándose de la popularidad de dichos nombres de dominio para atraer tráfico a nuevas tiendas electrónicas que comercializaban productos sospechosos de vulnerar marcas. Inmediatamente después de que los nombres de dominio pasaran a estar disponibles para un nuevo registro, los presuntos infractores los adquirían y, poco después, activaban una tienda electrónica.

En esta 2ª fase, se ha seleccionado a Suecia, que como país escandinavo se supone comparable a Dinamarca en la 1ª fase; a Alemania y el Reino Unido, que cuentan con sectores de comercio electrónico muy bien desarrollados y abultados; y a un país del sur de Europa dotado de un gran sector de comercio electrónico, España.

En la investigación se han detectado 27.870 tiendas electrónicas sospechosas de comercializar productos que vulneran marcas en Suecia, Alemania, el Reino Unido y España. Se ha descubierto que 21.001 de estas tiendas (un 75,35 %) empleaban nombres de dominio ya utilizados previamente para dirigir tráfico de internet a sitios web que no guardan ninguna relación con su uso anterior. El 25,9 % de las tiendas electrónicas sospechosas tienen su proveedor de alojamiento ubicado en Turquía; el 19,3 %, en los Países Bajos; y el 18,3 %, en los Estados Unidos.

La investigación parece indicar que lo que, en apariencia, aparentan ser varios millares de tiendas electrónicas sin relación entre sí, probablemente sean una o unas pocas empresas que comercializan productos que vulneran marcas entre los consumidores europeos.

Una vez más, se pone en evidencia la necesidad de contar con instrumentos rápidos y eficaces para combatir el comercio online de productos falsificados, tanto desde la perspectiva de la investigación criminal como de la persecución judicial, a nivel no sólo de la UE sino también a nivel global. La reciente Comunicación (Com 2017/555) de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Europeo Económico y Social y al Comité de las Regiones del pasado 28 de septiembre 2017 para afrontar los contenidos ilícitos online, estableciendo directrices dirigidas a las plataformas online, puede constituir un buen inicio para intentar solucionar estos problemas.

Autor: Juan José Caselles

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