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A vueltas con las marcas funcionales: agárralo como puedas

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea  (TJ) dictó sentencia el pasado 11 de mayo de 2017 (Asunto C-421/15 P), en relación con la interpretación de la prohibición de registro como marca de los “signos constituidos exclusivamente por la forma de un producto necesaria para obtener un resultado técnico” contemplada en el art.7.1.e) ii) del Reglamento sobre la Marca de la Unión Europea.

En los años 2002 y 2003 la empresa japonesa Yoshida Metal Industry  logró el registro de dos marcas gráficas de la Unión Europea para designar determinados cubiertos en clase 8 y utensilios y recipientes de cocina en clase 21, consistentes en la representación bidimensional de una serie de lunares negros:

(MUE nº 001371244)

(MUE nº 001372580)

Las referidas marcas se usaban en la práctica en el mango de los cuchillos comercializados por Yoshida y, correspondían a una serie de puntos cóncavos o hendiduras en la empuñadura de los cubiertos que cumplían una función antideslizante al cortar (y que estaban protegidas también por varias patentes):En 2007, las empresas PI Design AG, Bodum France SAS y Bodum Logistics A/S solicitaron ante la  EUIPO la anulación de dichas marcas con base en el art.7.1.e) ii), al considerar que los registros eran nulos por estar constituidos los signos por la forma de un producto necesaria para obtener un resultado técnico.

La EUIPO estimó las solicitudes de anulación y canceló los registros de las marcas.

El TJ ha desestimado ahora el recurso de casación interpuesto por Yoshida, confirmando la nulidad de las marcas.

La mencionada sentencia, acoge y confirma por un lado los argumentos esgrimidos previamente por el Tribunal General en su sentencia de 6 de marzo de 2014 (C-337/12 P y C-340/12 P) (véase comentario en este blog), estableciendo que la prohibición observada en el art.7.1.e) ii) debe aplicarse a marcas bidimensionales y tridimensionales y declarando que dicha prohibición de registro responde a un interés general, de tal forma que las empresas no puedan utilizar el Derecho de marcas para alargar la protección sobre soluciones técnicas de manera ilimitada. Además, señala que para una correcta aplicación del precepto es necesario identificar las características esenciales de la marca realizando un estudio caso por caso.

Por otro lado, y de gran relevancia, es la actual interpretación que realiza el TJ del art.7.1.e) ii), determinando que únicamente debe denegarse el registro como marca cuando “todas las características esenciales del signo son funcionales”, es decir, que el Tribunal considera que en las marcas controvertidas, la configuración específica de los lunares negros es un elemento funcional significativo, lo que comporta la imposibilidad de acceso al registro como marca y, por ende, su nulidad. En este sentido, el Tribunal precisa que el obstáculo observado por el art.7.1.e) ii puede salvarse y por tanto podría el signo acceder al registro cuando éste incorpore otros componentes no funcionales relevantes (como por ejemplo elementos ornamentales o de fantasía).

El Tribunal ha llevado a cabo una interpretación restrictiva del art.7.1.e) ii) a la hora de registrar este tipo de marcas constituidas por la forma de un producto, para evitar así el monopolio de las soluciones técnicas o características funcionales del producto por parte de las empresas. El interés de la sentencia estriba también en la delimitación minuciosa de los requisitos indispensables para que este tipo de signos gráficos puedan ser registrados como marcas.

Autora: Ana Pérez-Prat
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El último de los trenes a vapor

“I’m the last of the good old fashioned steam-powered trains” (Ray Davies, The Kinks, 1968)

En julio de 2011 publiqué un artículo con el mismo título en el que llamaba la atención sobre el riesgo que, para España, supondría convertirse en un bonito (pero viejo) tren a vapor abandonado en una de las vías externas de una estación para trenes de alta velocidad.

Seis años después, desgraciadamente, los datos no sólo no han cambiado sino que son más preocupantes que los de entonces.

Estamos hablando de innovación y patentes.

Los datos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) del año 2011 sobre el número de solicitudes de patente PCT, o solicitudes de ámbito internacional, me llevó a reflexionar sobre el lugar de nuestro país entre los trenes de todo tipo que habitualmente llegan a una estación.

El conjunto de los datos que vamos a exponer a continuación sirven para que podamos conocer qué países son líderes mundiales en I+D y, en definitiva, nos va a permitir conocer a los actores principales del desarrollo y la innovación. España está apostando por la innovación pero, ¿qué lugar ocupa dentro de esta clasificación mundial?

Expongamos antes algunos datos relevantes por continentes:

Desde Asia vinieron el mayor volumen de solicitudes de patente internacionales PCT, un total de 110.309 solicitudes

En segundo lugar, Europa: 59.524 solicitudes de patente internacional.

Norteamérica: 58.779 solicitudes de patente internacional

Por países, el primer lugar corresponde a Estados Unidos (56.440), Japón (45.220), China (43.128), Alemania (18.302), Corea (15.554), Francia (8.187), Gran Bretaña (5.491), Holanda (4.676), Suiza (4.363), etc.

En el 2011, encabezaban la tabla, por orden, los siguientes países: Estados Unidos, Japón, Alemania, República de Corea y China.

En estos últimos seis años, China ha superado a Alemania y República de Corea y se coloca en el tercer lugar de solicitudes de patentes internacionales tras Estados Unidos y Japón.

En el 2011, la suma de las solicitudes de estos cinco países suponía el 70% del total de solicitudes PCT presentadas. Hoy ese porcentaje ha subido hasta el 76%.

¿Y dónde está España? ¿Dónde está nuestro bonito tren a vapor?

En datos sobre nivel de protección de la innovación, España se sitúa a la misma altura que países como Finlandia, Austria o Israel. Podría parecer interesante, dado el nivel científico de estos países, pero hay que recordar que el PIB de España es mucho más alto que el de estos países.

Así, España ocupa el puesto 14 del ránking mundial por PIB y los países con los que nos comparamos en los puestos por patentes están muy detrás de nosotros. Así: Austria, puesto 27; Israel, puesto 37 y Finlandia, puesto 42.

¿Qué es lo que ocurre? Pues bien, lo que está ocurriendo para que países que se sitúan muy por detrás de España en riqueza nacional, aparezcan, sin embargo, con el mismo o parecido número de solicitudes de patente internacionales es que invierten porcentajes más elevados de esa riqueza nacional en proyectos de I+D.

Mientras las inversiones en España para innovación y desarrollo suponen un 1,24% del PIB, en Austria llegan al 2,81% del PIB, en Finlandia al 3,32% del PIB y en Israel, nada menos, que al 4,30 % del PIB

Hablar además de dónde se aplica la inversión, si en el sector privado o público, nos llevaría a un análisis aún más complejo y que sería razón para otro artículo.

Si no somos capaces de establecer mecanismos para aumentar la inversión en I+D; si no somos capaces de establecer procedimientos para optimizar esa inversión (inteligencia y prospección tecnológica, etc.); si no somos capaces de rentabilizar la inversión (explotación de las patentes) no podremos competir en igualdad de condiciones con el resto de países industrializados y en desarrollo y quedaremos como el último de los trenes a vapor: estacionados en tierra de nadie.

Datos extraídos de: The International Patent System, YearlyReview, 2016, publicado por la OMPI. Eurostat, noviembre 2014

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El caso Kukuxumusu: un juego de pulgas, gatos y ratones

El universo pictórico de Kukuxumusu se encuentra plasmado en infinidad de sudaderas y camisetas a lo largo y ancho de la geografía española. Un toro azul con cuernos amarillos o una oveja con ojos saltones y orejas disparadas son algunos de los personajes principales de este universo pictórico en el que sus creadores han sabido plasmar con un humor y con un estilo muy característico situaciones cotidianas a través de animales personificados.

Kukuxumusu, vocablo que significa “beso de pulga” en Euskera, nació en 1989 como un pequeño proyecto de tres amigos con dotes para el dibujo y mucha imaginación. Aunque empezaron vendiendo camisetas, su crecimiento a lo largo de los años ha sido tan grande que en la actualidad los característicos personajes del “universo Kukuxumusu” se ven plasmados en cualquier tipo de objeto que uno pueda imaginarse: botellas, baberos, pastilleros, paraguas, calcetines y hasta stickers de Facebook.

Pues bien, a finales de 2015, uno de los fundadores de la compañía y director artístico de la misma –Mikel Urmeneta-, se separa y emprende un nuevo proyecto en solitario. Bajo el nombre de Katuki Saguyaki (que en castellano significaría algo así como “carne de gato, manjar de ratón”) el antiguo socio monta un negocio de diseño gráfico y dibujo aplicado fundamentalmente al textil. Al parecer, gran parte de los diseños que integran las colecciones del proyecto Katuki Saguyaki son muy similares a los originarios de Kukuxumusu, cuyos derechos habían quedado en manos de la compañía al salir Urmeneta, lo que lleva a Kukuxumusu a presentar una demanda contra Mikel Urmeneta y sus socios por infracción de derechos de propiedad intelectual.

La defensa de la demandada pone el énfasis en la necesaria similitud que ha de existir entre los dibujos de unos y otros toda vez que el dibujante y creador de los diseños es la misma persona, que inevitablemente plasma su sello y estilo personal en cualquier creación que salga de su puño. Según ésta, las similitudes tienen lugar de forma abstracta, pero no existe un plagio de obras concretas e individualizables.

A la vista de los argumentos de las partes, pero sobre todo del análisis pericial de las obras en liza, el Tribunal considera que se ha producido una vulneración de los derechos de propiedad intelectual de Kukuxumusu al constituir los dibujos de los demandados –más allá de la identidad del estilo y de la técnica- reproducciones y transformaciones de obras concretas no consentidas por la actora.

La sentencia resulta interesante desde el punto de vista jurídico por la propia situación que es enjuiciada: un artista que, al ceder todos los derechos patrimoniales sobre muchas de sus obras, ve aparentemente coartada su libertad creativa para continuar creando obras que comparten un mismo estilo, una misma técnica y una misma temática. El argumento del demandado es precisamente éste ¿cómo puede un artista consolidado desprenderse de un bagaje profesional de casi 30 años? En este caso el argumento no le ha servido, puesto que la cuestión no se limita a un tema de estilo, sino de verdadero autoplagio de obras individualizadas.

Sea como fuere todo apunta a que esta lucha de pulgas, gatos y ratones no ha hecho más que empezar…

Versión española del artículo publicado en el Kluwer Copyright Blog

Ubi libros, ibi patria

El Premio Nobel chino Mo Yan, rogaba en el prólogo a una de sus obras: “¡Escriban novelas largas!”. Un crítico literario, a propósito de una novela de ochocientas paginas advertía: “Mi mejor consejo es que no la lean, el segundo es que no dejen que les caiga en un pie”. La extensión, no nos engañemos, no es un atributo del arte; el formato, tampoco debe serlo.

La novela de Bolaño “2666”, con sus 1216 páginas de caudal narrativo, se puede quedar corta; un micro-relato de apenas unas líneas, puede resultar demasiado largo. Una y otro pueden ser leídos hoy por hoy en formato electrónico o en glorioso papel impreso: el medio no desmerece ni engrandece el valor de la obra. Todos son bienvenidos, siempre que el resultado sea un buen libro.

En esta fecha en que celebramos el Día Internacional del Libro , afirmemos parafraseando a Cicerón, ahora que parece que el latín está mal visto en los escritos forenses, “ubi libros, ibi patria”, allí donde están los libros allí está mi patria. Ya sean largos o cortos, electrónicos o en papel, pero ¡libros!

Autor: Antonio Castán

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Recursos en España: fuera páginas y dentro notas

El pasado 27 de enero, el Tribunal Supremo publicó un nuevo Acuerdo sobre criterios de admisión de los recursos de casación en donde, por primera vez, se limita la extensión de los escritos a 25 páginas.

Es posible que algunos abogados de propiedad industrial e intelectual se lleven las manos a la cabeza, dado que era una práctica habitual la presentación de escritos que llegaban a triplicar esta extensión.

El Tribunal se queja de la “extensión desmesurada” de los recursos que

“lejos de facilitar su resolución, dificulta el trabajo de la fase de admisión, entorpece el correcto entendimiento de las pretensiones del recurrente, introduce confusión en el debate y provoca que, en muchas ocasiones, los argumentos realmente relevantes queden oscurecidos en un cúmulo de alegaciones reiterativas e incluso contradictorias”.

El Supremo apoya esta medida en el artículo 481.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que, paradójicamente, establece que los fundamentos del recurso se expondrán “con la necesaria extensión”. Y lo que puede resultar más inquietante aún, los abogados tendrán que acostumbrarse a una norma que restringe el tamaño de las notas a pie a 10 puntos. Lo inquietante no es el tamaño, sino el empleo de notas a pie de página en un escrito procesal. Tales innovaciones literarias han sido siempre consideradas como una especie de herejía por una profesión orgullosa de sus tradiciones.

La nueva normativa no se limita, sin embargo, a estas cuestiones de estilo sino que establece también diversas mejoras sustantivas en el acceso al recurso. Mientras que en el pasado la admisión del recurso dependía exclusivamente del cumplimiento de ciertos criterios técnicos relativos al valor económico o a la contradicción con la jurisprudencia anterior, el Tribunal ahora podrá admitir, de forma excepcional, recursos en los que, según su criterio, exista “necesidad de establecer jurisprudencia o modificar la ya establecida en relación con el problema jurídico planteado porque haya evolucionado la realidad social o la común opinión de la comunidad jurídica sobre una determinada materia”.

Aunque se trata de una práctica extendida en otras jurisdicciones, hasta ahora la discrecionalidad de los tribunales españoles en la admisión de recursos ha sido casi nula conforme al principio de legalidad, considerándose que existía un numerus clausus. Los motivos de recurso estaban limitados a aquellos regulados expresamente por la ley. Esto no ha cambiado. El tribunal no puede inadmitir un recurso que cumple uno de los supuestos legales de admisión. Es más, éste es uno de los ejes del derecho fundamental de la tutela judicial efectiva, uno de los grandes éxitos del sistema democrático español.

Estos cambios contribuyen a la modernización constante del sistema judicial español y serán bien recibidos por los ejercientes en el campo de la propiedad industrial e intelectual. Cuando empiecen a calar en las instancias inferiores, no podrán más que aumentar la ventaja que tiene España en cuanto al tiempo de resolución: de 12 a 14 meses en la primera instancia en un asunto de patentes o marcas, siempre que se escoja bien al tribunal. Esto se debe en gran medida a que la fase de alegaciones iniciales es mucho más rápida en España que en casi cualquier otro país del mundo – las pruebas documentales y periciales deben acompañar al escrito inicial, sin que sea posible hacerlo después o modificar los hechos o los fundamentos jurídicos.

N.B. Versión inglesa del artículo publicado en el IP Kat

Autor: Colm Ahern

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