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Category Archives: Elzaburu

Licencias en España

En la reciente guía de la serie Getting the Deal Through, el socio de ELZABURU Javier Fernández-Lasquetty y los abogados Alba López y Martín Bello responden a las preguntas claves que toda empresa se plantea ante una situación de licenciamiento de sus activos. Cuestiones como la tipología de licencias, la normativa que afecta a las licencias internacionales, los derechos de propiedad intelectual, las licencias de software, los royalties, la fiscalidad, el derecho de la competencia, el descargo de responsabilidades, la rescisión de contratos, entre otros, son tratados.

Capítulo de España (en inglés) Reproducido con permiso de Law Business Research Ltd. Getting the Deal Through: Licensing 2017, (publicado en febrero 2017; editor: Bruno Floriani, Lapointe Rosenstein Marchand Melançon LLP) Más información en la web de la publicación: https://gettingthedealthrough.com/area/19/licensing/

El Tribunal Supremo ratifica la sentencia comunitaria sobre el canon. Una historia repetida

El pasado mes de noviembre, el Tribunal Supremo español declaró nulas las normas que regulan el sistema de financiación de la compensación equitativa por copia privada con cargo a los presupuestos generales del Estado por ser contrarias a derecho comunitario. El sistema hasta ahora vigente fue sometido al examen del TJUE por el propio Tribunal Supremo a través de una serie de cuestiones prejudiciales que fueron resueltas en sentencia de 9 de junio de 2016 (C-470/14). La sentencia del Tribunal Supremo ha dejado un vacío legal que ha de ser cubierto por el Gobierno español en los próximos meses, lo que previsiblemente supondrá una vuelta al sistema de canon anterior.

La Directiva 2001/29/CE establece la obligación a cargo de aquellos Estados que contemplen en sus ordenamientos la excepción de copia privada de regular un sistema de compensación a los titulares afectados por este límite. En España, donde se contempla este límite, desde el año 2006 y hasta el 2016 estuvo vigente un sistema que gravaba con un canon aquellos aparatos, dispositivos y soportes de grabación aptos para la realización de copias privadas. Si bien los obligados al pago eran los fabricantes, distribuidores e importadores de tales aparatos, dispositivos y soportes, el deudor indirecto, y sobre quien recaía realmente el pago de la compensación, era el usuario final, a quien se le repercutía en el precio del producto que adquiría. Este sistema fue objeto de una fuerte campaña de desprestigio social, sobre todo a partir del famoso caso “Padawan” en el que la Audiencia Provincial de Barcelona acabó absolviendo a una empresa informática comercializadora de soportes del pago de una elevada suma de dinero en concepto de compensación equitativa que la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) llevaba reclamándole durante años. En aquel asunto intervino el TJUE a petición de la Audiencia Provincial para establecer, entre otras cosas, que en un sistema como el entonces vigente en España ha de existir necesariamente una vinculación entre la aplicación del canon y la utilización de los aparatos, equipos y soportes para la realización de copias privadas. Ello implicaba que el “canon” no podía gravar aparatos, equipos y soportes que explícitamente no tuvieran como finalidad la realización de copias privadas. En el litigio principal la empresa Padawan pudo demostrar que sus productos estaban destinados a un uso profesional y no a la realización de copias privadas.

Fruto sin duda de estas reivindicaciones, que fueron utilizadas políticamente, fue la Disposición Adicional 10ª del Real-Decreto Ley20/2011, de 30 de diciembre, sobre medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, que vino a derogar el sistema de compensación equitativa mediante canon sustituyéndolo por otro cuya financiación se haría con cargo a los presupuestos generales del Estado. El nuevo sistema no fue objeto de desarrollo reglamentario hasta un año después, cuando se dicta el Real Decreto 1657/2012, de 7 de diciembre, en el que se establece, básicamente, que la cantidad destinada a la compensación equitativa se fijaría de forma anual mediante orden ministerial dentro de los límites presupuestarios establecidos para cada ejercicio.

Dos meses más tarde, en febrero de 2013, este Real Decreto fue impugnado por todas las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual españolas ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. El recurso pretendía la anulación de la norma con base en dos tipos de motivos: procesales y de fondo. Por un lado, se alegaba que no se habían utilizado para la regulación del nuevo sistema los instrumentos legales adecuados y, por otro, que el sistema era contrario a lo dispuesto en el artículo 5, apartado 2, letra b, de la Directiva 2001/29/CE. En lo que se refiere a esta segunda cuestión, las demandantes argumentaban que el principio fijado por la jurisprudencia del TJUE de que la compensación equitativa sea sufragada en última instancia por las personas físicas que realizan las copias privadas no se respeta en un sistema como el español en el que la compensación es soportada por todos los contribuyentes sin hacer distinciones. Argumentaban, además, que la financiación de la compensación con cargo a los presupuestos generales del Estado no garantiza el carácter equitativo de la misma.

El 9 de junio de 2016 el TJUE dictó sentencia en la que, contestando únicamente a la primera de las cuestiones planteadas, determinó que el sistema español era contrario a la norma comunitaria.

La sentencia comentada puede considerarse como el colofón a toda una serie de advertencias y pronunciamientos que desde antes de su nacimiento venían anunciando la incompatibilidad del sistema español de financiación de la compensación con cargo a los presupuestos generales del Estado con lo establecido en la Directiva 2001/29/CE. Precisamente, uno de los principales pronunciamientos del TJUE en el asunto Padawan es el de que la compensación equitativa ha de ser soportada por la personas físicas que realizan las copias privadas, sin perjuicio de que en aras a poder hacer efectivo el cobro pueda exigirse su pago a los fabricantes, importadores y distribuidores, quienes posteriormente lo repercutirán en el precio final del producto. Resulta sorprendente que en aquel asunto la sentencia del TJUE se utilizara para tachar de arbitrario e injusto un sistema que, en principio, gravaba de forma indiscriminada todos los soportes y aparatos  aptos para la realización de copias sin tener en cuenta el destino, privado o profesional, de los mismos y que, un año después, el Gobierno español adoptara otro en el que no sólo no se excluye del pago de la compensación a profesionales y personas jurídicas que venden aparatos y soportes de grabación no destinados a la realización de copias privadas, sino que directamente es sufragado por todos los contribuyentes.

Anulado el Real Decreto y declaradas inaplicables las normas que regulan la compensación equitativa por copia privada con cargo a los presupuestos generales del Estado… ¿qué sistema tenemos ahora? Es la pregunta que inevitablemente surge, puesto que la derogación del sistema  actual no implica una “resurrección” de las normas que regulaban el anterior. Actualmente lo que hay es un vacío legal que ha de ser resuelto en un breve espacio de tiempo por el Gobierno español, previsiblemente poniendo nuestro sistema en línea con el de los demás Estados miembros.

N.BVersión española del artículo publicado en el Kluwer Copyright Blog

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¡Bienvenida, Ley de Patentes!

¡Por fin! El 1 de abril de 2017 entra en vigor la nueva Ley 24/2015 de Patentes.

Han sido necesarios varios años de elaboración y discusión hasta su aprobación, y, una vez aprobada, una larga espera hasta ver que finalmente va a poder ser aplicada.


La nueva ley supone una importante mejora y actualización de nuestro sistema de protección de las invenciones. La anterior ley, motivada por la incorporación de España a las Comunidades Europeas en 1986, también supuso en su día un avance relevante. No obstante, después de treinta años de vida, eran necesarios una puesta al día y un salto cualitativo, que se han materializado en este nuevo texto legal.

Por otro lado, estamos pendientes de la versión final del Reglamento de Ejecución de la Ley, a cuyos borradores se han realizado varias propuestas por parte de diversas asociaciones y organizaciones, que confiamos sean tenidas en cuenta para conseguir un documento que resulte eficaz a la hora de implementar la Ley.

La OEPM está llevando a cabo los preparativos necesarios para la implementación de la Ley, incluyendo el refuerzo con más medios humanos. Pero para que la nueva Ley de Patentes sea un éxito es necesario que todos los usuarios de la misma seamos conscientes de su potencial y lo pongamos al servicio de la innovación y de la investigación.

En definitiva, esperamos que la nueva Ley de Patentes arranque con buen pie y consiga ser una herramienta útil y eficaz para fomentar la investigación en España.

PD. Para comentarios sobre la Ley 24/2015, se puede acudir a la serie de post publicados en este blog en el año 2015 y 2016

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Los Juzgados de lo Mercantil mueven ficha

El BOE de este penúltimo día del año viene con sorpresa: la publicación del Acuerdo del Consejo General del Poder Judicial por el que se designan juzgados especializados para conocer de los pleitos en materia de propiedad industrial en las siguientes Comunidades autónomas:

  
Tribunal Superior de Justicia
Juzgado/s designado/s



Cataluña

Juzgados de lo Mercantil números 1, 4 y 5 de Barcelona: patente y diseño industrial

Juzgados de lo Mercantil números 2, 6, 8 y 9: marcas


Madrid

Juzgados de lo Mercantil números 7, 8, 9 y 10 de Madrid



Comunidad Valenciana

Juzgado de lo Mercantil número 2 de Valencia: patentes.

Juzgados de lo Mercantil números 1 y 3: marcas y diseño industrial.


La decisión trae causa del riesgo (relativo y según se mire) de migración de los pleitos a Barcelona que trajo consigo la promulgación de la nueva Ley 24/2015 de patentes.

La medida será aplicable, en línea con la entrada en vigor de la nueva Ley, en abril de 2017.

Queda por ver si el alcance limitado de la especialización supone la concentración en Madrid, Barcelona y Valencia de los pleitos (con el añadido de Alicante) y la exclusión de otras Comunidades Autónomas. Pero eso es otra historia. De momento cabe saludar con alivio y aplauso la decisión del CGPJ.



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La armonización del plazo de protección de los derechos de autor no puede ser usado para revivir derechos en el dominio público

En una reciente sentencia (caso C-169/15) el Tribunal de Justicia de la Unión Europea considera que la Directiva 93/98/CEE sobre armonización del plazo de protección de los derechos de autor dentro la UE no tiene como efecto rescatar o revivir aquellos que con anterioridad a su fecha de entrada en vigor (1 de julio de 1995) se encontrasen, por cualquier motivo, en el dominio público en todos los países de la Unión. A estos efectos resulta indiferente que la pérdida de derechos con anterioridad a la fecha referida se haya producido por la aplicación de una legislación nacional que exige unas formalidades para la subsistencia de los derechos sobre una obra que son contrarias al Convenio de Berna.

El litigio principal que da lugar a la cuestión prejudicial enfrenta a la sociedad neerlandesa Montis Design, titular de los derechos –luego veremos cuáles- sobre una silla de comedor –Chaplin- y un sillón –Charly- con la compañía Goossens, propietaria de varias tiendas de muebles en Países Bajos, por la venta del modelo de silla “Beat” que supuestamente infringe los derechos de autor sobre la silla y el sillón de Montis.
Silla Beat

Silla Chaplin

Desde el año 1988 Montis contaba con el registro de ambos muebles como diseños internacionales. De acuerdo con la ley holandesa vigente en aquel momento (artículos 21.3 y 24 de la LBDM), un dibujo o modelo que gozara de carácter artístico podía estar protegido simultáneamente como diseño y por Derecho de autor, si bien la extinción del derecho sobre el diseño derivada del transcurso del plazo de protección (5 años) llevaba consigo la extinción simultánea del derecho de autor si el titular del dibujo o modelo no presentaba una declaración especial para mantener sus derechos de autor.

Dado que Montis no presentó nunca ninguna declaración, tanto los derechos sobre el diseño como los derechos de autor habrían quedado extinguidos en el año 1993.

La cuestión que lleva al Hoge Raad a suspender el litigio principal y elevar sus dudas al TJUE es fundamentalmente ésta: si como consecuencia de la derogación de una normativa nacional contraria al Convenio de Berna, el plazo de 70 años previsto en la Directiva 93/98 podría aplicarse a obras que a fecha de 1 de julio de 1995 se encontraban en el dominio público precisamente por haberles sido aplicada la normativa derogada.

Pues bien, según el TJUE, el plazo de 70 años p.m.a. que fija la Directiva 93/98 no puede ser de aplicación a los asientos objeto del litigio porque no se cumple ninguno de los dos requisitos que exige el apartado 2 del artículo 10: o bien que las obras se encuentren protegidas en al menos un Estado miembros a fecha de 1 de julio de 1995, o bien que cumplan los requisitos para acogerse a la protección de la Directiva 92/100.

Ciertamente, el tenor del artículo 10 apartado 2 de la Directiva 93/98 deja poco lugar a la duda: “Los plazos de protección contemplados en la presente Directiva se aplicarán a todas las obras y temas que estén protegidos en al menos un Estado miembros en la fecha a que se refiere el apartado 1 del artículo 13 [1 de julio de 1995] en virtud de la aplicación de disposiciones nacionales en materia de derechos de autor o derechos afines…” Si tal como quedó acreditado en el litigio principal las obras en cuestión no se encontraban protegidas en ningún Estado miembro a fecha de 1 de julio de 1995, no es posible aplicarles el plazo de protección de 70 años p.m.a. que establece la Directiva de duración. Como argumenta el TJUE no pueden extraerse consecuencias jurídicas distintas de una norma que el legislador comunitario estableció de forma tan clara. Sin embargo, no deja de llamar la atención el hecho de que la causa de que no pueda aplicarse este plazo sea el incumplimiento de una formalidad exigida por una norma nacional aparentemente contraria al Convenio de Berna y, por ende, contraria al derecho comunitario. Esto es algo que no pasa por alto el TJUE, frente a lo cual argumenta que los principios del Convenio de Berna no son vinculantes para la Unión hasta 1996. El argumento no parece del todo convincente porque en todo caso el conflicto entre la norma comunitaria y la nacional se habría producido a partir de ese momento.

Pese a llegar a conclusiones opuestas, tanto el Tribunal de Justicia como el Abogado general parten de la premisa de que la normativa neerlandesa, que subodirna la protección por derecho de autor de unos diseños a la presentación de una declaración y el pago de una tasa, es contraria al Convenio de Berna. Sin embargo, llama la atención que no se haya tenido en cuenta la regulación específica que tienen los diseños –pues en todo caso estamos hablando de una silla y de un sillón- dentro del referido Convenio. Su artículo 2.7 reserva a las legislaciones de los Estados miembros la facultad de regular todo lo relativo a los requisitos de protección de las artes aplicadas, dibujos y modelos. Esta libertad que se deja a los Estados permite sujetar la protección de estas obras a condiciones que pueden no respetar alguno de los principios que se establecen iure conventionis, como es la ausencia de formalidades. El artículo 2.7 del Convenio constituiría una excepción a la norma general contenida en el artículo 5.2, resultando que una norma como la neerlandesa sería conforme con el Convenio. La conclusión a que conduce esta argumentación es la misma a la que llega el Tribunal: el artículo 10.2 de la Directiva 93/98 no se opone a una normative como la neerlandesa. Sin embargo, la argumentación del TJUE no descansa en las peculiaridades regulatorias de los diseños y, por tanto, tiene una pretensión de aplicarse a todo tipo de obras. Si en vez de tratarse de una silla y de un sillón el objeto del litigio hubiera sido una obra literaria… ¿podría llegarse a la misma conclusión? En tal caso, aun aplicando el razonamiento del TJUE, es probable que la obra hubiese podido gozar del plazo ampliado de 70 años pues posiblemente hubiese sido más sencillo acreditar que los derechos sobre la misma se encontraban en vigor en algún otro Estado miembro.   

N.BVersión española del artículo publicado en el Kluwer Copyright Blog



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