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El aspecto de la superficie del vidrio de una botella puede ser registrado como marca comunitaria. Sentencia del TJUE de 20 de octubre de 2011, Freixenet (C-344/2010 P y C-345/2010 P).

1.- Hechos. La compañía Freixenet solicitó ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) el registro como marca de la imagen de una botella de vidrio descrita como “botella esmerilada negra mate” y la de otra botella descrita como “botella esmerilada blanca que al estar llena de vino espumoso adopta una apariencia dorada mate parecida a una botella escarchada”. En sus solicitudes Freixenet declaró que no deseaba obtener protección sobre la forma del envase, sino sobre el aspecto específico de su superficie.

La OAMI denegó el registro de las solicitudes por considerar que carecían de carácter distintivo, conforme al artículo 7.1 b) del Reglamento sobre la Marca Comunitaria (Reglamento núm. 40/94). La decisión fue confirmada por la Sala de Recursos de la OAMI y posteriormente por el Tribunal General. Freixenet recurrió en casación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.




2.- Pronunciamientos. El Tribunal de Justicia comienza realizando una recapitulación de su doctrina jurisprudencial sobre el carácter distintivo de una marca en el sentido del artículo 7.1 b) del Reglamento núm. 40/94, en particular en relación con las marcas tridimensionales. Conforme a la misma, dado que el consumidor medio no tiene la costumbre de presumir el origen de los productos basándose en su forma o en la de su envase, al margen de todo elemento gráfico o textual, sólo una marca que de una manera significativa difiera de la norma o de los usos del sector y que por este motivo cumpla su función esencial de indicación del origen no está desprovista de carácter distintivo.

El Tribunal de Justicia considera que esta jurisprudencia es también válida para las marcas solicitadas por Freixenet aunque no reivindiquen la forma del envase sino el aspecto específico de su superficie. Y concluye que el Tribunal General cometió un error al no seguir esa jurisprudencia para examinar el caso.

La sentencia señala que el Tribunal General, en lugar de comprobar si las marcas solicitadas diferían de manera significativa de la norma o de los usos del sector, se limitó a observar de modo genérico que el color y el bruñido del vidrio de la botella no podían funcionar como marca si no se utilizaban en relación con un elemento denominativo. El Tribunal de Justicia considera que esta apreciación conduce sistemáticamente a excluir de la protección como marca comunitaria a
todas las marcas constituidas por la forma del envase del propio producto que no incluyan un elemento denominativo.

Por este motivo, el Tribunal de Justicia anula la sentencia del Tribunal General y las resoluciones de la OAMI que habían denegado el registro de las marcas de Freixenet.

3.- Comentario.

La sentencia del Tribunal de Justicia constituye sin duda una buena noticia para los productores de bebidas, puesto que confirma la posibilidad de registrar como marca comunitaria algún rasgo particular y característico de una botella, sin que sea necesario que vaya acompañado de un signo denominativo. Eso sí, siempre que tenga la suficiente distintividad, para lo cual tendrá que asegurarse de que “difiere significativamente de la norma o de los usos del sector”. 


Autor: Carlos Morán Medina


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Nueva ley de mediación para asuntos civiles y mercantiles en España

El pasado 6 de marzo ha sido publicado el Real Decreto Ley 5/2012 por el que se introduce la mediación en asuntos civiles y mercantiles.

Esta norma incorpora al derecho español la Directiva 2008/52, lo cual ya se intentó en la anterior legislatura, aunque el proyecto no llegó al debate parlamentario. La norma ahora aprobada es mucho más liberal o menos intervencionista que la anterior. Como en el anterior proyecto, se va más allá de la pura implementación de la Directiva, para integrar la mediación dentro de los procedimiento civiles y mercantiles españoles. Sin embargo, ha desaparecido la obligatoriedad de acudir a la mediación que establecía el anterior proyecto para determinados casos, quedando la mediación como un proceso voluntario. Del mismo modo, el procedimiento se ha flexibilizado notablemente, como también las condiciones que han de cumplir tanto los mediadores como las instituciones de mediación. Se observa que el Gobierno quiere fomentar la participación de entidades de la sociedad civil como las Cámaras de Comercio y otras similares,  para fomentar la resolución de conflictos mediante la mediación.

Para los titulares de marcas éstas son buenas noticias. La Ley de Enjuiciamiento Civil se modifica para integrar la mediación como mecanismo de resolución de un conflicto, dando facultades al juez para que invite a las partes a resolver una disputa por este medio, cuando a su entender haya posibilidades de hacerlo. De esta manera, los procedimientos civiles por infracción así como los de nulidad o caducidad pueden ser resueltos en un plazo mucho más breve. Además, el acuerdo de mediación alcanzado es presentado ante el Juzgado que lleva el pleito, quedando incorporado a los autos y éstos cerrados. Pero el acuerdo de mediación se considera un título ejecutivo y esto es importante si se produce un incumplimiento. En efecto, si éste se produce no es necesario reiniciar el procedimiento sino que basta con que se solicita su inmediata ejecución ante el mismo Juzgado que lo ha homologado. En materia de marcas será importante que el convenio refleje obligaciones claras, concretas y que no necesiten de la actuación de la parte incumplidora. De esa manera el Juzgado podrá proceder a una ejecución rápida y eficaz aun cuando la parte incumplidora se opusiese a ello.


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El llenado de envases por encargo de otra empresa no constituye infracción de marca de un tercero. Sentencia del TJUE de 15 de diciembre de 2011, Red Bull (C-119/10).

1.            Hechos. La compañía Smart Drinks, Ltd. (Smart Drinks) encargó a Frinsdranken Industrie Winters BV (Winters) el llenado de unas latas con bebida refrescante. Las latas vacías habían sido previamente entregadas por Smart Drinks a Winters y mostraban varios signos distintivos, algunos de ellos similares a la marca notoria de bebidas energéticas RED BULL.

Red Bull GmbH (Red Bull) demandó ante los tribunales holandeses a Winters por infracción de su marca RED BULL. Se plantea ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea la cuestión de si el servicio de llenado de envases facilitados por un tercero con un signo determinado constituye uso del signo en el sentido del artículo 5, apartado 1, de la Primera Directiva de Marcas. El Tribunal de Justicia responde negativamente.




2.         Pronunciamientos. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea exime de responsabilidad a Winters en la posible infracción de las marcas de Red Bull. A su juicio, Winters se limitó a ejecutar una parte técnica del proceso de producción del producto final, sin tener el más mínimo interés en la presentación externa del envase del producto y, en particular, en los signos que figuraban sobre el mismo. A este respecto, el tribunal se remite a lo declarado en la sentencia de 23 de marzo de 2010, Google France y Google (C-236/08 a C-238/08), en la que se afirmaba que crear las condiciones técnicas necesarias para que pueda utilizarse un signo y recibir una remuneración por ese servicio no significa que el propio prestador del servicio haga uso del signo en el sentido del artículo 5 de la Directiva 89/104.

Como circunstancia adicional que opera en contra de la posible existencia de un acto de infracción de marca por parte de Winters, la sentencia añade que faltaría la necesaria identidad o similitud aplicativa entre los registros de marca RED BULL -que distinguen una bebida- y los servicios prestados por dicha empresa, consistentes en el llenado de envases.

3.         Comentario. Red Bull y la Comisión Europea habían manifestado ante el Tribunal de Justicia su preocupación de que los derechos de marca pudieran ser vulnerados mediante la estrategia de dividir el proceso de producción en varias fases, encargándolas a operadores diferentes. La sentencia rechaza expresamente este argumento sosteniendo que la protección del titular de la marca está garantizada a través de la posibilidad de hacer responsable de los actos de infracción a aquel que contrata esas tareas sucesivas para obtener el producto final que incorpora la marca infractora. A la vista de esta doctrina, será necesario por tanto diseñar adecuadamente la estrategia a seguir por el titular de la marca para ejercitar las acciones en defensa de la misma contra quién sea verdadero responsable de la infracción.


Autor: Carlos Morán Medina


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