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Próxima liberalización de dominios : últimas novedades e inminente apertura del “trademark clearinghouse”.Qué medidas deben tomar los titulares de marcas



Tras cerca de un año de tramitación, ICANN, la autoridad mundial en materia de nombres de dominio, ha comunicado recientemente que durante el presente año entrarán en funcionamiento varios de los más de 1.900 nuevos dominios  (popularmente conocidos como extensiones y técnicamente como gTLDs) solicitados dentro del proceso de liberalización llevado a cabo por este organismo.

De este modo, frente a los tradicionales nombres de dominio compuestos por extensiones como <.net> o <.com> (por ejemplo <mimarca.com> o <mimarca.net>), existirá la posibilidad – siempre y cuando se cumplan los requisitos exigidos en cada nuevo caso- de registrar nombres de dominio en extensiones como <.madrid> o  <.bar> (por ejemplo <mimarca.madrid> o <mimarca.bar>), ampliándose así de manera significativa las posibilidades existentes.

Ante la próxima  aparición de estos nombres de dominio, ICANN ha publicado que el inicio del denominado “trademarkclearinghouse”, novedoso medio de protección para los titulares de marcas, tendrá lugar el próximo 26 de Marzo.

Para saber más sobre el “trademark clearinghouse”, y decidir qué medidas tomar, adjuntamos a continuación unas indicaciones en torno a estos cuatro puntos principales:

1.  ¿Qué es el trademark clearinghouse”?

2.  Ventajas del “trademark clearinghouse” durante la fase preferencial de registro de nombres de dominio en nuevas extensiones.

3.  Ventajas del “trademark clearinghouse” durante el registro de nombres de dominio en nuevas extensiones. Comunicaciones a terceros.

4. ¿Qué requisitos se exigirán para inscribir una marca en el “trademark clearinghouse”?



1.- ¿Qué es el trademark clearinghouse”?.

El “trademark clearinghouse” es un repositorio global y centralizado de marcas, en el cual sus titulares podrán solicitar la inscripción de las mismas (teniendo esta inscripción una vigencia de un año, renovable con idéntica frecuencia) con el fin de obtener una serie de ventajas de cara a su  protección frente a los nuevos dominios, centrándose estas ventajas fundamentalmente en dos aspectos:


  • Facilitar al titular de las marcas beneficiarse de la fase preferencial de registro para poder inscribir sus marcas como nombres de dominio en nuevas extensiones.
  • Facilitar al titular de las marcas la defensa de sus derechos una vez las nuevas extensiones entren un funcionamiento, mediante el envío automático de comunicaciones a  terceros avisándoles de que existen estos derechos anteriores.

Nos referimos a continuación a cada una de estas ventajas de manera más detallada.


2.- Ventajas del “trademark clearinghouse” durante la fase preferencial de registro de nombres de dominio en nuevas extensiones.

De conformidad con las disposiciones impuestas por ICANN, cualquier nueva extensión en la que se permita registrar nombres de dominio deberá establecer un periodo preferencial mínimo de 30 días,  en que los titulares de marcas puedan registrar los nombres de dominio idénticos a sus marcas anteriores bajo esta nueva extensión (por ejemplo. <mimarca.madrid>.

Si una marca registrada está inscrita en el “trademark Clearinghouse”, la única documentación que su titular deberá aportar para justificar sus derechos sobre el nombre de dominio será un código de autenticación, evitándose así tener que aportar documentación en cada registro preferencial que resulte de interés.


3.- Ventajas del “trademark clearinghouse” durante el registro de nombres de dominio en nuevas extensiones. Comunicaciones a terceros.

En el caso de que el titular de una marca decida no registrar un nombre de dominio bajo una nueva extensión  durante el periodo preferencial, la inscripción de dicha marca  en el “trademark Clearinghouse” le aportará igualmente ventajas para su defensa.

De este modo, si un tercero registrara el nombre de dominio idéntico a su marca bajo esta nueva extensión durante sus primeros 60 días, este tercero será notificado automáticamente de los derechos previos del titular de la marca inscrita.


4. ¿Qué requisitos se exigirán para inscribir una marca en el “trademark clearinghouse”?

Contrariamente a otras actuaciones relacionadas con los nombres de dominio, para la inscripción de una marca en el “trademark clearinghouse” no será suficiente con disponer de un derecho de marca, sino que además será necesario acreditar el uso de la marca en su jurisdicción. 



Autor: Francisco Salamero

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El titular de una marca comunitaria está protegido contra cualquier tercero que utilice su marca, incluso aquél que sea titular de un registro posterior a su favor. Sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de febrero de 2013, Fédération Cynologique Internationale v Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza, (C-561/11).


1. Hechos. La Fédération Cynologique Internationale, titular de la marca comunitaria 4438751 FCI FEDERACION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALES para las clases 35, 41, 42 y 44, ejercitó ante el Juzgado de marca Comunitaria nº 1 de Alicante una acción  por violación de su marca contra la FEDERACIÓN CANINA INTERNACIONAL DE PERROS DE PURA RAZA, quien a su vez era titular de diversos registros españoles de marca en torno a la expresión FCI (uno de ellos prioritarios sobre la marca comunitaria de la actora), así como de un registro comunitario de marca figurativa FCI.



Habida cuenta los antecedentes del caso, el Juzgado de  Marca Comunitaria de Alicante se planteó si el titular de una marca comunitaria puede hacer valer el ius prohibendi que se deriva de su registro frente al titular de otra marca registrada o si, por el contrario, el ejercicio de la acción por violación de marca está condicionado a la previa o simultánea anulación de la marca comunitaria de la entidad demandada.

En estas circunstancias el órgano jurisdiccional español decidió suspender el procedimiento y elevar ante el Tribunal de Justicia la correspondiente cuestión prejudicial, con el fin de conocer el verdadero alcance del art. 9.1 del Reglamento (CE) nº 207/2009 sobre la marca comunitaria, en particular si en la expresión “cualquier tercero” queda excluido aquel que haga uso de su propio registro de marca, en tanto no se anule dicho registro de marca posterior.

2. Pronunciamientos. La Sentencia que se comenta (asunto C-561/11) subraya sin ambages (párrafo 33) que “el artículo 9, apartado 1, del Reglamento no establece una diferencia según que el tercero sea o no titular de una marca comunitaria” y añade que, como ya puso de manifiesto en el plano de los diseños comunitarios (Sentencia de 16 febrero de 2012, Celaya, C-488/10) “esta disposición reconoce al titular de una marca comunitaria un derecho exclusivo que lo habilita para prohibir a «cualquier tercero», sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico de signos que puedan resultar lesivos para su marca”.

Pero el Tribunal no se queda ahí. Afirma que “el titular de una marca comunitaria está facultado tanto para solicitar ante la OAMI la nulidad de una marca comunitaria posterior como para oponerse al uso de la misma mediante una acción por violación de la marca ante un tribunal de marcas comunitarias”. Se plantea, por tanto, como una alternativa, como una facultad de disposición para el titular de un registro comunitario de marca.

El Tribunal interpreta el precepto legal a la luz del “principio de prioridad”, en virtud del cual la marca comunitaria anterior prima sobre la marca comunitaria posterior.

Concluye el Tribunal  afirmando que “la protección que confiere el artículo 9, apartado 1, del Reglamento se vería considerablemente debilitada si el titular de una marca comunitaria anterior, a fin de prohibir que un tercero utilice un signo lesivo para las funciones de su marca, estuviera obligado a esperar a la declaración de nulidad de la marca comunitaria posterior de la que es titular ese tercero” (párrafo 51).

3. Comentario. La Sentencia dictada aplica exactamente el mismo criterio que ya mantuvo el Tribunal en materia de diseños comunitarios (Sentencia de 16 febrero de 2012, Celaya, C-488/10). Constituye, claro está, una garantía para el titular del registro de marca anterior, pero se opone en cierta medida a la obligación de uso que tiene todo titular de marca. A tenor de la Sentencia ahora dictada, la posición del titular del registro posterior será durante los primeros años de uso de la marca débil y vulnerable.

El Tribunal de Justicia no entra en la sentencia, sin embargo, a valorar la reflexión final que el Abogado General había realizado obiter dicta en el párrafo 55 de sus conclusiones, en el que afirmaba que  «en el supuesto de que el Tribunal de Justicia acogiese la interpretación del concepto de tercero (…) tal interpretación debería ampliarse necesariamente para incluir en ella al tercero titular de una marca posterior registrada en un Estado miembro, y ello con independencia del contenido de las normas nacionales pertinentes».

Es importante destacar en este punto que el criterio que mantiene el Tribunal Supremo español es muy diferente al del Tribunal de Justicia. En efecto, el criterio del Alto Tribunal español es el de que para que se declare la infracción y, consecuentemente, se estime la acción de indemnización de daños y perjuicios, es necesaria la previa o coetánea declaración de nulidad de la marca registrada infractora posterior (Sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo, de 4 de abril de 2012).

Es, sin duda, una diferencia que habrá que tener muy presente a la hora de afrontar el ejercicio de una acción judicial y, sobre todo, a la hora de valorar si resulta preferible el registro de una marca española o comunitaria. También cabe la posibilidad de que el Tribunal Supremo español, a la vista de la sentencia del Tribunal de Justicia, cambie su criterio. Esperemos acontecimientos. 


Autor: Luis Baz

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Veinticuatro Estados firman en Bruselas el Acuerdo internacional sobre el Tribunal Unificado de Patentes

El 19 de febrero de 2013, a las 15.15 de la tarde, ha tenido lugar la ceremonia de celebración y firma del Acuerdo internacional sobre el Tribunal Unificado de Patentes. El escenario de la sala del Consejo de Justus Lipsius en Bruselas era ciertamente extraño: todos los Estados miembros de la UE menos España. Veinticuatro de ellos –todos menos Bulgaria y Polonia, presentes pero no firmantes- acaban de celebrar un acuerdo internacional para crear un Tribunal Unificado de Patentes fuera del marco de la UE, acuerdo cuyos únicos tres textos auténticos, en un solo ejemplar, están redactados en alemán, francés e inglés. Comenzando por Bélgica y con la Presidencia irlandesa y el Comisario Barnier como maestro de ceremonias, uno tras otro han ido estampando su firma en presencia de las cámaras. La ausencia de España estaba anunciada, así como la presencia de Italia, que ha decidido firmar el Acuerdo aunque no se haya integrado en el procedimiento de cooperación reforzada que ha establecido el efecto unitario de las patentes europeas para los otros veinticinco Estados miembros de la UE. En Italia, por lo tanto, el Acuerdo se aplicará solo a las patentes europeas clásicas allí validadas.


El Acuerdo entrará en vigor el primer día del cuarto mes siguiente a aquel en el curso del cual se haya depositado el décimo tercer instrumento de ratificación o adhesión, siempre que entre estos trece Estados se encuentren Alemania, Francia y el Reino Unido, salvo que esta fecha se produzca durante el año 2013, en cuyo caso entrará en vigor el día 1 de enero de 2014. La presión va a ser sin duda muy elevada para que todos los Estados firmantes hayan ratificado antes del 1 de noviembre de 2013, lo que implicará la entrada en vigor del Acuerdo el día 1 de abril de 2014.

El viernes 27 de febrero el Grupo de Amigos de la Presidencia (Patentes) se reunirá en Bruselas con una cargada agenda que incluye una revisión de los planes de ratificación de cada Estado y un primer intercambio de opiniones respecto a la creación de los Comités Administrativo, Presupuestario y Consultivo.


La ceremonia, donde en ningún momento se ha hecho mención a la ausencia de España, ha concluido con una foto de familia –impagable la frase del Comisario Barnier ante las cámaras: “Do you allow the Commissioner to be in the picture?”- y una alocución de la Presidencia del Consejo destacando “this important step towards a new architecture within the European Union”.



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Las recomendaciones resultantes del proceso de mediación en materia de compensación por copia privada publicadas por la Comisión Europea cuestionan el modelo español de financiación con cargo a los Presupuestos Generales del Estado


El contexto de publicación del informe

Consciente de que la compensación derivada de la excepción de copia privada ha generado, y de hecho genera, importantes fricciones con el principio de libre circulación de bienes y servicios dentro del mercado de la Unión, La Comisión Europea anunció, en su Comunicación de 24 de mayo de 2011 (“Un mercado único de los Derechos de propiedad Intelectual: estimular la creatividad y la innovación para generar crecimiento económico, empleos de calidad y productos y servicios de excelencia en Europa”), la puesta en marcha de un proceso de mediación entre los principales afectados a nivel europeo por la excepción de copia privada.

Con fecha de 31 de enero, la Comisión ha publicado, a través del mediador portugués A. Vitorino, un informe en el que se establecen una serie de recomendaciones que tratan de lograr cierta armonización de esta figura con base en los principios de proporcionalidad, equidad y eficacia. Entre las partes involucradas en este proceso se encuentran las principales asociaciones de productores, artistas, actores, editores, y demás creadores de contenidos a nivel europeo, así como entidades de gestión, fabricantes, distribuidores, operadores de telefonía y prestadores de servicios de la sociedad de la información.

El informe llega casi dos meses después de la publicación en el BOE del Real Decreto 1657/2012 , que deroga definitivamente el sistema de compensación establecido en el artículo 25 TRLPI, cuya financiación provenía de la recaudación que las entidades de gestión obtenían a través del gravamen de los dispositivos y soportes aptos para la reproducción y opta por un sistema de financiación de la copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.


Contenido y alcance del modelo propuesto

El informe aborda dos temas claramente diferenciables. La primera parte está dedicada al estudio del sistema de la compensación en relación con los nuevos modelos de negocio relativos a la distribución de contenidos protegidos en el entorno digital. En este ámbito, los consumidores no se conforman con poder acceder a una obra que han adquirido a través de su PC, sino que reclaman un acceso ubicuo, así como la posibilidad de hacer múltiples copias de misma. Ello ha provocado la creación de sistemas de explotación de obras en los que los consumidores no almacenan los contenidos en sus ordenadores, sino que quedan guardados en servidores de almacenamiento suministrados por los prestadores de servicios de la información (lo que se conoce como “la nube”). Estos servicios se ofrecen a través de licencias que tratan de cubrir todos los tipos de reproducción posibles de la obra (por ejemplo, si se trata de una obra musical, no sólo se licencia su descarga, sino también la posibilidad de copiarla en el ordenador, en el teléfono móvil, añadirla a una lista de reproducción e, incluso, compartirla con otros usuarios). 

Algunas de las partes interesadas en el proceso de mediación han argumentado que este tipo de licencias, que permiten al usuario realizar cuantas copias desee, son nulas por cuanto que no es posible renunciar a la excepción, mientras que, para otros, nada impide que una licencia pueda cubrir también la realización de copias para uso privado si esa es la voluntad explícita del titular. 

En opinión de Vitorino, una copia realizada con el consentimiento del titular no puede causar ningún daño y, por tanto, no debería generar un derecho a percibir una compensación. Es preciso tener en consideración que, en el ámbito analógico, la compensación tiene su fundamento en la imposibilidad de indemnizar el daño derivado de las copias realizadas, y que, siendo esto posible a través de las licencias de acceso que se otorgan en el ámbito digital, la compensación por copia privada carece de sentido. A estos efectos, las medidas tecnológicas de protección que suelen ir incorporadas a este tipo de productos permiten al titular controlar y limitar el uso que va a realizarse del contenido protegido, por lo que la activación del sistema de compensación en estos casos supondría, o bien un doble pago al titular de derechos, o bien un pago por una utilización que no ha tenido lugar. 


La segunda parte del informe está dirigida a establecer una serie de principios informadores en relación al escenario actual de la compensación por copia privada en los Estados miembros. Aunque es cierto que cada vez con mayor frecuencia se va imponiendo un modelo de negocio en el que el titular tiene la capacidad de controlar todos los posible usos posibles de su producto, lo cierto es que la excepción por copia privada es una realidad en la mayoría de los Estados miembros, lo que determina que la figura de la compensación no vaya a desaparecer por completo de un día para otro. Así las cosas, se hace necesaria la fijación de ciertos principios que contribuyan a conciliar las divergencias entre los sistemas de los diferentes Estados miembros, y que suponen un obstáculo al principio de libre circulación de bienes y servicios. Esta armonización no ha de alcanzar, sin embargo, a la determinación de los específicos aparatos y soportes susceptibles de ser gravados con el canon, cuestión esta que prefiere dejarse al arbitrio de los Estados.

Entre las cuestiones que requieren de una mayor armonización está la relativa a la venta transfronteriza de obras y demás bienes protegidos por derechos de propiedad intelectual. Según el TJUE (asunto Stichting de Thuiskopie vs. Opus), el daño surge en el territorio donde reside el usuario que realiza la copia. Este principio, aplicado a la venta transfronteriza de bienes, implica, según este informe, que el cánon únicamente debería recaudarse en el Estado de residencia del usuario final. Un sistema que basado en este principio evitaría, por un lado, los dobles pagos, y, por otro, el hecho potencial de que las importaciones se concentren solamente en aquellos países cuyos importadores están obligados a pagar unas tarifas más bajas. 

Los sistemas de reembolso que actualmente aplican algunos Estados imponen a los fabricantes e importadores la carga financiara de soportar un pago que sólo les va a ser reintegrado en un momento posterior, así como la engorrosa tarea administrativa de su tramitación. Un sistema como el que se propone en este informe trasladaría estas obligaciones a los vendedores finales, que también se verían beneficiados por el sistema, pues el cánon únicamente se devengaría con la venta del producto, no estando obligados a “pre-financiar” la potencial compensación generada por aquellos productos de su inventario que aún no han sido vendidos. Además, sería preciso simplificar el sistema, a través de una reducción drástica de los tipos de tarifas aplicables. 

Incide también el informe en la imposibilidad de aplicar la obligación de pago de la compensación a aquellos sujetos que venden los productos susceptibles de ser gravados a profesionales, y no a consumidores privados (cfr. Caso Padawan vs. SGAE). La manera más recomendable de cumplir con este principio es la de establecer un sistema de exenciones ex ante en estos supuestos, que evite los inconvenientes de los sistemas de reembolso. 

Hace referencia asimismo el mediador Vitorino a la cuestión relativa al modo en que la compensación por copia privada es trasladad al usuario final. Según afirman algunos de las partes interesadas en este proceso, muchos vendedores se topan con dificultades a la hora de trasladar el importe de la compensación al precio final del producto. En este sentido, sería conveniente establecer un sistema que obligue a hacer visible en el producto la parte del precio que corresponde a la compensación por copia privada. Esto contribuiría a la transparencia del sistema, así como al conocimiento del mismo por parte de los consumidores. 


Un aspecto importante del informe es el relativo a la valoración del concepto de “daño sufrido por los titulares de derechos”. A fin de garantizar una mayor coherencia y predecibilidad del sistema de tarifas, sería recomendable asegurar que este concepto sea interpretado de forma uniforme en toda la Unión Europea. Según el informe, la determinación del daño soportado por los titulares de derechos por la realización de copias privadas debería tomar como punto de referencia una hipotética situación en la que no hubiera lugar a la excepción. En este escenario, lo fundamental es el valor que los consumidores otorgarían a cada una de las copias adicionales del contenido legalmente adquirido, para poder así determinar el daño económico sufrido, medido en términos de perdida de oportunidades de negocio. En opinión de Vitorino, esta cifra sería, en la mayoría de los casos, inferior al valor de la copia inicial, pero tampoco tan insignificante como para ser ignorada por completo. En realidad, -afirma-, el valor atribuido a cada copia privada realizada por el consumidor particular es bastante pequeño, y, por ello, el daño resultante debería ser mínimo, sin embargo, cree que el TJUE ha dejado claro en el asunto C-467/08 (Padawan vs SGAE) que el daño sujeto a la compensación equitativa surge, no de cada copia individual, sino del conjunto de las copias privadas realizadas por personas físicas, que, así valoradas, causan un daño relevante a los titulares. 


El modelo español en entredicho

Del contenido de estas recomendaciones se desprende que el recién estrenado sistema de financiación de la compensación equitativa por copia privada en España ha optado por un modelo claramente divergente al propuesto en el informe.

Concretamente, en lo que se refiere al concepto de daño sufrido por los titulares a que hace referencia el considerando 35 de la Directiva 2001/29/CE, es de destacar la opinión del mediador cuando afirma que, en todo caso, “el vínculo que existe entre las personas que causan el daño y se benefician de la excepción y las personas que financian el sistema no debería romperse”. Esta afirmación pone en entredicho, sin lugar a dudas, el sistema español de financiación, que procede exclusivamente de los Presupuestos Generales del Estado, de modo que son todos los contribuyentes los responsables de “indemnizar” el daño causado a los titulares por la realización de copias privadas, y no sólo los beneficiarios de la excepción. 


Autor: Patricia Mariscal


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Nueva regulación de aduanas en relación a la protección de derechos de propiedad intelectual e industrial


Se acaba de publicar el borrador sobre protección de derechos de propiedad intelectual/industrial enaduanas que va a ser votado por la Comisión Parlamentaria de Mercado Interior y Protección del Consumidor el próximo 24 de enero. Esta nueva normativa regularía las condiciones y procedimientos de suspensión del despacho de mercancías sospechosas de infringir derechos de propiedad intelectual e industrial.

Tras la aprobación del Comité, está prevista una segunda votación en el Pleno del Parlamento en abril. El nuevo texto vendrá a sustituir la regulación contenida en el Reglamento 1383/2003.

Aunque el borrador no recoge reivindicaciones históricas de los titulares de derechos como las retenciones de mercancías en tránsito o la eliminación de la responsabilidad de los titulares en el reembolso de gastos por las acciones aduaneras, sí se introducen algunos cambios que podrán ser ventajosos para el control de las falsificaciones en aduanas comunitarias:


Pequeños envíos: Paquetes postales o mensajería



El borrador introduce un procedimiento para pequeños envíos por el que se destruirá la mercancía sospechosa sin necesidad de intervención del titular del derecho, con el único requisito del consentimiento, tácito o expreso, del importador.

El borrador define “pequeño envío” como un envío postal de tres (3) o menos unidades y que no excedan de 2 Kg.

Esta regulación trata de responder al incremento considerable de pequeñas compras a través de Internet de productos falsificados o pirateados en países como China.

Extensión a nuevos derechos

El nuevo texto de Reglamento cubre ahora una de las carencias que se advertían en el Reglamento 1383/2003, y extiende su protección a nombres comerciales, topografías de productos semiconductores, modelos de utilidad y dispositivos que estén concebidos para la elusión de medidas de protección tecnológica.

Nuevos plazos para presentar solicitud

Se aumenta a 4 días hábiles el plazo para presentar la Solicitud de Intervención Aduanera tras la notificación de las autoridades aduaneras de la suspensión del levante de una mercancía.

Intercambio de información entre aduanas

El borrador expresamente articula el intercambio de información de la aduanas europeas con otras aduanas en relación a incautaciones, tendencias y riesgos generales, incluidas las mercancías que se encuentren en tránsito en el territorio de la Unión, tal y como recogía la sentencia del Tribunal de Justicia en los casos de Nokia/Philips (C-446/09 y C-495/09).

Sin duda, este reglamento, de ser aprobado en los términos descritos, proporcionará un avance en la protección de derechos de PI en las aduanas de la Unión, pero no podemos evitar pensar en la oportunidad perdida para regular temas tan controvertidos como las importaciones paralelas, mercancías en tránsito o costes para los titulares de derechos que aún quedan por perfilar y adecuar a las circunstancias del tráfico mercantil y aduanero.


Autor: Transi Ruiz

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