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La Comisión Europea hace público el borrador de Acuerdo de Retirada del Reino Unido – Brexit

En un esfuerzo de total transparencia, dentro de la segunda ronda de negociaciones, el pasado 28/2/2018, la Comisión ha dado a conocer a los países de la Unión Europea su borrador de Acuerdo de Retirada en el que propone soluciones a las inevitables consecuencias que conllevará el Brexit. Entre ellas, dedica el Título IV de su borrador a los derechos de Propiedad Intelectual que afectan tanto a las marcas como a los diseños, las variedades vegetales, las indicaciones geográficas o las denominaciones de origen.

La Comisión propone que los titulares de estos derechos obtenidos en la Unión Europea y concedidos antes de que termine el periodo de transición, sean automáticamente titulares de los mismos derechos en el Reino Unido, sin tener que solicitar su registro ante las autoridades británicas, sin estar sometidos a un examen por dichas autoridades y sin tener que pagar por conservar sus derechos.

Por su lado, el lobby de los profesionales británicos del sector de la Propiedad Intelectual, en su carta al gobierno británico del pasado mes de diciembre 2017, ha pedido a su gobierno que garantice la continuidad de la protección que otorga el sistema elaborado a nivel europeo en materia de Propiedad Intelectual,  en el que el Reino Unido ha participado activamente y que considera como una base esencial para el normal desarrollo de los negocios.

La posición de los intereses profesionales británicos parece por lo tanto coincidir con la propuesta de la Comisión en materia de derechos de propiedad intelectual. Queda ahora ver qué posición toma el gobierno británico.

Uno de los principales escollos que conocen en esta fase las negociaciones para la elaboración de un texto común de Acuerdo de Retirada entre la Comisión y el gobierno británico reside en la fijación de la fecha final del periodo transitorio. Si bien la Comisión propone en su borrador del pasado mes de febrero que la fecha final sea el 31 de diciembre de 2020, es decir 21 meses después de la fecha fijada para el Brexit, el 29 de marzo de 2019, por su parte, el gobierno británico considera que el plazo de dos años es adecuado pero no quiere comprometerse a una fecha fija y propone quedarse en el mercado único y en la unión aduanera el tiempo que sea necesario.

Esta cuestión del final del periodo de transición debería debatirse durante la próxima reunión de los líderes europeos fijada para finales de marzo, en Bruselas. La posición del gobierno español al respecto es, a juzgar por declaraciones recientes de algunas autoridades, la misma que la de la Comisión. No consideran conveniente, ni para la Unión Europea ni para el Reino Unido, mantener durante un periodo demasiado largo el Reino Unido dentro de un sistema que tendría que seguir financiando sin poder sin embargo participar en las decisiones tomadas al no estar ya presente en las instituciones de la Unión Europea.

Es de resaltar la unión y coherencia con la que están actuando los países miembros en este proceso de retirada del Reino Unido de la Unión Europea y el carácter positivo y constructivo con el que se están buscando soluciones que no castiguen al Reino Unido sino que permitan fijar las bases de la futura relación con el Reino Unido cuando ya no sea un país miembro de la Unión y haya finalizado el periodo transitorio.

No podemos, sin embargo, descartar la posibilidad de que las negociaciones fracasen. En este sentido la Comisión, al mismo tiempo que está elaborando un proyecto que permita llegar a un acuerdo, está también considerando y advirtiendo a los diferentes agentes económicos de las posibles consecuencias a las que podría llevar la falta de acuerdo.

Las empresas españolas deben por lo tanto ser conscientes de que existe el riesgo de que sus derechos de marca dejen de tener efectividad en el Reino Unido a partir del 29 de marzo 2019 por lo que es recomendable que, por lo menos las empresas que están interesadas en el mercado británico, procedan a registrar sus marcas como marcas nacionales en el Reino Unido, incluso en aquellos casos en los que sus marcas se encuentran ya registradas como marcas de la Unión Europea en la EUIPO.

Debemos por lo tanto estar atentos a la evolución de las negociaciones entre la Comisión y el gobierno británico. La Comisión ya ha hecho sus deberes y ha presentado su borrador de Acuerdo de Retirada. La pelota está ahora en el tejado del gobierno británico.

Autora: Catherine Bonzom

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¿Cómo se determina si las características de un diseño están dictadas exclusivamente por su función técnica?

En su reciente sentencia de 8 de marzo de 2018, C-395/16, DOCERAM contra CeramTec, el Tribunal de Justicia ha abordado la controvertida cuestión de la prohibición de protección como diseño comunitario de las formas dictadas exclusivamente por su función técnica. Esta prohibición está recogida en estos términos en el artículo 8.1 del Reglamento núm. 6/2002 sobre los dibujos y modelos comunitarios. Su finalidad, según se expresa en el considerando 10 del Reglamento, es la de evitar que a través de la exclusiva otorgada al titular de un diseño industrial pueda llegar a obstaculizarse la innovación tecnológica.

Ahora bien, la interpretación realizada por los tribunales nacionales y por la EUIPO de esta norma no ha sido uniforme hasta ahora. Básicamente, han coexistido dos diferentes enfoques:

  1. Por un lado, el de la llamada multiplicidad de las formas, conforme al cual si existen diferentes formas alternativas para un objeto que cumplan la misma función técnica, no se puede considerar que el diseño en cuestión esté exclusivamente dictado por esa función. Este criterio seguido ha sido seguido por los tribunales de varios países, entre ellos Alemania, Francia y España.
  2. La EUIPO, sin embargo, ha optado en sus últimas decisiones por un enfoque distinto, conforme al cual debería examinarse si el diseñador eligió las características del diseño tomando en consideración únicamente su funcionalidad o si también tuvo cuenta otras consideraciones. Este análisis tendría además que hacerse desde la perspectiva de un observador razonable u objetivo.

El TJUE no había tenido hasta el momento oportunidad de pronunciarse sobre el tema. La ocasión se la ha brindado la cuestión prejudicial planteada por el Oberlandesgericht Düsseldorf en el procedimiento que enfrenta a las compañías alemanas DOCERAM GmbH y CeramTec GmbH. La primera es titular de varios registros de diseños comunitarios que protegen la apariencia de unos pernos cerámicos que se utilizan en las máquinas de soldado para mantener en una posición correcta los elementos a soldar:

En respuesta a una acción de infracción de esos registros, la compañía CeramTec GmbH pidió su declaración de nulidad por vía de reconvención, por incurrir en la prohibición establecida en el artículo 8.1 del Reglamento núm. 6/2002. La reconvención de nulidad fue estimada y DOCERAM apeló la decisión alegando que existían otras formas alternativas para el producto en cuestión que permitían obtener el mismo resultado técnico. A la vista esta situación, el tribunal de Düsseldorf plantea la cuestión prejudicial ante el TJUE a fin de que se pronuncie sobre qué criterio debe ser empleado para el análisis de la prohibición.

Pues bien, el Tribunal de Justicia rechaza en primer lugar la doctrina de la multiplicidad de formas. A su juicio, ni del artículo 8.1 del Reglamento núm. 6/2002 ni de ninguna otro precepto del Reglamento se desprende que la multiplicidad de las formas sea el único criterio que permita determinar la aplicación de dicho artículo. Siguiendo la opinión del Abogado General, considera además que de aplicarse este criterio se permitiría que un operador que registrase las varias formas alternativas que cumplieran una misma función técnica obtuviera en la práctica una protección exclusiva equivalente a la de una patente, sin cumplir los requisitos de esta última.

Por tanto, el TJUE acoge el criterio alternativo, afirmando que el factor a considerar es si a la hora de elegir las características de apariencia del producto se han tenido en cuenta otras consideraciones distintas a la necesidad de que cumpla una función técnica, en particular las vinculadas a su aspecto visual. De este modo, el Tribunal concluye que para que se aplique la prohibición del artículo 8.1 del Reglamento núm. 6/2002 es preciso que su función técnica sea el único factor que determinó las características de apariencia de un producto, para lo cual resulta irrelevante la existencia de dibujos o modelos alternativos.

Sin embargo, en respuesta a la segunda cuestión planteada por el Oberlandesgericht Düsseldorf , el Tribunal de Justicia rechaza que para realizar este análisis sea necesario acudir a la percepción de un hipotético “observador objetivo”.

Por contra, el TJUE -siguiendo también la opinión del Abogado General- afirma que para examinar la cuestión el juez nacional no debe basarse en la percepción de un “observador objetivo” sino que debe tener en cuenta todas las circunstancias del caso. Entre estas circunstancias deben considerarse, en particular, el diseño de que se trate, las circunstancias objetivas que muestren los motivos de elección de las características de apariencia del producto, los datos relativos a su utilización, o incluso la existencia de dibujos o modelos alternativos que permitan realizar la misma función técnica.

Como se puede apreciar, las pautas establecidas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en esta sentencia no facilitan demasiado la labor de los tribunales nacionales. Sin duda la cuestión de la funcionalidad técnica continuará siendo un importante elemento de controversia en los procedimientos de infracción y validez de los diseños industriales.

Autor: Carlos Morán

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Alerta de la OCDE a los gobiernos en el informe titulado “Pautas para luchar contra el comercio ilícito”

El 1 de marzo de 2018, la OCDE publicó el informe “Pautas para luchar contra el Comercio Ilícito”.

En este informe, la OCDE ha introducido una nueva fase en sus esfuerzos por ayudar a los países a luchar contra la piratería y así proteger al mercado, a los consumidores y a los empresarios. Las razones de haber incrementado estos esfuerzos son, entre otros, las condenas inconsistentes, la falta de control en pequeños envíos y la falta de información y coordinación entre las fronteras en las zonas de comercio libre.

Esto significa que las redes criminales trafican, cada año, con bienes falsificados valorados en millones de dólares. Este informe de la OCDE muestra que, de media, el 2´5% de los bienes objeto de comercio internacional son falsos, aumentando la cifra al 7% en el caso de productos de Tecnologías de la Información y Comunicación.

Las víctimas de estas prácticas fraudulentas no son sólo los titulares de las marcas o las patentes, sino también los consumidores y los propios gobiernos. En palabras del Director de Gobernanza Pública de la OCDE: “El comercio de productos falsificados y prohibidos puede ser peligroso para los consumidores y costoso para las empresas y los gobiernos. Esto afecta a las industrias de todos los países de la OCDE y, cada vez más, a las de los mercados emergentes. Abordar las brechas políticas puede comenzar a aumentar los riesgos y disminuir las recompensas del comercio ilícito para los delincuentes”.

El estudio de la OCDE muestra como las redes criminales evitan las detenciones y el cumplimiento normativo “gracias a” la falta de comunicación y de coordinación transfronteriza.

El informe examina también como el uso de servicio postal y de mensajería y las ventas por internet han incrementado, haciendo más fácil el tráfico ilícito en pequeños envíos.

Se trata de una importante advertencia a los gobiernos sobre la necesidad de cooperar entre sí en la lucha contra el comercio internacional de mercancías falsificadas.

 

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Una tasa singular: la tasa hondureña de rehabilitación por no uso

Ubicada en el corazón de América, Honduras es un país singular en la tramitación de sus marcas.

La Ley de Propiedad Industrial de Honduras, en su Art. 106, contempla una protección opcional para aquellos titulares de marcas que no hayan hecho uso de las mismas durante su período de registro. Dicha protección se materializa en el pago de una tasa denominada “tasa de rehabilitación por no uso” que tiene el efecto de evitar que una marca sea cancelada a instancia de un tercero.

Como corresponde a la más pura esencia de las marcas, éstas deben ser usadas en el mercado hondureño. Sin embargo, la posibilidad de suplir el desuso con el pago de un tributo puede que sea algo exclusivo de esta jurisdicción.

Una acción de cancelación por no uso puede ser interpuesta en Honduras cuando una marca no esté siendo usada y el demandante haya tenido conocimiento de que tal uso no ha existido durante tres años ininterrumpidos precedentes a la fecha de interposición de la acción y, en tanto en cuanto, el titular de la marca no haya pagado la tasa anual de rehabilitación durante dicho tiempo.

Ante una acción de cancelación por no uso, hay que tener en cuenta que el uso debe haber faltado durante 3 años consecutivos. Si se dan estas circunstancias, es altamente recomendable pagar la tasa de rehabilitación. También es conveniente cumplir con este trámite si pese a haber habido uso, éste no se puede llegar a demostrar mediante prueba documental.

Así pues, en la práctica, existiendo una facultad prevista por la Ley para evitar cancelaciones por no uso por medio del pago de una tasa, que además de consistir en un trámite sencillo es económica -los gastos oficiales ascienden aproximadamente a unos 25 €-, por prudencia, se recomienda pagar todos aquellos períodos en los que no haya habido uso.

Autora: Cristina Arroyo
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Balance del Mobile World Congress de Barcelona: riesgos y oportunidades para las empresas expositoras a raíz de conflictos de patentes

Los Juzgados de lo Mercantil de Barcelona han hecho público un informe sobre el resultado del Protocolo que pusieron en práctica durante la celebración del MWC en Barcelona entre el 26 de febrero y el 1 de marzo pasados. ELZABURU ha vivido muy de cerca estos episodios y puede ofrecer un testimonio de primera mano de los riesgos y oportunidades que representan para los expositores que han participado en el mismo. En 8 de los 35 asuntos que se han tramitado por los Juzgados ELZABURU ha intervenido.

1.       El riesgo real de adopción de medidas cautelares inaudita parte contra las empresas expositoras

Los Juzgados de Barcelona tramitaron y concedieron, en un plazo de 48 horas, 7 solicitudes de medidas cautelares inaudita parte. ELZABURU tuvo que hacer frente a una de estas solicitudes de medidas sin audiencia que fue presentada, tramitada y concedida en cuestión de horas, el miércoles 20 de febrero, cuando faltaban cinco días para el inicio del Congreso

2.       El riesgo de la práctica de diligencias preliminares in situ durante la celebración del Congreso

Además de las medidas cautelares Los Juzgados de Barcelona han concedido también 3 solicitudes de diligencias preliminares para la obtención de información de empresas expositoras durante la celebración del Congreso.

3.       La presencia judicial en los stands de los propios expositores

El riesgo de las medidas y de las diligencias es mayor si cabe cuando se constata que en 9 de los 10 casos mencionados, la notificación de la resolución judicial y su ejecución instando la retirada de productos en exhibición se produjo una vez comenzado el Congreso mediante presencia, aunque discreta, de magistrados y autoridades policiales en los stand de los expositores. ELZABURU consiguió evitar esta situación en las medidas cautelares en las que intervino para uno de sus clientes.

4.       La efectividad del escrito preventivo para soslayar esos riesgos

Con anterioridad a las celebración del Congreso se presentaron y fueron admitidos 22 escritos preventivos. ELZABURU presentó 7 de estos escritos preventivos. En un caso, en particular, en el que intervino ELZABURU, la actuación previa ante el requerimiento recibido apenas una semana antes del inicio del Congreso y la presentación del escrito preventivo hizo posible la notificación anticipada del Auto de medidas cautelares y la prestación en 24 horas de una fianza para soslayar la efectividad de las medidas. Este ha sido el único caso de los 7 indicados en el que la parte contra la que se adoptaron las medidas consiguió evitar su ejecución.

5.       Importancia creciente de la actuación judicial en el MWC y las previsiones para 2019

En 2018 se han resuelto por los Juzgados de Barcelona un 40% más de casos que en ediciones anteriores del MWC; el número de escritos preventivos se ha duplicado y el de diligencias preliminares se ha triplicado. Un total de 27 compañías se han visto afectadas por estas actuaciones.

Las previsiones para el año que viene apuntan a que el número de casos seguirá aumentando. Los Jueces de Barcelona han demostrado una capacidad de reacción (actuaciones en 24 y 48 horas) extraordinaria y digna de todo encomio. Los instrumentos legales (medidas cautelares, escritos preventivos) funcionan.

Son las empresas las que deben pensar, de cara a futuras ediciones del Congreso, en cómo hacer uso de ellos para aprovechar las oportunidades y minimizar los riesgos. ELZABURU seguirá prestando su apoyo a aquellas empresas que deseen fijar estrategias y acudir al MWC con el único objetivo de hacer negocios …sin contratiempos ni sobresaltos!

Autor: Enrique Armijo Chávarri

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