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El español José Ángel Dávila, o como las patentes sí ayudan al desarrollo empresarial

Fuente: EPO (de izqda. a drcha.) Jean-Luc Issler, Lionel Ries, Laurent Lestarquit, José Ángel Ávila Rodríguez y Günter W. Hein, ganadores del Premio al Inventor Europeo del Año 2017 en la categoría de Investigación.

Hace unos días hemos recibido la grata noticia de la concesión a José Ángel Ávila y su equipo del Centre National d’Études Spatiales, CNES, del premio al Inventor del Año que otorga la Oficina Europea de Patentes, EPO.

Sin lugar a dudas es una gran noticia y una enorme satisfacción para España, y deseamos que sólo sea el inicio de un largo camino para las empresas y trabajadores españoles, que teniendo a José Ángel Ávila y a todo su equipo como referente, se animen, cada día más, a invertir y proteger su I+D.

A lo largo de mi experiencia profesional he podido comprobar cómo, tras tomar contacto con trabajadores que están ocupados en proyectos innovadores y susceptibles de ser protegidos mediante un derecho de Propiedad Industrial (PI), finalmente, quedan los mismos sin protección alguna; es decir, desamparados porque los propios trabajadores y/o la empresa donde ha nacido el desarrollo de I+D, no son conscientes de la importancia de proteger los desarrollos realizados mediante, al menos, un derecho de PI.

La ausencia de derechos de PI facilita el desgaste y la desaparición de la industria al abandonar ésta la única ventaja que pudiera proporcionarle el hecho de ser los primeros en fabricar y comercializar el desarrollo de I+D.

¿Por qué somos remisos a proteger los desarrollos de I+D? ¿Qué tiene que cambiar en nuestro ADN para que demos el paso de solicitar un derecho de PI como, por ejemplo, una patente?

A menudo la empresa es consciente de la necesidad de proteger los desarrollos de I+D ante dos situaciones posibles:

  • una primera manera es, cuando la empresa detecta que un imitador lanza un producto similar, aprovechando que el producto original no está protegido; es decir, la empresa imitadora se aprovecha del trabajo de la empresa emprendedora, para introducir en el mercado sus productos, pudiendo ser más baratos, ya que no hay costes de desarrollo. En este caso, el producto de la empresa emprendedora registrará una menor penetración en el mercado o para incrementar la cuota de mercado, la empresa emprendedora tendrá que reducir el precio del mismo, necesitando un periodo de tiempo mayor para recuperar los costes de desarrollo del producto;
  • y una segunda manera es cuando la empresa recibe una carta de requerimiento invitándola a negociar los royalties por haber utilizado una tecnología protegida sin autorización del titular del derecho de PI.

En ambos casos, es cuando la empresa adquiere la necesidad de proteger sus desarrollos de I+D y/o de verificar que no haya un derecho de PI en vigor que limite su actividad empresarial.

Si se protegen los desarrollos de I+D realizados en España y comenzamos a tener una cultura similar a la que tenemos en otros campos tecnológicos como, por ejemplo, el de los trasplantes de órganos, podría ser mas habitual leer en los medios de comunicación que un español y una empresa española ha recibido este tipo de premios o reconocimientos.

En definitiva, en España se realiza I+D que no siempre es bien protegido, por falta de presupuesto o por pre-concepciones erróneas por parte de los responsables de tomar la decisión dentro de la empresa. Por ello, desde aquí quiero realizar un llamamiento para fomentar dentro de las empresas españolas políticas activas de protección de los desarrollos de I+D realizados por ellas.

Para finalizar, no quisiera dejar de mencionar un tema que ha levantado ciertas incertidumbres últimamente. Con la entrada en vigor de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, sólo se concederán patentes tramitadas con un examen de patentabilidad, algo optativo en nuestra anterior regulación. Está claro que este sistema levanta el listón de las obligaciones a la hora de solicitar una patente pero no es más cierto que los derechos concedidos contarán con una fuerza y seguridad jurídica muy superior. Por lo tanto, las patentes españolas serán equivalentes a las concedidas por oficinas como la Oficina Europea de Patentes (EPO) o la Oficina Norteamericana de Patentes (USPTO), que realizan el mismo examen de los requisitos de patentabilidad.

No podemos dejar de defender que, con unas patentes fuertes y sólidas, las empresas españolas tendrán mayores posibilidades de internacionalizar y transferir sus innovaciones.

Como nos ha demostrado José Ángel Ávila, sí merece la pena proteger los desarrollos de I+D mediante patentes. Aprovecho esta ocasión para felicitarle, no sólo por el premio recibido, sino también por el trabajo desarrollado durante toda su carrera profesional.

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Más solicitudes de modelo de utilidad que de patente en el arranque de la nueva Ley de patentes

Tras la entrada en vigor de la nueva Ley 24/2015 de Patentes el 1 de abril de 2017, ya están disponibles las primeras cifras provisionales de presentaciones de solicitudes de patente y de modelo de utilidad, que permiten extraer algunas conclusiones.

Marzo 2017 Abril 2017 Mayo 2017
Patente 570 75 152
Modelo de Utilidad 350 124 190

Fuente: OEPM (Servicio de Estadísticas y Estudios – Unidad de Apoyo de la Dirección General).

En primer lugar, cabe destacar el comportamiento de los solicitantes en el último mes de vigor de la antigua Ley 11/1986 de Patentes. En el mes de marzo de 2017 se presentaron 570 solicitudes de patente y 350 solicitudes de modelo de utilidad, cifras que son considerablemente más altas que las de los meses anteriores. Probablemente en algunos casos los solicitantes hayan querido beneficiarse de algunas disposiciones que ofrecía la antigua Ley de Patentes, como la posibilidad de tramitar la solicitud de patente bajo el procedimiento general sin examen previo, o el requisito de novedad local para solicitudes de modelo de utilidad.

El primer mes de la nueva Ley de Patentes (abril de 2017) cerró con cifras provisionales muy bajas (75 solicitudes de patente y 124 solicitudes de modelo de utilidad). Ello puede deberse al hecho de que algunos solicitantes hayan adelantado la presentación de su solicitud de registro para que se acogiera a la antigua Ley de Patentes, unido a que este año la Semana Santa ha sido en abril.

En el mes de mayo de 2017 las presentaciones de solicitudes aumentaron considerablemente con respecto al mes anterior (152 solicitudes de patente y 190 solicitudes de modelo de utilidad).

A la vista de estos datos, podemos concluir que los solicitantes están prefiriendo inicialmente la opción de modelo de utilidad (314 solicitudes de modelo de utilidad frente a 227 solicitudes de patente en los dos primeros meses), y que, tras un arranque con cifras bajas, el número de solicitudes se está incrementando. Esperemos que en los próximos meses dicho incremento se confirme, alcanzando o superando el número de presentaciones que había con la antigua Ley de Patentes.

Autor: Pedro Saturio
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Decálogo de la comunicación pública. Breve repaso a la jurisprudencia del TJUE

En los últimos años el número de resoluciones del Tribunal de Justicia contestando a cuestiones prejudiciales planteadas en torno al concepto y delimitación del derecho de comunicación pública en la Unión Europea ha ido en aumento. A día de hoy la jurisprudencia del  Tribunal sobre esta materia es ciertamente apabullante.

Las particularidades de cada una de las técnicas empleadas, cada vez más numerosas y complejas, plantean verdaderas dudas interpretativas a los Estados, que tratan de encajarlas dentro de un concepto –la comunicación pública- que se supone armonizado. Por su parte, el Tribunal de Justicia parece hacer encaje de bolillos para dar respuesta a todas las cuestiones que se le plantean y mantener una línea interpretativa sólida, clara y coherente. Pero lo cierto es que, un repaso a las sentencias de los últimos diez años, pone de relieve una jurisprudencia construida a base de parches y remiendos, haciendo del derecho de comunicación pública un concepto farragoso e impreciso. Las sucesivas resoluciones del TJUE han ido añadiendo al concepto tantas excepciones, excepciones de las excepciones, concreciones, matices y nuevos conceptos, que hoy en día se pone en duda la existencia de un concepto unificado y sistematizado de este derecho.

Un claro ejemplo de esta realidad es el de la radiodifusión de obras en lugares públicos. En el año 2006 el TJUE estableció, en el asunto SGAE c. Rafael hoteles (C-306/05) que la colocación de aparatos de televisión en las habitaciones de un hotel constituía un acto de comunicación al público por parte del hotel al considerar que la misma no tenía lugar dentro de un ámbito estrictamente doméstico. En su argumentación el TJUE tuvo en cuenta, entre otras cuestiones, el efecto “cumulativo” de los sucesivos clientes que ocupan las habitaciones, lo cual determinaba que pudieran ser considerados en su conjunto como un “público nuevo”.

Seis años más tarde, en el asunto SCF c. Del Corso (C-135/10), el Tribunal de Justicia consideró, sin embargo, que la difusión de fonogramas en la consulta de un dentista no constituía un acto de comunicación al público. A diferencia de la comunicación en establecimientos hoteleros, el público de una consulta odontológica estaría formado por un conjunto de personas mucho más reducido, cuyo objetivo no es en modo alguno escuchar música –lo cual constituiría un hecho fortuito que les vendría impuesto-, sino recibir un servicio médico.

La misma cuestión fue presentada posteriormente ante el TJUE respecto a la comunicación pública en establecimientos termales (asunto Osa; C-351/12) y centros de rehabilitación (asunto Reha Training, C-117/15), aplicando en estos supuestos el tribunal la doctrina sentada en el asunto SGAE. El considerando 63 de esta última sentencia refleja y resume en gran medida la argumentación del Tribunal: “la difusión (…) al tener por objeto ofrecer una distracción a los pacientes de un centro de rehabilitación como el controvertido en el asunto principal durante sus tratamientos o el tiempo de espera que precede a estos, constituye una prestación de servicios adicional que, si bien carece de todo interés médico, tiene un impacto favorable en la categoría y el atractivo del establecimiento, proporcionándoles así una ventaja competitiva.”

Todos estos asuntos no hacen sino poner de relieve que la casuística que se presenta en torno a la comunicación pública de obras es amplísima, lo que obliga constantemente al TJUE a reformular, precisar y concretar el concepto y alcance de este derecho.

Fruto de un ejercicio de abstracción es esta humilde propuesta de decálogo, que no tiene otra ambición que recopilar algunas de las directrices y pautas interpretativas sentadas por el TJUE a lo largo de estos años.

  1. El concepto de comunicación pública ha de entenderse de manera amplia. Esta premisa básica, repetida hasta la saciedad por el TJUE, implica que los elementos que conforman la comunicación al público –el concepto de comunicación en sí misma y el de público- están dotados de una vis atractiva y expansiva. Es quizá en los asuntos ITV Broadcasting (C-607/11), y SGAE c. Rafael Hoteles donde con mayor evidencia se refleja esta interpretación extensiva. Consecuentemente, cualquier excepción al derecho de comunicación pública será analizada de acuerdo a un criterio restrictivo. (Vid. asunto AKM c. Zürs.net; C-138/16).
  2. El concepto de comunicación pública no varía en función de quien sea el titular. El TJUE ha señalado en varias ocasiones que el concepto de comunicación al público contenido en la Directiva 2001/29/CE y en la Directiva 2006/115 debe tener el mismo significado y, por tanto, debe apreciarse conforme a los mismos criterios. (Vid. asuntos Reha Training, C-117/15 y Verwertungsgesellschaft, C-641/15).
  3. La comunicación incluye toda transmisión de obras protegidas independientemente del medio o proceso técnico utilizado. Tal y como se desprende de la jurisprudencia del TJUE, ni siquiera hace falta que el “comunicador” lleve a cabo el acto directamente, sino que basta con que ponga los medios para que el destinatario de la comunicación pueda acceder a las obras. Claro ejemplo de ello es el asunto PPL (C-162/10), donde el TJUE consideró que un hotel que pone a disposición de sus clientes en las habitaciones aparatos de reproducción de música junto con fonogramas para ser escuchados en ese equipo lleva a cabo un acto de comunicación al público.
  4. El público al que se dirige la comunicación hace referencia a un número indeterminado de destinatarios potenciales que pueden acceder a la obra de forma simultánea o “cumulativa”. A sensu contrario ha de entenderse que las personas concretas y determinadas no se consideran parte del público. (Vid. asunto SBS Belgium C-325/14).
  5. El público ha de ser nuevo. Para que exista un acto de comunicación al público es preciso que el público al que va destinada la obra sea nuevo, en el sentido de no haber sido tenido en cuenta por el titular de derechos cuando realizó la comunicación originaria. El concepto de público nuevo, esbozado por primera vez en SGAE c. Rafael Hoteles, cobra especial relevancia a raíz de la sentencia Svensson (C-466/12), donde el TJUE considera que el acto de colocar enlaces en internet a un contenido que ha sido puesto a disposición del público con el consentimiento del titular no constituye un acto de comunicación al público. Lo mismo ha de considerarse cuando se trate de enlaces embebidos o inline links (asunto Bestwater; C-348/13). En el ámbito analógico el elemento del “publico nuevo” ha sido aplicado recientemente en el asunto AKM c. Zürs (C-138/16) para permitir la difusión de programas de televisión previamente emitidos por un organismo nacional de radiodifusión en abierto a través de una red de cable local.
  6. El acto de comunicar y la existencia de un público son dos requisitos cumulativos. Las sentencias más recientes exigen que ambos elementos –comunicación y público- se den de forma cumulativa.
  7. El papel del sujeto que lleva a cabo la comunicación debe ser imprescindible para que el público pueda acceder a la obra. Tal intervención deja de ser imprescindible cuando el comunicador actúa como un mero intermediario técnico cuya labor sea, por ejemplo, la de garantizar o mejorar la difusión y/o recepción de las obras entre el público al que ya se ha dirigido el comunicador originario. (Vid. asunto SBS Belgium).
  8. La comunicación ha de aportar cierto “valor” a la actividad principal del comunicador. Uno de los factores que el TJUE toma en consideración para calificar un acto como tal, es el hecho de que el mismo aporte alguna ventaja competitiva o valor añadido al negocio o actividad principal de comunicador. Es el caso de los establecimientos hoteleros y de los centros termales y de rehabilitación.
  9. El conocimiento de la ilicitud y el ánimo de lucro son factores relevantes cuando los enlaces dirigen a contenidos no autorizados por el titular. De acuerdo a lo establecido por el tribunal en el asunto GS Sanoma (C-160/15) y recientemente confirmado en el asunto Filmspeler (C-527/15) habrá comunicación pública cuando el enlazador tenga o pueda tener conocimiento acerca del carácter ilícito del contenido al que enlaza. Este conocimiento se presume cuando la actividad del enlazador reviste un carácter lucrativo.
  10. ¿Continuará…? De las anteriores pautas y consideraciones se desprende que el concepto comunitario de comunicación pública se ha ido configurando –o si se quiere, precisando y ampliando- a través de los pronunciamientos del TJUE en contestación a cuestiones de los diferentes Estados surgidas en gran medida por la aparición de nuevas técnicas de comunicación y el desarrollo de las ya existentes.

El sentido de estas resoluciones hace plantearse si existe un concepto comunitario unívoco de comunicación pública, integrado por un conjunto de elementos y requisitos aplicables independientemente de la técnica empleada o si, por el contrario, son las peculiaridades de las distintas formas que pueda revestir la comunicación las que determinan la exigencia de requisitos adicionales o la no aplicación de algunos de ellos.

Toda esta experiencia jurisprudencial plantea dudas acerca de la estabilidad y permanencia del concepto comunitario de comunicación pública, pero sobre todo acerca de la suficiencia o no del mismo para hacer frente a potenciales conflictos que surjan con motivo de formas de explotación que no se hayan planteado hasta ahora. La cuestión fundamental es si contamos ya con elementos interpretativos suficientes para hacer frente a cualquier conflicto que pueda surgir de la comunicación al público de obras o si, por el contrario, el propio concepto de comunicación al público está expuesto a ser cuestionado y replanteado cada vez que nuevas formas de explotación sean sometidas al examen del TJUE. En tal caso, habrá que ampliar el decálogo.

Versión española del artículo publicado en el Kluwer Copyright Blog
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El caso de la flor de algodón, ¿una sentencia de “qualité”?

El pasado 8 de Junio, el  Tribunal de Justicia de la Unión Europea  (TJ) dictó sentencia (C-689/15) sobre la utilización de una marca individual como sello de calidad y la posible nulidad o caducidad  de este tipo de marcas cuando no se garantiza la calidad de los productos y servicios que identifica.

El litigio principal en el que se suscitan las cuestiones prejudiciales tiene como una de las partes, a Verein Bremer Baumwollbörse (VBB), una asociación que se dedica, entre otros, a la celebración de contratos de licencia en los que las empresas afiliadas se comprometen a incluir la siguiente marca para productos confeccionados con fibras de algodón de buena calidad: 

La parte contraria, Wolfgang Gözze y W.F. Gözze Frottierweberei GmbH, una sociedad alemana que incluye, sin autorización, un signo similar a la marca de VBB en las etiquetas de las toallas que comercializa:

Ante esta situación, el Tribunal Superior Regional Civil y Penal de Düsseldorf planteó ante el TJ una serie de cuestiones prejudiciales de gran interés y relevancia.

La primera cuestión prejudicial planteada consiste en saber si una marca individual de la UE utilizada como sello de calidad comporta un uso efectivo de la  misma, facultando por tanto al titular de la marca a prohibir que terceros utilicen un signo similar en productos idénticos, por causar riesgo de confusión en el consumidor.

A la primera cuestión prejudicial planteada, el TJ concluye que sólo se está ante un uso efectivo de la marca cuando éste se realiza de acuerdo con su función principal, esto es, que el consumidor o usuario final identifique el origen del producto o servicio marcado.

De esta forma, el TJ matiza que el uso de una marca como sello de calidad por parte del titular o de un tercero autorizado no supone un uso efectivo si la misma no cumple con la función esencial indicadora de origen empresarial. No obstante, si cumple dicha función y además, el titular garantiza a los consumidores que dichos productos proceden de una empresa responsable bajo cuyo control se fabrican, sí constituiría un uso efectivo otorgando al titular la posibilidad de prohibir a terceros el uso de un signo similar que cause riesgo de confusión al público.

¿Se podría por tanto, declarar la nulidad o caducidad de una marca individual como sello de calidad cuando el titular no garantiza mediante controles la veracidad de la calidad alegada? No, el TJ afirma que no puede declararse la nulidad o caducidad en dichos supuestos, al no ser uno de los motivos recogidos por el Reglamento nº 207/2009 sobre la Marca de la Unión Europea.

Finalmente, ante la cuestión prejudicial en la que se plantea si se podrían aplicar las disposiciones relativas a las marcas colectivas en este tipo de situaciones, el TJ realiza una interpretación restrictiva  del Reglamento nº 207/2009, concluyendo que dichas disposiciones no pueden aplicarse a las marcas individuales de la UE, ya que el propio Reglamento vincula expresamente estas disposiciones a las marcas colectivas.

Mediante esta sentencia, el TJ recuerda que la función principal de la marca es indicar el origen empresarial a los consumidores, por lo que, si no concurre dicha circunstancia, resulta irrelevante que exista cualquier otro uso o función accesoria a la hora de ejercer los derechos exclusivos otorgados a los titulares de las marcas.

La sentencia viene a señalar que cada tipo de marca tiene una finalidad o función y sus propios requisitos de uso.

Actualmente y, en ocasiones a través de licencias, se está utilizando la figura de la marca individual para esquivar figuras más complicadas – que requieren el cumplimiento de requisitos más estrictos, como el de ir acompañadas las solicitudes por el reglamento de uso – como son las marcas colectivas o las de certificación o garantía.

De la lectura de la sentencia se desprende la necesidad de una revisión profunda de los criterios que, a veces, se siguen en la práctica a la hora de optar por el registro de una  marca individual y el otorgamiento de licencias de uso de la misma como una alternativa más cómoda al registro de una marca de certificación, garantía o colectiva. Asimismo, con carácter general, habrá que prestar especial atención a las estrategias de marca basadas en el otorgamiento de licencias para asegurarse de que el uso que hagan los licenciatarios pueda considerarse uso efectivo de la marca.

Autores: Rebeca Bonet y Miguel Á. Medina

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El Supremo emite sentencia sobre originalidad de obras arquitectónicas

El Tribunal Supremo español se ha pronunciado recientemente sobre el concepto de originalidad en el ámbito de las obras de arquitectura, sentando así, por primera vez, de forma clara y precisa, pautas para la aplicación de la protección por Derecho de autor a este tipo de obras.

 El supuesto de hecho que da lugar al litigio es muy común en el sector de la arquitectura. Un primer arquitecto (el demandante en primera y segunda instancia) elabora un Proyecto de arquitectura para un hotel en Barcelona por encargo de una promotora inmobiliaria. Al no obtener la autorización por parte de las autoridades urbanísticas, la promotora contrata a otros dos arquitectos (demandados en primera y segunda instancia y recurrentes en casación) para que preparen una segunda propuesta que se ajuste a la normativa urbanística municipal. Demandante y demandados suscribieron un acuerdo por el que el primero renunciaba al 50% de la dirección de la obra, compartiendo así el encargo con los otros dos. Se elaboró un Segundo Proyecto firmado por los tres arquitectos, que quedó paralizado por falta de liquidez de la promotora. Dos años más tarde, los demandados presentaron un tercer Proyecto, sustancialmente idéntico al anterior, pero esta vez sin la firma del demandante. Este hecho motivó la presentación de la demanda contra los arquitectos firmantes del tercero de los proyectos, en la que se alegaba, fundamentalmente, que el mismo constituía una obra en colaboración, regulada en el artículo 7 TRLPI y que, en consecuencia, los derechos sobre la misma correspondían a los arquitectos a partes iguales. Exigía el demandante su reconocimiento como coautor del proyecto y el abono de los honorarios que en tal concepto le hubieran correspondido.

Para el Tribunal la obra arquitectónica es una obra de carácter funcional que sólo está protegida por el derecho de autor en la medida en que sea “singular”. Más allá de los logros estéticos o prácticos la obra debe presentar “un carácter novedoso que permita diferenciarla de otras preexistentes”. Si se proyectan edificios “ordinarios”, sin una mínima singularidad o distintividad, la propiedad intelectual no le es aplicable.

Los pronunciamientos de la sentencia no pueden ser más elocuentes: “Ni todo proyecto arquitectónico está dotado per se de creatividad, ni el hecho de que el edificio sea de mayor o menor tamaño, o esté destinado a hotel, presupone esa creatividad. No todo proyecto arquitectónico ni toda edificación es una obra original, protegida por la propiedad intelectual

El Tribunal niega la condición de autor al arquitecto demandante en relación con la obra para la que colaboró con los demandados. Según puntualiza el Tribunal, cuando se trata de una obra en colaboración en la que pueden distinguirse partes que reúnen el requisito de la originalidad y partes que no lo reúnen, y tales partes corresponden a arquitectos diferentes, “aquellos que hayan realizado las aportaciones al proyecto arquitectónico dotadas de originalidad serán considerados autores protegidos por la normativa sobre propiedad intelectual, y aquellos que hayan elaborado las partes carentes de originalidad no gozarán de tal consideración y protección, sin perjuicio de los derechos de naturaleza contractual que resulten del encargo recibido y del trabajo realizado para cumplirlo“.

En el presente caso, el Tribunal considera que la participación del demandante no tenía la necesaria altura creativa para considerarle autor, a diferencia de lo que sucedía con la parte realizada en exclusiva por los demandados y limitada en esencia a la composición volumétrica, la fachada y los espacios exteriores, elementos estos a los que se habrían aplicado unos criterios compositivos dotados de originalidad.

 La sentencia comentada tiene una enorme relevancia porque no sólo consolida el concepto general de originalidad que ha de revestir una determinada creación para ser considerada una obra, sino que establece pautas bastante claras para su aplicación concreta a los proyectos arquitectónicos.

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