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Nueva regulación del daño en materia de competencia, nada más (y nada menos)

Con esa depurada técnica legislativa que el legislador nos regala a veces el BOE del sábado pasado 27 de mayo de 2017 nos sorprendió con la publicación del Real Decreto-ley 9/2017, de 26 de mayo, por el que se transponen directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero, mercantil y sanitario, y sobre el desplazamiento de trabajadores.

Haciendo suyo el dicho del “más difícil todavía” en un solo texto legislativo el Gobierno adapta al mismo tiempo una directiva sobre almacenamiento de células y tejidos humanos, al lado de otra sobre pago y liquidación de valores y una sobre daños en materia del Derecho de la competencia.

En lo respecta a la directiva sobre daños en materia de competencia tres observaciones a vuela pluma permiten situar el alcance de la reforma.

1.           La primera es que el RDL modifica la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, para regular ampliamente la acción de resarcimiento en ese campo. Es una regulación exhaustiva, en la que se opta por una indemnización de naturaleza reparadora (resarcimiento pleno de los daños efectivamente causados) pero no punitiva.

2.       La segunda es que el RDL modifica también la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil para introducir una nueva Sección 1.ª bis dentro del Capítulo V («De la prueba: disposiciones generales») del Título I del Libro II con la siguiente rúbrica y contenido: «Sección 1.ª bis. Del acceso a las fuentes de prueba en procedimientos de reclamación de daños por infracción del derecho de la competencia”. Estos cambios se inscriben en consecuencia en el contexto de las medidas de aseguramiento y anticipación de prueba del artículo 283 LEC. Un instrumento fundamental para recabar la información necesaria para la determinación del daño.

3.           La tercera es que el RDL no lleva a cabo, en cambio, la aplicación extensiva de su articulado a los derechos de propiedad industrial e intelectual ni tampoco modifica el régimen de las diligencias preliminares de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Seguramente se recordará que existía un Anteproyecto de Ley de adaptación de la Directiva sobre daños elaborado por la Comisión General de Codificación que apuntaba en esa dirección. No sólo el modelo que propugnaba la Comisión no ha sido finalmente adoptado en este extremo (aunque sí en la parte sustantiva) sino que a la Directiva sobre daños la han hermanado, en su trasposición al ordenamiento español, con otras de naturaleza totalmente distinta.

Queda por determinar si la adaptación, más allá de la singularidad del parto legislativo, responde a las expectativas creadas.

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La Unión Europea exige una resolución “de lujo”

Mediante resolución de 22 de enero de 2014 la Segunda Sala de Recursos de la EUIPO confirmaba la denegación del acceso al registro de la siguiente marca

Marca de la UE nº 011253044 (Denegada)

solicitada para una gran variedad de productos y servicios en las clases 9, 35, 39, 40, 41, 42 y 45.

El motivo del rechazo se debe a que EUIPO consideró que la marca solicitada carece de carácter distintivo e informa a los consumidores sobre la calidad de todos los productos y servicios controvertidos, sin excepción, llevando a cabo una motivación global de todos ellos.

Esta resolución fue anulada por el Tribunal General (TG) (T-222/14) al detectar un error en la motivación de la misma tras comprobar si la EUIPO había examinado y motivado suficientemente la falta de carácter distintivo del signo controvertido en relación con los productos y servicios para los que se denegó el registro de dicho signo como marca de la Unión.

El recurso de casación (C-437/15P) se centra por tanto en la cuestión de si la EUIPO debe pronunciarse sobre la capacidad o incapacidad del signo para distinguir su origen empresarial (i) en relación con cada producto o servicio, o (ii) por el contrario, si al detectar una característica común a todos ellos se podría hacer un análisis global de los mismos.

Como sabemos, la EUIPO tiene la obligación de motivar sus resoluciones con el objetivo de permitir, por una parte, que los interesados puedan conocer las razones por las que se deniega el acceso al registro de su marca con el fin de poder defender sus derechos y, por otra, que el juez de la Unión pueda ejercer su control sobre la legalidad de la resolución.

En efecto, cuando se solicita el registro de una marca, la Oficina debe llevar a cabo un examen de la capacidad del signo para distinguir los productos y servicios que designe analizando todos y cada uno de ellos.

La excepción a esta regla descansa sobre el hecho de que muchas veces los productos y servicios presentan un vínculo suficientemente directo y concreto hasta el punto de que se pueden agrupar en categorías homogéneas, en cuyo caso la Oficina podrá limitarse a una motivación global por cada una de ellas.

Pues bien, el TG se basó en el auto de 18 de marzo de 2010 (Asunto C-282/09 P), para apreciar las distintas categorías  en las que se podrían encuadrar los productos y servicios de la marca denegada (cine, publicidad, almacenamiento y transporte de mercancías, etc.) al ser muy diferentes por su naturaleza, características, destino y modo de utilización. Por esta razón, la Oficina debía haberse pronunciado sobre, al menos, cada una de las categorías homogéneas de que se compone la solicitud.

No obstante, la EUIPO sostiene que, en el presente caso, basta la existencia de una característica común (que todos los productos y servicios en cuestión son susceptibles de tener una calidad más o menos elevada) para que formen una única “categoría” y, por tanto, se pueda permitir una motivación global para todos ellos, evitando de este modo una repetición sistemática del fundamento básico del rechazo, esto es, que el signo carece de carácter distintivo respecto a cada uno de ellos.

Por su parte, el Tribunal de Justicia (TJ) anula la sentencia del TG por considerar que éste tendría que haber llevado a cabo:

1.      Una verificación sobre si, en su conjunto gráfico-denominativo, la marca podrá ser percibida de un modo directo e inmediato como una afirmación de calidad superior o un mensaje elogioso, en vez de como una indicación del origen comercial de los productos y servicios designados.

De ser así, el rechazo de la marca estaría plenamente justificado sin necesidad de proceder al examen del signo en relación con cada producto y servicio.

2.      Una verificación sobre si, denominativamente, el término “deluxe” transmite efectivamente una noción de “calidad superior” o podría tener un significado diferente.

En este último caso la marca podría poseer un carácter distintivo suficiente en relación con alguno de los productos o servicios, lo que obligaría a un pronunciamiento sobre cada uno de los mismos pudiendo llegar a conclusiones dispares en cada caso.

De este modo, el TJ considera que el TG ha ignorado la posibilidad de que, a pesar de sus diferencias, todos los productos y servicios controvertidos pueden tener una característica común que resulte pertinente para el examen de las prohibiciones absolutas de registro, lo cual podría justificar que se clasificaran en un único grupo homogéneo permitiendo efectuar por tanto una motivación global de todos ellos.

El asunto ha sido devuelto al Tribunal General, por lo que tendremos que esperar una decisión final sobre el fondo del asunto.

Autora: Soledad Bernal
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El registro de marcas en España paso a paso

En la reciente guía de la serie International Comparative Legal Guides (ICLG) los socios de ELZABURU, Luis Baz y Fernando Ilardia, ofrecen una panorámica completa, a la vez que sencilla, del derecho de marcas en España: cómo solicitar una marca, posibles rechazos y oposiciones, particularidades del registro, etc.

Capítulo de España (en inglés)

Reproducido con permiso de Global Legal Group (publicado en mayo 2017) 

A vueltas con las marcas funcionales: agárralo como puedas

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea  (TJ) dictó sentencia el pasado 11 de mayo de 2017 (Asunto C-421/15 P), en relación con la interpretación de la prohibición de registro como marca de los “signos constituidos exclusivamente por la forma de un producto necesaria para obtener un resultado técnico” contemplada en el art.7.1.e) ii) del Reglamento sobre la Marca de la Unión Europea.

En los años 2002 y 2003 la empresa japonesa Yoshida Metal Industry  logró el registro de dos marcas gráficas de la Unión Europea para designar determinados cubiertos en clase 8 y utensilios y recipientes de cocina en clase 21, consistentes en la representación bidimensional de una serie de lunares negros:

(MUE nº 001371244)

(MUE nº 001372580)

Las referidas marcas se usaban en la práctica en el mango de los cuchillos comercializados por Yoshida y, correspondían a una serie de puntos cóncavos o hendiduras en la empuñadura de los cubiertos que cumplían una función antideslizante al cortar (y que estaban protegidas también por varias patentes):En 2007, las empresas PI Design AG, Bodum France SAS y Bodum Logistics A/S solicitaron ante la  EUIPO la anulación de dichas marcas con base en el art.7.1.e) ii), al considerar que los registros eran nulos por estar constituidos los signos por la forma de un producto necesaria para obtener un resultado técnico.

La EUIPO estimó las solicitudes de anulación y canceló los registros de las marcas.

El TJ ha desestimado ahora el recurso de casación interpuesto por Yoshida, confirmando la nulidad de las marcas.

La mencionada sentencia, acoge y confirma por un lado los argumentos esgrimidos previamente por el Tribunal General en su sentencia de 6 de marzo de 2014 (C-337/12 P y C-340/12 P) (véase comentario en este blog), estableciendo que la prohibición observada en el art.7.1.e) ii) debe aplicarse a marcas bidimensionales y tridimensionales y declarando que dicha prohibición de registro responde a un interés general, de tal forma que las empresas no puedan utilizar el Derecho de marcas para alargar la protección sobre soluciones técnicas de manera ilimitada. Además, señala que para una correcta aplicación del precepto es necesario identificar las características esenciales de la marca realizando un estudio caso por caso.

Por otro lado, y de gran relevancia, es la actual interpretación que realiza el TJ del art.7.1.e) ii), determinando que únicamente debe denegarse el registro como marca cuando “todas las características esenciales del signo son funcionales”, es decir, que el Tribunal considera que en las marcas controvertidas, la configuración específica de los lunares negros es un elemento funcional significativo, lo que comporta la imposibilidad de acceso al registro como marca y, por ende, su nulidad. En este sentido, el Tribunal precisa que el obstáculo observado por el art.7.1.e) ii puede salvarse y por tanto podría el signo acceder al registro cuando éste incorpore otros componentes no funcionales relevantes (como por ejemplo elementos ornamentales o de fantasía).

El Tribunal ha llevado a cabo una interpretación restrictiva del art.7.1.e) ii) a la hora de registrar este tipo de marcas constituidas por la forma de un producto, para evitar así el monopolio de las soluciones técnicas o características funcionales del producto por parte de las empresas. El interés de la sentencia estriba también en la delimitación minuciosa de los requisitos indispensables para que este tipo de signos gráficos puedan ser registrados como marcas.

Autora: Ana Pérez-Prat
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El último de los trenes a vapor

“I’m the last of the good old fashioned steam-powered trains” (Ray Davies, The Kinks, 1968)

En julio de 2011 publiqué un artículo con el mismo título en el que llamaba la atención sobre el riesgo que, para España, supondría convertirse en un bonito (pero viejo) tren a vapor abandonado en una de las vías externas de una estación para trenes de alta velocidad.

Seis años después, desgraciadamente, los datos no sólo no han cambiado sino que son más preocupantes que los de entonces.

Estamos hablando de innovación y patentes.

Los datos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) del año 2011 sobre el número de solicitudes de patente PCT, o solicitudes de ámbito internacional, me llevó a reflexionar sobre el lugar de nuestro país entre los trenes de todo tipo que habitualmente llegan a una estación.

El conjunto de los datos que vamos a exponer a continuación sirven para que podamos conocer qué países son líderes mundiales en I+D y, en definitiva, nos va a permitir conocer a los actores principales del desarrollo y la innovación. España está apostando por la innovación pero, ¿qué lugar ocupa dentro de esta clasificación mundial?

Expongamos antes algunos datos relevantes por continentes:

Desde Asia vinieron el mayor volumen de solicitudes de patente internacionales PCT, un total de 110.309 solicitudes

En segundo lugar, Europa: 59.524 solicitudes de patente internacional.

Norteamérica: 58.779 solicitudes de patente internacional

Por países, el primer lugar corresponde a Estados Unidos (56.440), Japón (45.220), China (43.128), Alemania (18.302), Corea (15.554), Francia (8.187), Gran Bretaña (5.491), Holanda (4.676), Suiza (4.363), etc.

En el 2011, encabezaban la tabla, por orden, los siguientes países: Estados Unidos, Japón, Alemania, República de Corea y China.

En estos últimos seis años, China ha superado a Alemania y República de Corea y se coloca en el tercer lugar de solicitudes de patentes internacionales tras Estados Unidos y Japón.

En el 2011, la suma de las solicitudes de estos cinco países suponía el 70% del total de solicitudes PCT presentadas. Hoy ese porcentaje ha subido hasta el 76%.

¿Y dónde está España? ¿Dónde está nuestro bonito tren a vapor?

En datos sobre nivel de protección de la innovación, España se sitúa a la misma altura que países como Finlandia, Austria o Israel. Podría parecer interesante, dado el nivel científico de estos países, pero hay que recordar que el PIB de España es mucho más alto que el de estos países.

Así, España ocupa el puesto 14 del ránking mundial por PIB y los países con los que nos comparamos en los puestos por patentes están muy detrás de nosotros. Así: Austria, puesto 27; Israel, puesto 37 y Finlandia, puesto 42.

¿Qué es lo que ocurre? Pues bien, lo que está ocurriendo para que países que se sitúan muy por detrás de España en riqueza nacional, aparezcan, sin embargo, con el mismo o parecido número de solicitudes de patente internacionales es que invierten porcentajes más elevados de esa riqueza nacional en proyectos de I+D.

Mientras las inversiones en España para innovación y desarrollo suponen un 1,24% del PIB, en Austria llegan al 2,81% del PIB, en Finlandia al 3,32% del PIB y en Israel, nada menos, que al 4,30 % del PIB

Hablar además de dónde se aplica la inversión, si en el sector privado o público, nos llevaría a un análisis aún más complejo y que sería razón para otro artículo.

Si no somos capaces de establecer mecanismos para aumentar la inversión en I+D; si no somos capaces de establecer procedimientos para optimizar esa inversión (inteligencia y prospección tecnológica, etc.); si no somos capaces de rentabilizar la inversión (explotación de las patentes) no podremos competir en igualdad de condiciones con el resto de países industrializados y en desarrollo y quedaremos como el último de los trenes a vapor: estacionados en tierra de nadie.

Datos extraídos de: The International Patent System, YearlyReview, 2016, publicado por la OMPI. Eurostat, noviembre 2014

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