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Filipinas, nueva declaración de uso actual para mantener los derechos de marca

En Filipinas se ha producido una importante novedad legislativa que atañe al mantenimiento de los derechos de marca. El cambio consiste en la exigencia de una nueva Declaración de Uso Actual (en adelante DAU) en esta jurisdicción. The Intellectual Property Office of the Phillipines (IPO) así lo ha establecido en la Circular No.17-010 (Reglamento de Marcas de 2017) en vigor desde el pasado 1 de agosto de 2017.

Aparentemente, el cambio trae causa de la necesaria adecuación de la legislación filipina de marcas a las disposiciones del Protocolo de Madrid, aunque también podrían existir otro tipo de motivos que persiguieran restringir la obtención en exclusiva de marcas de cobertura o incluso el apercibimiento de una nueva tasa. No es nuestro cometido analizar en estas líneas los porqués de la novedad, sino exponer en la manera más sencilla posible en qué consisten tales cambios.

Hasta ahora, para conservar los derechos de marca en Filipinas era preciso acreditar su uso aportando una DAU y pruebas del mismo. Bajo la nueva Ley de Marcas, la acreditación del uso se requería en momentos diferentes de la vida de la marca:

  • En el tercer aniversario desde la fecha de la solicitud de la marca,
  • Entre el quinto y sexto aniversario desde la fecha de registro de la marca y
  • Entre el quinto y sexto aniversario desde la fecha de renovación de la marca.

Pues bien, la Circular No.17-010 introduce una DAU adicional a las ya exigidas por la legislación vigente que debe presentarse en el plazo de un año desde la fecha de expiración de la vigencia de la marca.

La necesidad de presentar la DAU afectaría tanto a marcas nacionales filipinas, como a registros internacionales que designan Filipinas y a designaciones posteriores de registros internacionales en este país. Cuando una marca se haya protegido a través del sistema de registro internacional, si bien el plazo es también de un año, se computará a partir de la fecha de renovación de la marca internacional.

La Circular No.17-010 es verdaderamente retorcida, pues parece indicar que la exigencia de la nueva DAU se aplicará con un cierto carácter retroactivo para las marcas que se hubieran renovado a partir del pasado 1 de enero de 2017, y al mismo tiempo parece indicar que todas las marcas deben cumplir con este requisito en el plazo de un año desde su fecha de expiración.

En la práctica, para toda marca que se pretenda mantener en Filipinas se deberá aportar una DAU en el plazo establecido de un año desde su fecha de expiración y habrá que reiterar dicha formalidad cuando se cumpla cada uno de los ciclos de 10 años de duración de la vigencia del registro.

En un futuro más inmediato, aquellos titulares de expedientes cuya fecha de expiración recaía a partir del 1 de enero de 2017, deberán cumplir con el requisito de aportación  de la DAU antes del fin del plazo de un año desde la fecha en que vencía su vigencia. Aquellos titulares que hayan renovado sus marcas durante el transcurso del año 2017 y deseen mantenerlas, deben tener en cuenta que deben cumplir con esta prescripción.

En lo que se refiere a las marcas internacionales, en realidad no existiría tal retroactividad porque Filipinas entró en el Protocolo el 25 de julio del 2012. No será hasta 2022 cuando haya que renovar las primeras marcas internacionales que designan esta jurisdicción. En este sentido, el art. 14.5) del Protocolo de Madrid establece que con respecto a los registros internacionales efectuados bajo el Protocolo antes de la fecha de adhesión de la Parte Contratante en cuestión, no es posible la designación posterior y, en consecuencia, tampoco existirían designaciones posteriores de marcas internacionales en Filipinas que se vieran afectadas retroactivamente por esta novedad. En el caso de las marcas internacionales, es una novedad a tener en cuenta de cara a un futuro más lejano.

Autora: Cristina Arroyo
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Los emojis y su utilización en nombres de dominio (II)

3.- Nombre de dominio con emojis

El sistema de codificación Unicode es también compatible con el sistema de nombres de dominio desde mediados de la década de los 2000.

La necesidad de internacionalizar los nombres de dominio – esto es, la posibilidad de registrar nombres de dominio que incluyan caracteres diferentes del alfabeto latino inglés a los que se limita el estándar que se aplica a los nombres (ASCII – American Standard Code for Information Interchange) – hizo que se adoptara el estándar IDN (Internationalized Domain Name).

El estándar IDN permite la conversión de texto codificado en Unicode en un formato llamado Punycode, que está basado en caracteres ASCII y, por tanto, es compatible con el sistema de nombres de dominio.

Código Unicode                                  Código Punycode                                Emoji

 U+1F648                                               xn--g48h                                                 

 

Esto significa que es técnicamente posible la utilización de nombres de dominio consistentes en emojis como, por ejemplo, <.com>. Los navegadores web realizan la conversión entre código Emoji -> Unicode -> Punycode y viceversa para que esto funcione.

Sin embargo, ICANN emitió en el año 2010 unas directrices para la implementación de los nombres de dominio internacionalizados (IDN) en la que prohibió el uso de determinados caracteres, incluidos los emojis, en los nombres de dominio genéricos de primer nivel (gTLDs).

En cuanto a los nombres de dominio territoriales (ccTLDs), tampoco están permitidos los emojis como regla general y únicamente se permiten en determinadas extensiones, como las de código de país de Samoa (.WS) y Laos (.LA). Aunque se trata de extensiones de poco uso, hay grandes marcas que hacen uso de estos nombres de dominio como, por ejemplo: Ray-Ban (.ws / xn--gy8h.ws), Sony Pictures (.ws / xn--dl8h11b.ws) o Budweiser (.ws / xn--qei8618m.ws).

Cabe hacer mención especial a la campaña publicitaria que llevó a cabo Coca-Cola en Puerto Rico en el 2015 en la que indicaba que la extensión “.ws” correspondía con el acrónimo de “we smile” para captar la atención de los consumidores.

¿Llegarán los emojis a los nombres de dominio genéricos algún día? 

El SSAC (Security and Stability Advisory Committee), que es un comité consultivo que asesora a la comunidad de ICANN en materia de seguridad e integridad de Internet en lo relacionado a la asignación de nombres y direcciones de Internet, ha emitido el 25 de mayo de 2017 una recomendación respecto al uso de emojis en nombres de dominio en la que desaconseja que sean admitidos. Estos son algunos de los motivos en los que se fundamenta la recomendación:

Similitud de emojis

Muchos emojis son visualmente similares y es difícil distinguirlos. La distintividad en el diseño de los emojis no es algo que se tenga en consideración en su creación y la ambigüedad de los mismos está aceptada. Por ejemplo, existe una gran variedad de emojis consistentes en una cara sonriendo que pueden ser difícilmente diferenciables.

Esta ambigüedad hace que sea difícil para el consumidor recordar exactamente la cara sonriente concreta y genera un gran riesgo de confusión en el consumidor, que puede acceder erróneamente a sitios indeseables o con contenido malicioso.

  Composición de emojis

Algunos emojis están formados por la unión de diferentes emojis, utilizando lo que se denomina secuencia ZWJ (Zero Wodth Joiner). Por ejemplo, el emoji  no tiene un código Unicode independiente, sino que es la unión de los códigos Unicode de cada uno de los emojis que lo componen mediante la secuencia ZWJ.

Actualmente hay sistemas que no soportan la composición ZWJ y muestras los emojis de manera separada en vez de la composición completa (muestran   en vez del pretendido  ).

  Modificación de emojis En 2015 se introdujeron variedades de colores para representar diferentes tonos de piel en los emojis antropomórficos (los asociados con el cuerpo humano).

Esto presenta problemas de confundibilidad para usuarios que no pueden percibir los colores correctamente, ya sea por problemas de visión o porque los colores se muestran de manera que hace que sean difícilmente diferenciables. Recordemos que un color puede mostrarse diferente en función de la escala de colores (RBG/CMYK) en la que se represente o de la tecnología que incorpore la pantalla en la que se visualiza, por ejemplo.

  Problemas de accesibilidad No hay un consenso en el modo en que se denominan fonéticamente o se introducen los emojis, lo cual hace que sea difícil implementarlos en softwares de accesibilidad. Esto supone una barrera para que las personas con capacidad visual reducida puedan acceder a nombres de dominio con emojis. En definitiva, el SSAC considera que todos estos problemas no pueden ser mitigados si no es mediante cambios significativos en el sistema Unicode e IDN. Por tanto, por el momento, no parece que ICANN vaya a permitir la incorporación emojis en los nombres de dominio genéricos.

En mi opinión, estoy de acuerdo en gran parte con la recomendación del SSAC y considero que no debería permitirse la incorporación de emojis tal y como se encuentra actualmente el sistema Unicode e IDN.

Personalmente considero que podría ser adecuado optar por una solución intermedia, mediante la creación de una lista blanca con un número limitado  emojis que no generen ningún tipo de confusión o ambiguedad. En caso de que fuera técnicamente viable, creo que sería la opción más acertada. De hecho, existe un simpático proyecto al que se puede acceder a través de la web  (  ) que persigue la aceptación de los emojis en el sistema de nombres de dominio y así poder registrar algún día el nombre de dominio  . Como primer paso, están creando una lista en este sentido a la que llaman “Open Emoji Domain Whitelist Standard”.

Fuentes:

https://www.dnacademy.com/emoji-domains

https://www.xatakandroid.com/sistema-operativo/android-y-los-emojis-todo-lo-que-querias-saber#

http://domainnamewire.com/2017/05/27/icann-security-group-warns-emoji-domain-names/

https://www.icann.org/en/system/files/files/sac-095-en.pdf

  Puedes acceder a la primera entrega aquí  

Autor: Agustín Alguacil Pardo

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No es posible protección de denominaciones de origen a nivel nacional cuando hay régimen comunitario

El pasado 14 de septiembre tuvo lugar la esperada sentencia del TJUE en el caso PORT CHARLOTTE (C-56/16 P), que contribuye a esclarecer una de las sombras importantes de la regulación de las Indicaciones Geográficas en la Unión Europea, en la que la dispersión normativa, la existencia de algunas diferencias terminológicas y de redacción entre los reglamentos de la Unión Europea en algunos de los aspectos regulados por ellos han alimentado especulaciones y diversas interpretaciones en relación con cuestiones esenciales de su regulación como es la de su carácter exhaustivo.

Ya con anterioridad a ella, de acuerdo con la interpretación dominante, el régimen de la UE de protección de las indicaciones geográficas de productos agrícolas y alimenticios, vinos, bebidas espirituosas y productos vitivinícolas aromatizados revestía carácter exhaustivo y sustituye a la protección nacional de esos productos, que debía considerarse suprimida por los reglamentos de la UE actualmente vigentes en la materia.

La cuestión resultaba clara en el esquema de los productos agrícolas y agroalimenticios, dado que, tanto el Reglamento (CE) n° 510/2006 (predecesor del actual nº 1151/2012) como la STJUE 8.9 2009 (C-478/07 Bud, § 95-129) en su interpretación del mismo, mantenían que el régimen jurídico de protección de las indicaciones geográficas de productos agrícolas y alimenticios era uniforme y exclusivo y reemplazaba a las legislaciones nacionales en relación con esos productos.

La STGUE (Sala Cuarta), de 18 de  noviembre de 2015 (T-659/14, § 44), con base en el reglamento (CE) de vinos 1234/2007, que ya no está en vigor, afirmó que no resultaba de las disposiciones de ese reglamento que la protección que confería fuese exhaustiva y que, por el contrario, sí derivaba que la protección de las indicaciones geográficas con base en el reglamento de vinos podía ser completada por Derecho nacional que confiriese una protección adicional.

Finalmente, la sentencia PORT CHARLOTTE, en línea con el espíritu e incluso tenor literal que dejan traslucir los textos de los más recientes reglamentos de la Unión Europea en el campo de las indicaciones geográficas, anula en lo que se refiere a ese aspecto la sentencia del TGUE recurrida.

El resultado es que, habiendo sido confirmada por lo que respecta a los reglamentos UE relativos a las indicaciones geográficas de productos agrícolas y alimenticios y de vinos la exhaustividad de la regulación de la UE, parece que la cuestión queda resuelta y que lo mismo deberá interpretarse respecto de las indicaciones geográficas de bebidas espirituosas y productos vitivinícolas aromatizados.

Diferente asunto es el de las indicaciones geográficas de productos no agrícolas, que, al no contar con un régimen común en la UE, son objeto de legislación a nivel nacional por algunos Estados miembros. La UE está actualmente trabajando en la posible creación de una regulación comunitaria para este sector de productos.

En resumen, parece que podemos decir con fundamentos sólidos que, a diferencia de lo que ocurre con el campo de las marcas, donde existe posibilidad de registro de marcas nacionales y de la Unión Europea con regulaciones distintas y efectos territorialmente distintos, en el campo de las indicaciones geográficas, para los productos para los que actualmente existe una regulación sobre indicaciones geográficas de la Unión Europea, no es posible registrar indicaciones geográficas nacionales (algo que choca con la situación en algún estado miembro como Bulgaria) ni tampoco dictar normas que establezcan una protección adicional para éstas a nivel nacional (algo que en el caso tratado tenía su origen en Portugal, pero sin duda no es el único país en el que ocurre, y en España lo sabemos bien).

En cuanto a la colisión entre la denominación de origen y la marca confrontadas, la sentencia no entra a realizar una nueva valoración por considerarla una cuestión fáctica que corresponde al TGUE.

Una cuestión que sigue abierta, y más tras esta nueva sentencia, es la de la validez y aplicabilidad de alguna normativa española existente.

Autor: Miguel Ángel Medina

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Los emojis y su utilización en nombres de dominio

1-. Orígenes

Los primeros emojis fueron creados entre 1998 y 1999 por un diseñador de interfaces japonés llamado Shigetaka Kurita, empleado del operador de telefonía japonés NTT DoCoMo. Kurita formaba parte del equipo de desarrollo del servicio de Internet para teléfonos móviles bautizado como “i-mode” (quizás el primer servicio de Internet móvil de éxito de mundial).

Como algunos recordarán, la tecnología i-mode fue un rotundo éxito en Japón que posteriormente se exportaría al resto del mundo. Mientras que en Japón disfrutaban de esta tecnología desde 1999, en España y el resto de Europa nos tuvimos que conformar con la tecnología WAP hasta que por fin en el año 2003 se implantara la red i-mode.

Los emojis fueron creados como una característica del sistema de mensajería de i-mode. Kurita se inspiró en aspectos de la cultura de Japón, como el manga y el kanji, y  en señales de circulación para los diseños. En un principio eran unos 176 dibujos de 12×12 pixeles que se enviaban con el sistema de codificación concreto de la red i-mode.

Progresivamente se fueron añadiendo más emojis y, además, otros proveedores empezaron a copiarles y a crear los suyos propios. El problema era que cada proveedor los transmitía con un sistema de codificación distinto y no había compatibilidad entre los emojis, es decir, que si los emojis se enviaban y recibían entre sistemas de mensajería de diferentes operadores no se mostraban los emojis.

2.- Estandarización

A medida que los emojis empiezan a salir de Japón, se vio la necesidad de estandarizarlos. La mejor manera de llevar a cabo esta estandarización era mediante la conversión de los emojis en caracteres Unicode, que es el estándar de codificación que se utiliza para la unificación de los juegos de caracteres de los diferentes alfabetos existentes.

Por ejemplo, el carácter alfabético latino “A” se representa en código Unicode como A+0041 y el ideograma carácter chino 月 se representa en código UNICODE como U+6708. Así, mediante la codificación Unicode, se pueden editar, transmitir y visualizar textos con caracteres de diferentes alfabetos al mismo tiempo.

En 2007, Google y Apple presentaron una propuesta para la estandarización de los emojis ante el Consocio Unicode (Unicode Consortium) – que es una organización sin ánimo de lucro que se encarga de coordinar el desarrollo de la norma Unicode – la cual fue aceptada y dio comienzo a todo el proceso de unificación de los emojis bajo caracteres Unicode. Fue en el año 2010 cuando los emojis se integraron por primera vez en el sistema Unicode (en la versión 6.0 Unicode).

Cuando, por ejemplo, enviamos el emojirealmente estamos enviando el código Unicode U+1F648; entonces, el receptor identifica ese código Unicode y lo convierte en el emoji correspondiente.

Hay que tener en cuenta que, dependiendo de la plataforma en la que recibamos el emoji (Android o iOS, por ejemplo), puede ser que se nos muestre una variante diferente (/).

Cabe hacer una mención especial al caso de Whatsapp, pues es la aplicación en la que más uso hacemos de los emoji. En este caso, como habréis podido comprobar, los emojis que se muestras en las versiones de iOS y Android son los mismos. El motivo es que Whatsapp tiene instalados los emojis de Apple en la propia aplicación (en todas las plataformas, incluida Android).

Por eso, los usuarios de Android visualizamos los emojis de Apple en Whatsapp  ( en vez de  ) y no los nativos de Android (mini punto para los fans de Apple…  ).

Con el paso del tiempo se han ido incorporando paulatinamente nuevos emojis al sistema Unicode, habiendo actualmente más de 2600. Puedes comprobar el listado completo en el siguiente enlace: Unicode emoji full list

Esperamos que os haya gustado esta entrega. No os perdáis la próxima y última entrega de “Los emojis y su utilización en nombres de dominio” accesible aquí

Autor: Agustín Alguacil Pardo

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Legitimación activa de una compañía extranjera para ejercitar acciones de competencia desleal en España

La controvertida cuestión de la legitimación activa de las compañías extranjeras sin actividad directa en España para el ejercicio de las acciones previstas en la Ley de Competencia Desleal ha sido abordada por la sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo núm. 474/2017, de 20 de julio (ECLI:ES:TS:2017:3025).

La legitimación activa venía regulada inicialmente en el art. 19 de la Ley y, tras la reforma de 2009, en el actual art. 33, en los mismos términos que el anterior. Se establecen al respecto dos requisitos cumulativos: la participación en el mercado y el perjuicio o amenaza directos a los intereses económicos de la persona física o jurídica que pretenda emprender las acciones. Ahora bien, nuestros tribunales habían interpretado el primero de estos requisitos añadiéndole la exigencia de que se tratase de una participación en el mercado español, considerando incluso insuficiente la actividad directa en otros países de la Unión Europea.

Esta es la postura que había adoptado el Tribunal Supremo en su sentencia núm. 873/2009, de 20 de enero de 2010 (ECLI:ES:TS:2010:158). En ese caso, una compañía danesa, cuyo distintivo de marca y nombre comercial había sido registrado en España por un tercero, vio rechazada su legitimación activa para ejercitar acciones de competencia desleal contra este último, a pesar de que su pretensión iba dirigida a recuperar dicho distintivo para poder operar bajo el mismo en nuestro país.

Pues bien, la excepción de falta de legitimación activa de la demandante había sido igualmente planteada en el caso ahora resuelto por la reciente sentencia del Tribunal Supremo de 20 de julio pasado. En este caso se trataba de una compañía norteamericana que había concedido a una empresa española una licencia exclusiva sobre un sistema novedoso de limpieza de tuberías para su distribución en España. Tras la resolución del contrato de distribución, la compañía norteamericana ejercitó acciones de competencia desleal contra algunos de los antiguos socios y trabajadores de ese distribuidor, por considerar que estaban incurriendo en actos desleales de violación de secretos en relación con la explotación del know-how que se les había facilitado con carácter confidencial durante la vigencia del contrato.

La excepción de falta de legitimación activa de la compañía norteamericana, basada en la ausencia de intervención directa en el mercado español, había sido desestimada en primera instancia y apelación, y fue planteada de nuevo por la demandada en sede de casación. El Tribunal Supremo desestima el recurso, rechazando una interpretación literalista del requisito de la participación en el mercado y propugnando en contra un análisis del mismo en función de la conducta desleal concreta, para evitar llegar “al absurdo de negar legitimación activa al titular de los intereses económicos directamente afectados por las conductas desleales.

En el caso concreto, el Tribunal Supremo considera que la compañía actora había participado en el mercado español de forma indirecta precisamente a través del acuerdo de distribución celebrado con una empresa española y, tras la resolución del contrato, a través de una sociedad filial constituida en España para la distribución de su sistema. Por tanto, la sentencia concluye que el hecho de suministrar a un distribuidor español su know-how para la reparación de tuberías mediante una licencia, para que lo explotara en el mercado español, era una forma de introducirse y participar en este mercado. La violación del secreto industrial constituido por ese know-how perjudicó directamente, a juicio del Tribunal, los intereses económicos de la actora.

La matización que introduce esta sentencia sobre la interpretación tradicional del requisito de la participación en el mercado español merece, desde nuestro punto de vista, una valoración positiva. Los conflictos post-contractuales entre fabricantes y distribuidores no son infrecuentes en la práctica. Negar la legitimación activa para el ejercicio de acciones de competencia desleal a las empresas extranjeras que hubieran optado por introducirse en nuestro país a través de distribuidores nacionales supondría excluir la aplicación de esta norma a conductas que pueden entrar de lleno en su ámbito objetivo y que de otra forma quedarían exentas de sanción legal.

Autor: Carlos Morán

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