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Victoria en los tribunales para el F.C. Barcelona

A los triunfos cosechados por el F.C. Barcelona en el campo de fútbol hay que añadir en este caso otro que ha tenido lugar en un campo diferente aunque no menos complicado: el de la propiedad industrial.

Como si de un partido de fútbol de tres tiempos se tratara, el triunfo del Barça ha ocurrido en la última fase del partido, tras dos intentos infructuosos ante la OEPM.

En efecto, tras una oposición presentada en nombre del F.C. Barcelona contra los diseños industriales españoles nº 0515626-01, 02 y 04, el 28 de octubre de 2013 la OEPM emitió una resolución desestimando dicha oposición. El F.C. Barcelona reaccionó presentando un recurso de alzada contra dicha resolución ante la Unidad de Recursos de la OEPM, que también fue desestimado mediante una nueva resolución emitida el 7 de marzo de 2014.

El club catalán  interpuso entonces un recurso jurisdiccional contra la resolución del recurso de alzada ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. La resolución del Tribunal, fechada el 17 de febrero de 2017, esta vez sí resultó favorable para los intereses del F.C. Barcelona, al revocar la resolución anterior con denegación de los diseños impugnados.

Los diseños industriales impugnados consistían en portadas y hojas de calendario con varias fotografías correspondientes a lugares emblemáticos de la ciudad de Barcelona, y con la denominación BAR-CEL-ONA impresa en grandes letras sobre ellas. En concreto, los productos indicados por el solicitante fueron “artículos de papelería, oficina, folletos, catálogos, productos de imprenta, calendarios”, en la clase de Locarno 32-00.

                                

            D0515626-01                                                D0515626-02                                         D0515626-04

Entre dichas imágenes destacaba una fotografía del interior del estadio del F.C. Barcelona (Camp Nou), con una grada en la que se alternaban los colores del F.C. Barcelona (azul y granate) y donde se distinguía la palabra “BARÇA” en color amarillo y grandes caracteres.

Las marcas registradas en las que se basaba el club catalán eran la correspondiente a la imagen del estadio Camp Nou y las denominativas “FC BARCELONA” y “BARÇA”, concedidas para artículos de papelería y calendarios, entre otros productos.

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña desestima el primer motivo del recurso al establecer que los diseños impugnados cumplen con los requisitos de novedad y carácter singular, al tratarse de una composición con una distribución concreta de imágenes que puede considerarse novedosa en su conjunto, y al considerar que la selección de las imágenes y la composición del conjunto aportarían singularidad.

Sin embargo, la sentencia sí estima el segundo motivo del recurso, basado en el artículo 13.f) de la Ley 20/2003, de protección jurídica del diseño industrial (que tiene su correspondencia con el Artículo 25.1(e) del Reglamento (CE) Nº 6/2002 del Consejo sobre los dibujos y modelos comunitarios). Dicho artículo 13.f) de la ley española establece como motivo de denegación o de cancelación de un diseño español el hecho de que “el diseño incorpore una marca u otro signo anteriormente protegido en España cuyo titular tenga derecho, en virtud de dicha protección, a prohibir el uso del signo en el díselo registrado”.

A pesar de que la sentencia reconoce que la fotografía del estadio incorporada al diseño objeto de recurso “no es la que aparece registrada como marca, ni se le parece”, el Tribunal destaca “que no es necesario que la coincidencia sea exacta con el diseño o marca anterior, sino que es suficiente con una coincidencia que suponga un riesgo de confusión en los consumidores o usuarios”. Asimismo indica que el juicio del riesgo de confusión puede ser más exigente cuanto mayor sea la notoriedad de la marca o signo prioritario, y que también hay que considerar la posibilidad de que el registro pueda dar lugar a un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de los signos anteriores.

El Tribunal justifica su decisión con varios razonamientos:

  • El carácter renombrado del F.C. Barcelona así como de sus marcas y símbolos de identidad.
  • El hecho de que la fotografía del Camp Nou adquiera relevancia en el conjunto del diseño al estar ubicada en la parte central, relativamente libre de la denominación BAR-CEL-ONA.
  • El hecho de que no se cuestione que la fotografía fuera tomada de la propia página web del F.C. Barcelona, y de que en la misma aparezca claramente la denominación “BARÇA” (marca registrada) en una posición dominante.

Asimismo, el Tribunal destacó que, de estar en vigor el diseño impugnado, podría darse la paradoja de que el titular del mismo pudiera cuestionar la utilización por parte del F.C. Barcelona de su propia fotografía del estadio.

No obstante, el Tribunal no se pronunció sobre si la reproducción de la fotografía del estadio (tomada de la página web del F.C. Barcelona) suponía una causa de cancelación del registro basada en el Artículo 13.g) de la Ley 20/2003 (correspondiente al Artículo 25.1(f) del Reglamento (CE) Nº 6/2002 del Consejo), es decir, basada en que “el diseño suponga un uso no autorizado de una obra protegida en España por un derecho de propiedad intelectual”.

Lo más destacable de esta sentencia es la interpretación amplia que realiza el Tribunal del artículo 13.f) de la Ley 20/2003 (correspondiente al Artículo 25.1(e) del Reglamento (CE) Nº 6/2002 del Consejo), estableciendo que no es necesaria la coincidencia exacta del elemento incorporado en el diseño con una marca u otro signo anteriormente protegido en España para determinar la cancelación del diseño, y destacando la importancia de la notoriedad de la marca o signo anterior, como un factor adicional a tener en cuenta al valorar el riesgo de confusión en los consumidores o usuarios.

También es interesante destacar que esta sentencia puede resultar un precedente para otros casos de diseños industriales españoles que pretenden proteger productos (normalmente souvenirs, artículos de papelería u ornamentaciones), con elementos o imágenes emblemáticas que puedan entrar en conflicto con marcas o signos anteriores.

Este artículo apareció por primera vez en WTR Daily,  3 de agosto 2017.

Autor: Pedro Saturio

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Diseño de llantas BMW: relación entre el Reglamento Bruselas I y el Reglamento sobre diseños comunitarios

El pasado 13 de julio de 2017, el Tribunal de Justicia de la UE (“TJUE”) dictó una interesante sentencia (asunto C-433/16) que aclara la relación existente entre el Reglamento CE 44/2001 (actualmente R. 1215/2012) y el Reglamento CE 6/2002 sobre los Dibujos y Modelos Comunitarios.

La sentencia del TJUE trae causa de una acción de jactancia interpuesta por la compañía italiana Acacia, SrL (“Acacia”) ante el Tribunal de Nápoles para que se declarara la inexistencia de infracción de los dibujos o modelos comunitarios registrados a nombre de Bayerische Motoren Werke AG (“BMW”) para llantas de aleación para ruedas de automóviles por razón de la fabricación y comercialización por Acacia de réplicas de este producto bajo la marca WSP ITALY. Acacia también pidió que se declarara que BMW había cometido actos de abuso de posición dominante y de competencia desleal y que se condenara a BMW a cesar en toda actividad que pudiese obstaculizar la comercialización de las réplicas de las llantas de aleación objeto de consideración por parte de Acacia. Durante el transcurso del procedimiento, el Tribunal de Casación italiano decidió suspender el procedimiento y plantear al TJUE distintas cuestiones prejudiciales relacionadas con la interpretación de los dos Reglamentos Comunitarios antes citados.

Mediante la primera cuestión prejudicial, el órgano remitente pregunta al TJUE si el art. 24 del Reglamento CE 44/2001, que regula la prórroga de competencia, debe interpretarse en el sentido de que una excepción basada en la incompetencia del juez que conoce el asunto propuesta en el primer acto de oposición, pero con carácter subsidiario respecto de otras excepciones procesales formuladas en el mismo acto, puede considerarse una aceptación de la competencia del juez al que se ha sometido el litigio. En el caso que nos ocupa, se dio la circunstancia de que BMW en su primer acto de oposición ante el Tribunal de Nápoles impugnó no sólo la competencia de dicho juez sino también la regularidad del escrito de interposición del recurso y el mandato del representante de Acacia.

El TJUE contesta en sentido afirmativo a esta pregunta. En su respuesta, el tribunal incide en la segunda frase del art. 24 del Reglamento CE 44/2001 que dispone que no hay prórroga tácita de la competencia del órgano jurisdiccional que conoce del asunto, si el demandado propone una excepción de incompetencia expresando de este modo su voluntad inequívoca de no aceptar la competencia de dicho órgano jurisdiccional.

Mediante las cuestiones prejudiciales 2ª y 3ª, el órgano remitente pregunta al TJUE si el art. 82 del Reglamento 6/2002, que regula la competencia internacional de los tribunales de dibujos y modelos comunitarios, debe interpretarse en el sentido de entender que las acciones declarativas de la inexistencia de infracción a que se refiere el art. 81, letra b) del citado Reglamento, únicamente pueden entablarse ante los tribunales de dibujos y modelos comunitarios del Estado Miembro en el que el demandado tenga su domicilio (excluyéndose de este modo las disposiciones del Reglamento 44/2001).

El TJUE contesta en sentido afirmativo a esta pregunta señalando que el art. 79.3 del Reglamento 6/2002 excluye de forma expresa la aplicación de los arts. 2, 4, 5 (puntos 1, 3, 4 y 5), 16 (apartado 4) y 24 del Convenio de Bruselas, salvo en los casos en que se produzca una prórroga de la competencia en el sentido del art. 23 ó 24 del Reglamento 44/2001. El Tribunal recuerda en este punto que la exclusión arriba reseñada no alcanzaría a los arts. 17 y 18 del Reglamento de Bruselas (sustituidos por los arts. 23 y 24 del Reglamento 44/2001). Sin embargo, en el caso que nos ocupa, este inciso no sería relevante porque no se habría producido ninguna prórroga de competencia.

Mediante la cuarta cuestión prejudicial el órgano remitente pregunta al TJUE si la regla de competencia establecida en el art. 5.3 del Reglamento 44/2001 puede aplicarse a las acciones declarativas de inexistencia de infracción referenciadas en el art. 81, letra d) del Reglamento 6/2002.

La respuesta del TJUE es negativa. El TJUE recuerda que el art. 5.3 del Convenio de Bruselas no es aplicable a los procedimientos resultantes de las acciones de nulidad e infracción a que se refiere el art. 81 del Reglamento 6/2002, de conformidad con lo dispuesto en el art. 79, apartado 3, letra a) de este último Reglamento. Esta respuesta es coincidente con las respuestas dadas por el Tribunal a las cuestiones prejudiciales 2ª y 3ª antes reseñadas.

Finalmente, mediante las cuestiones prejudiciales 5ª y 6ª, el Tribunal italiano pregunta al TJUE si las pretensiones de declaración de abuso de posición de dominio y de competencia desleal conexas a la acción declarativa de inexistencia de infracción del dibujo o modelo comunitario, podrían estar comprendidas en el ámbito de la regla de competencia establecida en el art. 5.3 del Reglamento 44/2001 en materia delictual.

También en esta ocasión la respuesta del TJUE es negativa. El Tribunal señala que ello es así en la medida en que la determinación de la jurisdicción competente debe basarse para el conjunto del litigio en el régimen de competencia establecido por el Reglamento 6/2002 y la estimación de las cuestiones planteadas, presupondría forzosamente la estimación previa de la acción declarativa de la inexistencia de infracción.

La sentencia dictada por el TJUE nos merece una opinión positiva. En esencia, el TJUE nos recuerda que la competencia internacional de los tribunales de dibujos y modelos comunitarios para conocer de las acciones en materia de infracciones y de nulidad tienen carácter de lex specialis en relación con las normas de competencia establecidas en el Reglamento 44/2001 y son, por ende, de aplicación preferente.

Autor: Enrique Armijo Chávarri

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La vuelta al canon

En el mes de marzo informábamos en este blog del vacío legal que había dejado la Sentencia del Tribunal español al declarar nulo el sistema de financiación de la copia privada.

Como recordarán, durante los años 2012 a 2016 la compensación equitativa por copia privada ha sido sufragada en España con cargo a los presupuestos generales del Estado. A diferencia de lo que ocurría en la inmensa mayoría de países de la Unión Europea, donde la posibilidad de los usuarios de realizar copias de las obras y otras prestaciones intelectuales que adquieren es financiada a través de un sistema de canon que graba los equipos y soportes aptos para la realización de copias, en España adoptamos temporalmente un sistema en el que esta excepción al derecho de autor era asumida por todos los contribuyentes sin distinción.

La solución del legislador español tenía, como era de esperar, los días contados. En junio de 2016, el TJUE establecía (caso C-470/14-EGEDA) sin ningún género de duda, la exigencia de que la compensación equitativa por copia privada sea sufragada por los usuarios -personas físicas- que se benefician en última instancia de la excepción; lo que deja fuera a las personas jurídicas, que por definición no hacen copias privadas.

Aún cuando ni la sentencia del TJUE ni posteriormente la del Tribunal Supremo español (sentencia 2394/2016) predeterminaban el nuevo sistema a instaurar, fue un hecho asumido que España volvería, en lo fundamental, al sistema de canon existente con anterioridad a 2012. No obstante, existían algunos interrogantes, -principalmente la manera en que iba a regularse el sistema de excepciones-, que han sido desvelados con la publicación en el BOE el pasado 3 de julio del Real Decreto 12/2017, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, en cuanto al sistema de compensación equitativa por copia privada.

El “nuevo” canon digital sigue la misma mecánica que el erradicado en el año 2012, si bien la principal diferencia estriba en el establecimiento de un doble sistema de excepciones “ex ante” y “ex post” que evitan la imposición indiscriminada del gravamen. No hay que olvidar que la derogación del “antiguo” sistema de canon vino precipitada por una sentencia del TJUE (caso Padawan, de 21 de octubre de 2010), que consideró contrario a Derecho comunitario un canon que se aplicaba a consumidores finales y a personas jurídicas sin distinción e independientemente del destino de las copias (que en el caso de las personas jurídicas no era el uso privado). El nuevo sistema establece una lista de sujetos exonerados del pago, entre los que se incluyen (i) las entidades que integran el sector público, (ii) las personas jurídicas que actúen como consumidores finales y acrediten el uso exclusivamente profesional de los equipos y soportes, y (iii) las personas que cuenten con la preceptiva autorización de los titulares. Pero además, la nueva regulación prevé un sistema de reembolso para aquellos consumidores finales que, estando obligados al pago, puedan justificar el destino exclusivamente profesional del equipo o su exportación o entrega intracomunitaria.

Por lo demás, el sistema sigue considerando deudores de la compensación a los fabricantes e importadores, y de forma solidaria a los distribuidores que sucesivamente adquieran los dispositivos, aparatos y soportes. En todo caso, el sistema está ideado para que los sujetos deudores puedan repercutir el precio del canon al usuario final que es quien, en su caso, realizará la copia privada.

En cuanto a las tarifas y a la lista de productos gravados se ha establecido un sistema transitorio, que va desde los 0,24 euros por una memoria USB hasta los 6,45 euros para discos multimedia externos. Desde luego, un rango considerablemente más bajo que el de otros países de la UE. Por ejemplo, de acuerdo a esta normativa transitoria, los Smartphones están gravados con 1,10 euros, mientras que en Francia, por ejemplo, el sobreprecio aplicado a estos mismos productos, ronda los 8 euros.

La vuelta al canon supondrá un incremento considerable en las cantidades que las entidades de gestión venían recaudando por este concepto en los últimos años (que de acuerdo al sistema recién abolido era de 5 millones de euros anuales), si bien todo apunta a que nos quedaremos lejos de los 100 millones de euros del año 2009.

N.B. Versión española del artículo publicado en el Kluwer Copyright Blog

Autor: Patricia Mariscal

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Se presenta el balance de incautaciones en España en el Día Mundial Antifalsificación 2017

Con motivo de la celebración el pasado 30 de junio del Día Mundial Antifalsificación, se presentó en la Oficina  Española de Patentes y Marcas el balance anual de intervenciones de productos falsificados llevados a cabo por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Agencia Tributaria en España en 2016.

En total, en 2016 se incautaron en España más de 4 millones de productos falsificados que habrían alcanzado en el mercado un valor de casi 780 millones de euros.

La intervenciones policiales realizadas tanto por la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía como por los Cuerpos de Policía Local que facilitan datos al Sistema Estadístico de Criminalidad (SEC) sumaron la cifra de 1.447 operaciones en las que se incautaron 1’6 millones de objetos falsificados que habrían alcanzado en el mercado ilegal un valor de más de 700 millones de euros, de los que casi 590 millones corresponden a joyas y relojería, casi 38’4 millones al sector textil y casi 21’2 millones a marroquinería y complementos.

Las incautaciones policiales se han realizado por el siguiente orden: 43’68 % en naves/fábricas/almacenes; el 23’28 % en domicilios y el 20’85 % en la vía pública.

Por comunidades autónomas, el mayor número de intervenciones se produjo en Andalucía con 464 intervenciones y un total de casi 408.000 productos incautados. A continuación, se sitúa la Comunidad Valenciana con 208 intervenciones y un total de 380.622 productos incautados. Seguidamente, aparece la Comunidad de Madrid con 175 intervenciones y 367.234 productos incautados y Cataluña con 172 intervenciones y casi 190.000 artículos incautados.

Por otro lado, la Agencia Tributaría practicó en 2016 un total de 2.232 intervenciones con más de 2’5 millones de productos incautados, que habrían alcanzado un valor en el mercado de casi 78 millones de euros. Más el 60 % de los productos fueron aprehendidos en los puertos, procediendo del continente asiático dos de cada tres productos falsos.

En la celebración de este Día Mundial Antifalsificación se puso de manifiesto que este tipo de actividad delictiva destruye en España cada año más de 67.000 puestos de trabajo directos y supone una pérdida en ventas de más de 7 millones de euros, destacando la necesidad de que los consumidores sean conscientes del problema y efectúen compras responsables en comercios lícitos que generen empleo y riqueza y que cumplan con la legalidad.

Autor: Juan José Caselles

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Los ecos de la INTA

Extremadamente difícil resulta poder describir en unas breves líneas, cuántos y cómo son los ecos que una INTA como la celebrada en Barcelona ha podido dejar en una firma como ELZABURU, cuyo 150 aniversario celebró hace ahora menos de dos años. Ha resultado ser la primera ocasión en la que ELZABURU ha experimentado la alegría y la responsabilidad de organizar un evento social en INTA y, por tanto, también la primera ocasión en la que todos los que formamos parte de ella hemos tratado de reunir, cuidar y divertir a tantos amigos, colegas y colaboradores a nuestro alrededor. Tal vez por ello quisimos ofrecerles a todos ellos algo diferente, especial e inolvidable el pasado 20 de mayo. Confiamos en haberlo conseguido.

La INTA de Barcelona ha supuesto también, y probablemente esto sea lo más trascendente, la primera ocasión en que nuestro país ha albergado uno de los acontecimientos de mayor envergadura en el mundo de la propiedad intelectual. Nada más podemos pedir!!. Tan sólo nos queda ofrecer un profundo agradecimiento a la Dirección de INTA por su confianza en España; a una de nuestras ciudades más emblemáticas, Barcelona, por su sol, su alegría, sus gentes y su naturaleza cosmopolita y, como no, a todos aquellos que han venido depositando su confianza en la solvencia, la profesionalidad y la vocación de modernidad de la firma ELZABURU.

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Autor: Luis Beneyto

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