El largo enfrentamiento entre Nestlé y Cadbury (ahora Mondelez) a propósito del registro como marca de la forma característica de los chocolates Kit Kat continúa dando lugar a interesantes pronunciamientos judiciales en torno a la adquisición de carácter distintivo por una marca a través de su uso.

Como se recordará, primero fue la denegación del registro de la marca en Reino Unido la que provocó el planteamiento de una cuestión prejudicial resuelta por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 16 de septiembre de 2015 (asunto C-215/14). Contra lo que muchos esperaban, esa decisión no motivó que la High Court of Justice británica resolviera a favor del registro de la marca de Nestlé. Por contra, en su sentencia de 20 de enero de 2016, el juez Arnold interpretó que el TJUE había considerado que la asociación por una gran mayoría de encuestados de la imagen de la tableta con el chocolate Kit Kat no era suficiente para entender que esa forma había adquirido distintividad como marca. En su opinión, habría sido necesario demostrar que los consumidores percibían que el producto procedía de un determinado empresario como consecuencia del signo en cuestión aisladamente considerado, sin consideración a otras marcas que pudieran estar también presentes. De forma que la denegación de la marca británica término confirmándose.

Sin embargo, Nestlé había conseguido registrar la forma del chocolate Kit Kat como marca de la Unión Europea (tridimensional) en el año 2006. Al año siguiente, Cadbury presentó solicitud nulidad del registro ante la EUIPO sobre la base de que se trataba de un signo carente de carácter distintivo. La Sala de Recurso de la EUIPO consideró que aunque el signo carecía en origen de distintividad, Nestlé había probado la adquisición de distintividad por el uso. Esta decisión fue anulada por el Tribunal General mediante sentencia de 15 de diciembre de 2016 a causa de la omisión de pronunciamiento de la Sala de Recurso acerca de la adquisición de distintividad de la marca en una parte de la Unión Europea (en concreto, en Bélgica, Irlanda, Grecia y Portugal).

La cuestión controvertida se refería en esencia a la extensión geográfica de la prueba de la adquisición de distintividad por el uso. Mientras Nestlé y la EUIPO sostenían que debía ser suficiente con acreditar que la marca había adquirido carácter distintivo en una parte significativa de la Unión, el Tribunal General consideró que debía acreditarse en todo el territorio de la Unión Europea, y no sólo en una parte sustancial o en la mayor parte del territorio.

Pues bien, recurrida en casación la sentencia del Tribunal General, el Tribunal de Justicia ha confirmado la decisión de este último en su sentencia de 25 de julio de 2018 (asuntos acumulados C-84/17 P, C-85/17 P y C-95/17 P). En efecto, el TJ entiende que el artículo 7.3 del Reglamento sobre la Marca de la Unión Europea exige que se acredite la adquisición de distintividad en aquella parte de la Unión en la que la marca no gozaba ab initio de distintividad. Si esta situación se producía en toda la Unión Europea, la prueba debe comprender todo su territorio, sin que sea bastante una parte sustancial del mismo.

La sentencia aclara, no obstante, que no es necesaria la aportación de pruebas separadas para cada uno de los Estados miembros, sino que pueden presentarse pruebas referidas de modo conjunto a varios Estados. Pero esos elementos probatorios -individuales o conjuntos- deben abarcar todo el territorio de la Unión. Por consiguiente, la decisión de la Sala de Recurso, al omitir pronunciarse sobre la adquisición de carácter distintivo de la marca de Nestlé en Bélgica, Irlanda, Grecia y Portugal, había incurrido en un error de derecho.

El nivel de prueba que exige el Tribunal de Justicia es elevado. Repárese en que en este caso tanto la EUIPO como el Tribunal General habían considerado que Nestlé había probado la adquisición de carácter distintivo en 10 países de la Unión, incluyendo los de mayor población (Alemania, España, Francia, Italia y Reino Unido). Parece, por tanto, que los titulares de marcas de la Unión Europea que pretendan ampararse en la distintividad adquirida por el uso para defender la validez de sus registros deberán estar preparados para afrontar unas pruebas difíciles y costosas en caso de impugnación.

  Autor: Carlos Morán
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