El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha emitido recientemente su sentencia de 30 de mayo 2018 mediante la que se pone fin al conflicto de marca surgido entre el Sr. Kenzo Tsujimoto y la compañía Kenzo.

Lo realmente interesante de esta controversia es la cuestión de si el uso a título de marca del nombre de una persona (en este caso el nombre propio del Sr. Tsujimoto, Kenzo) constituiría un uso con justa causa si existiera, como ocurre en este asunto, un registro de marca anterior idéntico o similar.

El Sr. Kenzo Tsujimoto solicitó la protección de su marca KENZO ESTATE en la Unión Europea a través de dos registros distintos de marca internacional (nº 0953373 y nº 1016724), frente a los cuales Kenzo presentó oposición con base en su renombrada marca de la Unión Europea nº 000720706 KENZO.

El TJUE debía ponderar los intereses del Sr. Kenzo Tsujimoto por un lado, y los de los consumidores y el titular de la marca KENZO por otro.

Si bien parece lógico que el Sr. Tsujimoto reclame su derecho a utilizar su propio nombre para distinguir sus productos y servicios, lo cierto es que no debemos olvidar que la función principal de la marca es diferenciar los productos y servicios de una empresa de los de sus competidores.

Recordemos que las marcas sirven para garantizar que los productos o servicios que vamos a adquirir tienen un origen empresarial concreto y, por tanto, poseen ciertas características que vinculamos al titular de la marca (valor, calidad, procedencia, etc.).

Dado el renombre de la marca KENZO, no es improbable que el consumidor adquiera un producto distinguido por la marca KENZO ESTATE con el pensamiento de que el mismo proviene de la compañía Kenzo, lo que conllevaría una confusión por parte del consumidor con el consiguiente aprovechamiento indebido (incluso, un posible perjuicio) de la reputación de la marca KENZO al beneficiarse de su poder de atracción, de su reputación y de su prestigio, y explotar el esfuerzo comercial realizado por Kenzo para crear y mantener la imagen de ésta sin ofrecer a cambio compensación económica alguna.

Asimismo, señala el Tribunal que el registro de nombres propios como marca no es una práctica infrecuente y, si bien en ocasiones la simple adición de un apellido o algún otro elemento que aporte individualidad y carácter distintivo al signo es suficiente para evitar un riesgo de confusión con otras marcas, en este caso la adición del término ESTATE no es considerado suficiente por carecer de carácter distintivo en relación con los productos y servicios de interés. Es más, el nombre de origen japonés Kenzo no es en absoluto un nombre muy común en el conjunto de la UE, lo que dota de mayor distintividad a este elemento, haciendo que las marcas en liza no puedan coexistir pacíficamente en el mercado.

De este modo, el Tribunal concluye que el mero hecho de que Kenzo sea el nombre del Sr. Tsujimoto no basta para constituir una justa causa, sino que éste debió demostrar que el registro de KENZO ESTATE obedece a un motivo legítimo (su uso en mercado con anterioridad al registro de la marca de Kenzo por ejemplo). Por tanto, considerar automáticamente que el uso de un nombre propio como marca tiene justa causa supondría despojar de su función esencial a toda marca anterior que incluya el mismo nombre.

Autora: Soledad Bernal

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