El pasado 18 de mayo de 2018, se publicaron en México, en su Diario Oficial de la Federación (DOF), las Reformas y Adiciones a la Ley de la Propiedad Industrial (LPI) en materia de marcas. El Decreto por el que se promulgan las modificaciones entrará en vigor a los 60 días desde su publicación, es decir, en torno al 10 de agosto de 2018.

México es una jurisdicción principal en los proyectos de internacionalización para las empresas y clientes españoles. Lo cierto es que el legislador mexicano así como nuestros colegas en el ejercicio de su profesión, han hecho un enorme esfuerzo por modernizar la práctica marcaria durante los últimos años.

En términos generales, parece que el legislador mexicano ha pretendido, además de actualizar su legislación de marcas, consolidar el procedimiento de oposición, que cuenta con escasos dos años de vida, así como incidir en principios tan importantes en el ámbito marcario como la “mala fe” como impedimento para registrar una marca y/o clarificar algunas cuestiones que quedaban muy indeterminadas en la práctica, como por ejemplo, la obligatoriedad de uso por parte de los titulares.

Como primera mención relevante, hay que destacar que se ha ampliado el concepto de marca para dar cabida a marcas no tradicionales (por ejemplo, hologramas, marcas de sonido o marcas de olor), marcas colectivas y de certificación, o incluso el “trade-dress”  que, si bien no es citado literalmente con dicha expresión anglosajona, la nueva redacción de la ley permite su protección.

Como excepción a las prohibiciones absolutas de registro, se crea la posibilidad de registrar marcas que adolezcan de falta de distintividad (por genericidad o  descriptividad) siempre que a través de su uso en el mercado hayan adquirido “secondary meaning”.

Se podrá solicitar una declaración de notoriedad de una marca no registrada, para lo cual, antes del Decreto, debía estar registrada.

En la resolución de conflictos u obstáculos por riesgo de confusión, el IMPI comenzará a admitir las cartas de consentimiento o acuerdos de coexistencia. Sin embargo, parece que pueden no admitirse en casos en los que exista una identidad absoluta.

Siguiendo una tendencia más anglosajona y también en la línea de la archinombrada sentencia del Tribunal de Justicia de la UE “IP Translator”, -a la que están poniendo el ojo jurisdicciones ajenas a la UE-, el legislador mexicano se muestra partidario de especificar los enunciados de productos y servicios y por ende, los enunciados generales no serán admitidos. Si a ello se suma la nueva exigencia de Declaración de Uso a la que me referiré más adelante, nos parece prudente, en un país que suele ser principal para los clientes españoles, determinar ab initio la estrategia de protección aplicativa más oportuna y conveniente.

La razón de ser de las marcas y el medio por el que se materializan es su uso, y de hecho, la mayoría de las leyes del mundo incorporan una obligación de uso de las marcas. Pues bien, una de las cuestiones más relevantes que incorpora el nuevo Decreto es precisamente la obligación para todos los titulares de las marcas concedidas a partir de la fecha de entrada en vigor de las modificaciones, de presentar una Declaración de Uso de sus marcas a partir de los 3 años desde la fecha de registro. Según nuestras principales fuentes, tal declaración también podría ser exigible con cada renovación, por lo que en México cobraría una importancia esencial el uso de una marca a la hora de definir una estrategia de protección. La falta de cumplimiento de esta nueva exigencia provocaría la cancelación de la misma.

Hasta la fecha, otra cuestión controvertida en torno al uso, era la necesidad o no de incorporar una fecha de primer uso en México al solicitar una marca, porque en realidad el formulario de solicitud no contemplaba tal posibilidad, y sin embargo, incorporaba una suerte de “presunción tácita de declaración de intención de uso”. Pues bien, a partir de agosto, si se pretende reivindicar una fecha de un primer uso en una solicitud de marca, habrá que incorporar dicha fecha en el propio formulario. Y en ausencia de una fecha de primer uso, entonces se podrá interpretar que la solicitud lleva implícita una declaración de intención de uso.

Así, recuperando el principio de “mala fe” al que me refería al principio de este texto, el Decreto lo incorpora como causa de oposición y de cancelación de una marca. Asimismo, las oposiciones ganan en fuerza vinculante.

Estamos convencidos de que estas novedades redundarán en esfuerzos adicionales de motivación de sentencias y resoluciones que llevarán a México a una mayor especialización progresiva de Oficina y Tribunales en materia de marcas.

  Autora: Cristina Arroyo
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