La Honorable Hermandad, S.L., a la que le sucedió la recurrente, La Mafia Franchises, S.L., solicitó el 30 de Noviembre de 2006 el registro de la marca de la Unión Europea nº. 5510921 en clases 25, 35 y 43.  La marca no tuvo objeciones ni oposiciones y fue concedida el 20 de Diciembre de 2007.

El 23 de Julio de 2015, la República Italiana interpuso una acción de nulidad (Procedimiento 11247 C) invocando la aplicación de la prohibición establecida en el art. 7.1 f) del Rto. Nº 207/2009 (actualmente art. 7.1.f. del Rto. Nº 2017/1001) al considerar que esta marca era contraria al orden público así como a las buenas costumbres.

Esta acción fue estimada mediante Decisión de fecha 3 de Marzo de 2016, quedando la marca denegada. En su Decisión, la EUIPO concluye que el contenido semántico de la marca impugnada es profundamente ofensivo para cualquier persona en Europa con un nivel normal de sensibilidad y tolerancia. Este carácter ofensivo resulta del hecho de que el mensaje de la marca minimiza la amenaza de una organización criminal como La Mafia al convertirlo en alguien con quien compartir la mesa. Esta asociación junto con la representación de una rosa disminuyen el significado negativo que tiene La Mafia (es decir, lo trivializan), resultando de esta forma ofensiva no sólo para las víctimas de La Mafia sino también para aquellas personas que conocen el carácter violento de esta organización.

Frente a esta Decisión, La Mafia Franchises interpuso recurso (Procedimiento R 803/2016-1) que fue desestimado mediante Decisión de la Primera Sala de Recursos de fecha 27 de Octubre de 2016. La Sala, sobre la base de que la EUIPO –en cuanto organismo de la Unión- debe adoptar una posición estricta en los asuntos que vulneran los principios y los valores básicos de la sociedad europea así como del principio general de que debe rechazarse, por ser contraria al orden público, cualquier marca que respalde o beneficie a un grupo delictivo organizado, confirma la denegación del registro de esta marca pues, a su entender, promueve manifiestamente y en letras grandes el nombre de la organización criminal Mafia, la cual el Gobierno italiano combate mediante leyes y medidas de aplicación específicas. Pero es más, la adición del conjunto denominativo “se sienta a la mesa” deforma la gravedad que La Mafia evoca al transmitir un mensaje de cordialidad y de banalización,  convirtiéndolo en una simple reunión alrededor de una mesa.

Esta Decisión fue recurrida ante el Tribunal General (Asunto T-1/7) que ha resuelto el caso mediante sentencia de 15 de marzo de 2018. En su sentencia, el TG considera acertado el que la Sala de Recurso considerara La Mafia como elemento dominante de la marca controvertida y que dicho elemento denominativo evocaba de manera manifiesta en el público pertinente el nombre de una organización criminal responsable de atentados particularmente graves contra el orden público no sólo en Italia sino en otros Estados (particularmente dentro de la Unión); resultando intrascendente si el registro de la marca no tenía la finalidad de chocar u ofender así como el renombre adquirido por la marca alegado por el recurrente.

Pero es más, el TG comparte la opinión de la EUIPO y del Gobierno italiano de que la inclusión de la frase “se sienta a la mesa” en la marca evoca para el público conocedor de la lengua española la idea de “compartir una comida” y por consiguiente, va a conllevar la asociación de la Mafia a las ideas de cordialidad y de relajación contribuyendo a la banalización de las actividades ilícitas de dicha organización criminal.

En definitiva, en el párrafo 47 de la Sentencia, el TG señala “De lo que precede resulta que la marca controvertida, vista en su conjunto, evoca una organización criminal, da una imagen globalmente positiva de dicha organización y, por lo tanto, banaliza los ataques graves que tal organización perpetra contra los valores fundamentales de la Unión mencionados en el anterior apartado 36. La marca controvertida es, por lo tanto, chocante u ofensiva no sólo para las víctimas de dicha organización criminal y sus familias, sino también para cualquier persona que, en el territorio de la Unión se encuentre ante dicha marca y posea umbrales medios de sensibilidad y tolerancia”.

Esta sentencia es ahora susceptible de ser recurrida ante el Tribunal de Justicia.

Autor: Javier Úbeda-Romero

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