La sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el pasado 23 de noviembre de 2017 en el asunto C-381/16 (ECLI:EU:C:2017:889) ha admitido la posibilidad de que la propiedad de un registro de marca de la Unión sea reivindicada ante los tribunales por los motivos previstos en el artículo 2.2 de la Ley de Marcas española, cuando su titular esté domiciliado en España.

El Tribunal de Justicia resuelve en esta sentencia una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo español sobre la compatibilidad de dicho precepto con el Reglamento núm. 207/2009 sobre la marca de la Unión Europea. En el procedimiento que había dado origen a ese recurso se había interpuesto ante el Juzgado español de marca de la Unión una acción reivindicatoria de un registro de marca de la Unión “SHOWER GREEN. La acción se basaba tanto en el art. 18 del Reglamento núm. 207/2009, referido a la acción reivindicatoria de una marca registrada sin autorización por el agente o representante de su titular, como en el artículo 2.2 de la Ley de Marcas española, que contempla los supuestos más generales de marcas solicitadas con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual.

En primera instancia la acción había sido desestimada al considerar el Juzgado que el solicitante de la marca no era agente o representante del demandante y, por tanto, no se cumplían las condiciones del art. 18 del Reglamento sobre la marca de la Unión. En cuanto al artículo 2.2 de la Ley de Marcas española, el Juzgado entendió que no era aplicable al caso, al referirse a unos motivos de reivindicación que no están contemplados en el Reglamento de la Unión.

Esta decisión fue revocada en este segundo punto por el Tribunal de Marcas de la Unión de Alicante que, aplicando la doctrina que había mantenido en una sentencia anterior, afirma que el artículo 2.2 de la Ley de Marcas española puede ser aplicado en los supuestos de registros de marca de la Unión cuyo titular esté domiciliado en España, por entrar dentro del ámbito de la remisión a las leyes nacionales establecida en el art. 16 del Reglamento núm. 207/2009. Conforme a este último precepto, la marca de la Unión, en cuanto objeto de propiedad, se considerará como una marca nacional del país donde el titular tenga su sede o su domicilio o, en otro caso, un establecimiento. En el supuesto enjuiciado, el Tribunal estimó que la marca de la Unión “POWER GREEN” había sido solicitada con fraude de los derechos del demandante y, por esta razón, estimó la acción reivindicatoria con base en la Ley española.

Así las cosas, el Tribunal Supremo, antes de resolver el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de apelación, plantea la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Éste, en su sentencia de 23 de noviembre, respalda íntegramente la posición del Tribunal de marcas de la Unión de Alicante, confirmando la interpretación que había realizado de los artículos 16 y 18 del Reglamento núm. 207/2009.

A juicio del Tribunal de Justicia, la acción reivindicatoria de una marca de la Unión registrada a nombre de un agente o un representante del titular de la marca sin su autorización se rige exclusivamente por el Reglamento núm. 207/2009, pero cuando se trate de situaciones distintas serán de aplicación las normas nacionales del Estado miembro determinado por las reglas del art. 16 del Reglamento.

Esta decisión abre la puerta, al menos en los casos de marcas cuyo titular tenga su sede o su domicilio en España, a la posibilidad de que se ejerciten acciones reivindicatorias sobre ellas en supuestos que no están contemplados en la norma europea y que otorgan una mayor protección a las personas cuyos derechos sobre una marca se hubieran visto perjudicados por la actuación fraudulenta de un tercero.

 

Autor: Carlos Morán

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