El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado el 16 de septiembre pasado la esperada sentencia –asunto C-215/14- que resuelve la cuestión prejudicial planteada por la High Court of Justice del Reino Unido a propósito de la registrabilidad como marca de la forma de los chocolates Kit Kat:



Nestlé había solicitado su registro de la marca ante la Oficina de Marcas británica, la cual, estimando la oposición planteada por Cadbury, lo denegó por entender que no se había acreditado suficientemente la adquisición de carácter distintivo por la marca. Además, consideró que la forma para la que se había solicitado el registro tenía tres características:

  • la forma básica, de tableta rectangular;
  • la presencia, posición y profundidad de las hendiduras dispuestas longitudinalmente a lo largo de la tableta, y
  • el número de hendiduras, que, junto con la anchura de la tableta, determinan el número de «barritas».

La primera de esas características, según la Oficina británica, constituía una forma que resultaba de la propia naturaleza de los productos solicitados (con excepción de los pasteles y la pastelería), y las otras dos eran necesarias para obtener un resultado técnico.

Recurrida esta decisión ante la High Court of Justice, ésta consideró que no existía suficiente jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre los problemas suscitados y elevó una petición de decisión prejudicial. En su sentencia, el Tribunal de Justicia invierte el orden de las tres cuestiones planteadas y examina en primer lugar la relativa a la posible aplicación acumulativa de la prohibición de registro de los signos consistentes en la forma del producto cuando esa forma viene impuesta por la naturaleza del producto y cuando es necesaria para obtener un resultado técnico, por considerar que un signo que incurra en esta prohibición no puede nunca adquirir carácter distintivo a través del uso.

A este respecto, el TJ reitera la doctrina fijada en la reciente sentencia Hauck, C‑205/13, EU:C:2014:2233 (el caso de la silla Tripp-Trapp), en el sentido de que las tres causas particulares de prohibición de registro de las formas de los productos tienen carácter autónomo y son de aplicación independiente. Por tanto, a juicio del Tribunal, es irrelevante el hecho de que una forma pueda incurrir simultáneamente en varias de las causas de denegación, siendo suficiente para denegar el registro con que una sola de esas causas se aplique plenamente a la forma en cuestión.

Como explica el Abogado General en los apartados 65 y 66 de sus Conclusiones de 11 de junio de 2015, lo que el TJ excluyó en la sentencia Hauck fue la posibilidad de aplicar de forma combinada las tres diferentes causas de denegación, pero no la de aplicarlas de manera acumulada, siempre que al menos una sola de ellas afecte plenamente al signo en cuestión.

La tercera de las cuestiones planteadas por la High Court estaba relacionada con la prohibición de registro de las formas necesarias para la obtención de un resultado técnico y solicitaba aclaración sobre si esa prohibición se refiere únicamente al modo en que funciona el producto o si se aplica también al modo en que se fabrica.

El TJ considera que el punto de vista relevante al respecto es el del consumidor, para quien las funcionalidades del producto son determinantes, pero no así las modalidades de fabricación. Por tanto, interpreta que la prohibición no se aplica al modo en que se fabrica el producto.

Por último, el TJ analiza la primera cuestión prejudicial planteada. En realidad, su planteamiento obedece más a una práctica de los tribunales británicos que de la del resto de países de la UE. La razón es que en el Reino Unido los tribunales, a la hora de examinar la distintividad de una marca adquirida por el uso, consideran que no es suficiente con que su titular acredite que una proporción significativa de personas de los sectores interesados reconoce la marca y la asocia a sus productos (tal y como en el caso examinado había hecho Nestlé mediante la aportación de un estudio de mercado). Por contra, exigen además que el titular demuestre que esas personas se basan en esa marca como indicadora del origen empresarial del producto frente a otras marcas que pudieran también estar presentes.

Este requisito adicional o, si se quiere, estándar más elevado de distintividad, es lógicamente más difícil de cumplir, particularmente en el caso de las marcas consistentes en la forma del producto que, en la práctica totalidad de los casos, se presentan en el mercado acompañadas de marcas denominativas o mixtas. Así ocurre también con Kit Kat, que siempre se ha comercializado en un envase con un logotipo característico y en el que las propias palabras Kit Kat están grabadas en las cuatro barritas que componen la tableta de chocolate:


Para resolver esta cuestión, el TJ se apoya en el criterio seguido en la sentencia Nestlé, C‑353/03, EU:C:2005:432, conforme al cual para que una marca adquiera carácter distintivo a través del uso no es necesario que la marca se utilice aisladamente, sino que puede tratarse de un uso como parte de una marca registrada o en combinación con otra marca. No obstante, como hizo en la posterior sentencia Colloseum Holding, C‑12/12, EU:C:2013:253, puntualiza que el requisito esencial es que, como consecuencia de ese uso, el signo cuyo registro se solicita como marca pueda indicar a los sectores interesados que los productos a los que se refiere proceden de una empresa determinada.

Pues bien, en la sentencia que nos ocupa el TJ aclara -siguiendo el criterio del Abogado General- que, para cumplir con esta exigencia, el solicitante del registro de la marca debe aportar prueba de que dicha marca por sí sola, aislada del resto de elementos que en el uso de la misma hayan podido acompañarla, sirve para indicar el origen empresarial del producto.

En la práctica, el modo más directo de cumplir con este requerimiento será a través de una encuesta en la que a los encuestados se les exhiba el producto marcado exclusivamente con el signo que se pretende registrar, sin el resto de elementos adicionales con que los que habitualmente se presente en el mercado. Así lo hicieron tanto Nestlé en el procedimiento nacional que ha dado lugar a esta sentencia como Levi Strauss en el correspondiente a la sentencia Colloseum.


Autor: Carlos Morán


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