La reciente sentencia en el caso Huawei v ZTE (C 170/13) confirma en gran medida la opinión del Abogado General (comentada en nuestro blog de 2.12.2014).

Esta sentencia supone una ruptura con los criterios restrictivos establecidos por el Tribunal Supremo Alemán (BGH) en el asunto Orange Book (en alemán) relativo al encaje de las patentes esenciales para una norma con el derecho de la competencia. Representan así mismo un apoyo a la posición mantenida por la Comisión Europea, que se ha mostrado siempre muy crítica con la resolución Orange Book.

El Tribunal inaplica las normas establecidas por el BGH en el asunto Orange Book, donde la solicitud de cese por parte del titular de una patente que goza de una posición dominante, sólo se podría considerar abusiva si el presunto infractor hubiera hecho una oferta incondicional y vinculante, sin que pudiera limitarse ésta a los casos en los que se hubiera probado la infracción de la patente.

El Tribunal, sin embargo, considera que es el titular de la patente el que está obligado a enviar un requerimiento previo advirtiendo sobre la presunta infracción y ofreciendo a su vez una licencia bajo condiciones FRAND (equitativas, razonables y no discriminatorias) de empleo habitual, especificando, en particular, el precio del royalty así como el método de cálculo. De no hacerse así, se podría considerar un abuso de posición dominante.

El presunto infractor estaría entonces facultado a presentar una contra-oferta con condiciones alternativas e incluso podría ofrecer una garantía bancaria u ofrecer el depósito de una cantidad en un depósito. El titular de la patente sólo podrá solicitar el cese a un tribunal en el caso de que la contra-oferta pudiera considerarse banal o una mera táctica dilatoria. El presunto infractor se podría reservar asimismo el derecho a impugnar la validez de la patente y la existencia de la infracción

Esta sentencia supone que los derechos que disfrutaban los titulares de las patentes esenciales para normas bajo el “criterio Orange Book” se hallen claramente restringidos.

N.BVersión española del artículo publicado en el IP Finance Blog

Autor: Colm Ahern

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