Se trata de una cuestión prejudicial (asunto C-488/10) planteada por el Juzgado de Marca Comunitaria de Alicante (Juzgado) ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Tribunal), en un caso en el que Celaya Emparanza y Galdós Internacional, S.A. (Cegasa) había ejercitado una acción de infracción en base al registro de diseño comunitario prioritario 000421649-0001:

frente al diseño comercializado por Proyectos Integrales de Balizamiento, S.L. (PROIN):



A finales de 2007 PROIN comercializó un señalizador de viales que Cegasa estimó que no producía una impresión general diferente a la de su diseño comunitario 000421649-0001. En enero de 2008 Cegasa requirió extrajudicialmente a PROIN para que pusiera fin a la infracción. Esta última negó la infracción comprometiéndose a introducir ciertas modificaciones en su diseño. En abril de 2008 PROIN registró ante la OAMI el diseño comunitario 000915426-0001 (reproducido en segundo lugar) posterior al registrado por Cegasa.

Cegasa ejercitó una acción de infracción ante el Juzgado sin antes interponer ante la OAMI una acción de nulidad frente al registro de diseño comunitario posterior 00091546-0001. PROIN se opuso a la acción de infracción alegando que Cegasa carecía de legitimación activa por cuanto que el diseño comercializado por PROIN era una reproducción del diseño comunitario registrado 00091546-0001, disfrutando su titular de un derecho de utilización por lo que su uso no podía calificarse de infracción.

Ante esta situación el Juzgado planteó al Tribunal si el derecho a prohibir la utilización por terceros se extiende a cualquier tercero que utilice otro diseño que no produzca en los usuarios informados una impresión general distinta o si, por el contrario, queda excluido aquel tercero que usa un diseño comunitario posterior registrado a su favor en tanto éste no se anule. También planteó al Tribunal si la respuesta a esa cuestión varía en función de la buena o mala intención del titular del registro posterior.

El Tribunal ha respondido a la primera cuestión indicando que por tercero debe interpretarse cualquier posible infractor de un diseño comunitario registrado, sea este tercero titular o no de un registro de diseño comunitario posterior. El hecho de que el Reglamento de diseño comunitario otorgue un derecho exclusivo de utilización tal circunstancia no es de entidad suficiente para poner en entredicho la interpretación indicada, añadiendo que las disposiciones de ese Reglamento deben interpretarse a la luz del principio de prioridad en virtud del cual el diseño comunitario registrado anterior prima sobre cualquier otro posterior.

Por tanto, el Tribunal ha despejado la duda planteada y deja claro que la nulidad no es un requisito previo al ejercicio de una acción de infracción contra un registro de diseño comunitario posterior. De hecho podría darse el caso de que se declare la infracción y el registro de diseño comunitario posterior todavía se encuentre en vigor ante la OAMI.

Respecto a la segunda cuestión el Tribunal ha señalado que la primera cuestión no varía en función de la intención y del comportamiento del tercero, sea de buena o mala fe.

Como conclusión, se trata de una Sentencia pionera de enorme importancia práctica por cuanto que establece un claro rechazo a la validez de los llamados tradicionalmente “registros de cobertura”, utilizados con frecuencia por presuntos infractores para amparar su uso y obstaculizar el ejercicio de las acciones de infracción. Actualmente el Tribunal tiene pendiente de decidir otra cuestión prejudicial planteada por el mismo Juzgado, en relación con marcas comunitarias (asunto C-561/11), y donde se prevé la adopción del mismo criterio.

Además, esta Sentencia establece un criterio completamente distinto a lo que se viene aplicando por la jurisprudencia española en acciones de infracción frente al uso por terceros amparados por marcas españolas registradas. En estos casos, el titular de la marca registrada con anterioridad se ve obligado a ejercitar previamente o de manera acumulada a la acción de infracción la nulidad de ese signo registrado con posterioridad.

Autor: Luis Soriano

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